OP22-2514 31/05/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°  2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HORYZON MEDIA (société par actions simplifiée), a déposé le 28 mars 2022, la demande d’enregistrement n°4856423 portant sur le signe complexe XV MONDIAL. Le 15 juin 2022, l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY (association constituée selon la loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un risque du confusion avec les droits antérieurs suivants :

- la marque complexe française XV déposée le 19 décembre 1991, enregistrée et renouvelée sous le n°1712746 :

-
- la marque complexe de l’Union européenne XV DE FRANCE F.F.R. déposée le 26 mai 2016,

enregistrée sous le n°015477748 : L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité l’association opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures précitées pour les produits et services invoqués. A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION a) Sur l’usage des marques antérieures Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs

pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. De plus, l’usage doit être public en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L’usage à titre privé ou l’utilisation purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux. L’usage sérieux doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 28 mars 2022. L’association opposante est donc tenue de prouver que
-d’une part la marque antérieure n°1712746 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 28 mars 2017 au 28 mars 2022 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir, les produits et services suivants : « Tous produits de l’imprimerie et des arts graphiques, y compris affiches, albums, almanachs, feuilles d’annonces, atlas, calendriers, catalogues, journaux, livres, magazines, périodiques, revues, photographies, prospectus, publications et éditions littéraires ; papiers à lettres, cartes-lettres, enveloppes, agendas, stylographes, stylomines et instruments à écrire,articles de bureau (sous-mains, classeurs de lettres, porte-crayons et porte-stylos, coupe-papier). Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes. Services d’éducation et de divertissement ; édition et abonnement de livres, journaux et revues ; spectacles ; organisation de concours et de manifestations

sportives ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; agences pour artistes ; location de films et d’enregistrements phonographiques ; attribution de prix et de récompenses, remises de trophées »,
-d’autre part que la marque antérieure n°015477748 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période précitée, pour les produits et services suivants : « Produits

de

l’imprimerie

;

articles

pour

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». Afin d’établir l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits et services précités, l’association opposante a produit les preuves d’usage suivantes :  D1 : bons de commande datés de 2021 pour des campagnes de promotion commandées notamment aux sociétés LES ECHOS LE PARISIEN, CLEAR CHANNEL, FACPOINTCOM ;  D2 : communiqués de presse qui sont datés de 2019 à 2022, qui portent sur l’organisation de manifestations sportives et la vente de billets ;  D3 : bons de commande datés de 2019 pour des campagnes de promotion notamment aux sociétés LES ECHOS LE PARISIEN, CLEAR CHANNEL, FACPOINTCOM, MEDIA TRANSPORTS ;  D4 : justificatifs des opérations d’affichage menées par la société CLEAR CHANNEL pour la promotion de matchs de rugby organisés en France en 2020 ;

 D5 : justificatifs des opérations d’affichage menées par la société MEDIA TRANSPORTS pour la promotion de matchs de rugby organisés en France en 2020 ;  D6 : justificatifs des opérations de promotion menées par MR STUDENT pour des matchs de rugby organisés en France en 2020 ;  D7 : page du quotidien Le Parisien du 15 décembre 2019 comportant une publicité pour des matchs de rugby disputés en France en 2020 ;  D8 : page du quotidien Le Parisien du 15 décembre 2019 comportant une publicité pour des matchs de rugby disputés en France en 2020 ;  D9 : justificatifs des opérations d’affichage menées par la société FACPOINTCOM pour la promotion de matchs de rugby organisés en France en 2020 ;  D10 : pages du site internet de vente en ligne de produits culturels fnac.com en date du 27 octobre 2022 proposant à la vente de produits de l’imprimerie ;  D11 : page du site internet de vente en ligne amazom.fr en date du 27 octobre 2022 proposant à la vente de produits de l’imprimerie ;  D12 : contrat de licence de marque du 10 février 2015 portant sur la marque XV pour des produits de l’imprimerie ;  D13 : extrait d’une présentation créée le 15 avril 2018 de la bande dessinée XV sur le site www.bedetheque.com. Plus précisément, dans ses observations relatives aux pièces susvisées, l’opposante a indiqué que ces «… éléments … attestent de l’usage sérieux pour les produits et services suivants : produits de l’imprimerie, publicité, activités sportives, organisation de manifestations sportives » des marques antérieures invoquées. La société déposante conteste la validité des preuves fournies par l’association opposante. En particulier, elle considère que l’association opposante n’aurait pas mis en lien les pièces et les produits et services (ce qu’elle a toutefois effectué dans ses observations du19 janvier 2023) et qu’il n’y a pas d’usage à titre sérieux des marques antérieures invoquées. Au vu de l’examen des pièces fournies, et conformément à la contestation de la société déposante, il apparaît que l’usage sérieux des marques antérieures n’est pas établi pour les produits et services visés par l’opposant, à savoir : « produits de l’imprimerie, publicité, activités sportives, organisation de manifestations sportives ».
- Pour les « produits de l’imprimerie» des marques antérieures Les pièces D10, D11 et D13 portant sur une bande dessinée ayant pour titre XV DE FRANCE F.F.R., ne constituent pas un usage à titre de marque mais un usage comme titre d’un ouvrage. Par ailleurs, cette bande dessinée, publiée en 2015, a été publiée en dehors de la période pertinente pour démontrer l’usage, à savoir du 28 mars 2017 au 28 mars 2022 inclus. Les captures d’écran effectuées

par l’association opposante sont également hors de la période pertinente car elles ont été effectuées le 27 octobre 2022 (pièces D10 et D11). En tout état de cause, si la pièce D13 porte sur une publication datant de 2018, cette pièce reste insuffisante pour démontrer un usage sérieux à titre de marque. Le contrat de licence en pièce D12 n’a qu’une valeur probante réduite en ce qu’il s’agit d’un document interne qui ne démontre pas d’usage public, à savoir un usage externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels. Comme le souligne la société déposante, il s’agit d’une simple « autorisation d’exploiter ». Cette pièce n’est rattachée à aucun autre document permettant d’apprécier la réalité de l’usage auprès des consommateurs. Enfin, comme le souligne la société déposante, aucune pièce ne porte sur les produits de la classe 28 à savoir « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » revendiqués par la marque antérieure n°1712746.

- Pour les services de « publicité» de la marque européenne n°015477748 En ce qui concerne la classe 35, l’association opposante affirme que « les campagnes d’affichage et les communiqués de presse comportent le nom et/ou le logo de sponsors (GMF, SOCIETE GENERALE, ORANGE, ALTRAD, LE COQ SPORTIF) dont ils assurent ainsi la publicité ». Néanmoins, elle n’a pas prouvé qu’elle proposait de tels services de publicité pour des tiers sous la marque antérieure. La publicité pour des évènements sportifs organisées par l’association opposante pour son propre compte ne constitue pas un usage pour des services de publicité en classe 35. Même si des noms de sponsors sont présents sur les affiches et communiqués de presse, la marque antérieure n’est pas utilisée pour des services de publicité car l’activité principale de l’association opposante n’est pas la promotion des produits et services. En effet, les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Par conséquent, aucune utilisation de la marque en lien avec ces services n’a été fournie. Cette position est d’ailleurs conforme à une décision de la chambre de recours du 11 novembre 2020 (R 1562/2019-4) concernant la marque PREMIER LEAGUE, qui a confirmé l’analyse selon laquelle « …le simple fait d’énumérer des sponsors et partenaires sur son site web ne constitue pas la fourniture de services spécifiques de «services de publicité et de promotion; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication». De même, les bons de commande adressés à l’opposante par diverses sociétés en vue de campagnes publicitaires pour le compte de celle-ci ne peuvent constituer une prestation de de publicité que celle- ci rendrait pour des tiers et, en tout état de cause, ne comportent pas la représentation de la marque complexe XV DE FRANCE. Il s’ensuit que l’usage de la marque antérieure au sein desdits documents ne constitue pas un usage sérieux.

- Pour les services d’« activités sportives, organisation de manifestations sportives » des marques antérieures

Si un usage pour ces services peut être considéré comme établi au vu des affiches et des communiqués de presse, ces pièces font état d’un usage du signe sous les formes modifiées suivantes : et XV DE FRANCE (sous une forme purement verbale) A cet égard, la déposante fait valoir que ces usages ne constituent pas « un usage des marques antérieures sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». En effet, selon la déposante, au sein de l’expression NE FAISONS XV, l’élément XV « ne possède pas de caractère distinctif autonome puisqu’il est intégré à une expression, un jeu de mot rappelant « ne faisons quinze » ». Il ajoute que l’ élément XV « est extrêmement simple et faiblement distinctif ». Il souligne que « XV DE France est une référence directe à l’équipe de France de rugby », fournissant de nombreuses pièces à l’appui de cet argument.  En ce qui concerne la marque antérieure figurative XV Les formes sous lesquelles elle est utilisée sur les affiches et communiqués de presse ne peuvent constituer des usages valables en ce que, comme le relève la déposante, le chiffre XV s’y trouve intégré dans des expressions dotées de significations propres, distinctes de celle du signe tel qu’enregistré. En effet, d’une part l’expression NE FAISONS XV forme un ensemble rappelant l’expression « ne faisons qu’un » par l’effet d’un jeu de mots, et d’autre part la séquence XV DE FRANCE désigne l’équipe de France de rugby à XV, alors que la marque antérieure française XV, composée d’un chiffre romain et susceptible d’évoquer le rugby à XV, ne possède pas cette même signification globale.  En ce qui concerne la marque antérieure figurative XV DE FRANCE FFR De même, les usages résultant des affiches et communiqués de presse ne peuvent constituer des usages valables de cette marque. En effet, comme précédemment relevé, l’expression NE FAISONS XV forme un ensemble ayant une évocation particulière qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. De plus, si la séquence XV DE FRANCE apparaît utilisée sur certaines des pièces fournies (notamment les communiqués de presse), la déposante fait justement valoir que les documents concernés « ne démontrent pas [un ]usage … à titre de marque » [en ce qu’ils] « font référence au XV de France, l’équipe de France de rugby, [lequel] n’est pas apte à être appréhendé comme un signe de ralliement de la clientèle mais sera compris comme une référence à une équipe de rugby ». En outre, à supposer même que la séquence XV DE France soit considérée comme utilisée à titre de

marque, force est de constater qu’elle n’est pas accompagnée de la présentation, des éléments figuratifs ni des couleurs qui figurent dans la marque antérieure et lui confèrent une structure et un aspect bien particuliers ; cet usage sous une forme purement verbale altère d’autant plus le caractère distinctif de la marque antérieure que, comme le souligne la déposante, la séquence XV DE FRANCE désigne couramment l’équipe de France de rugby à XV et, de ce fait, présente un caractère faiblement distinctif au regard des activités sportives. Ce dernier constat est d’ailleurs conforme à une décision d’opposition de l’EUIPO du 13 septembre 2021 qui a considéré que « L’élément « XV de France » de la marque antérieure [la même qu’en l’espèce] sera perçu … par les consommateurs français, comme étant la sélection française de rugby à XV [de sorte que] Cet élément est … faible pour la plus grande partie des produits concernés, à savoir ceux qui pourraient être associés au rugby ». Ainsi, compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par l’association opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux des marques antérieures pour les services invoqués. CONCLUSION En conséquence, à défaut de preuves suffisantes de nature à établir l’usage sérieux des marques antérieures n°1712746 et n°015477748, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article L.712- 5-1 du Code de la propriété intellectuelle.

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.