OPP 23-1375 13/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P, agissant pour le compte de l’association YANATUBE en cours de formation, a déposé le 3 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 934 160 portant sur le signe verbal YANATUBE. Le 21 avril 2023, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union

2

européenne YOUTUBE, déposée le 31 août 2017 et enregistrée sous le n° 017163932, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services d’éducation et de divertissement, à savoir fourniture d’un site web proposant des clips audio, des clips vidéo, des représentations musicales, des vidéos musicales, des extraits de films, des photographies, d’autres contenus multimédias ainsi que des informations connexes par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication sur un large éventail de thèmes et de sujets; Fourniture de films cinématographiques et de programmes télévisés non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; Services de divertissement sous forme de fourniture de contenu de divertissement non téléchargeable par le biais de l’internet et de réseaux de communications électroniques, à savoir films, programmes télévisés et clips vidéo de comédie, de drame, d’action, d’aventure, de sport, de comédie musicale, d’actualité, de documentaire et d’animation; Fourniture de revues spécialisées en ligne, à savoir blogs contenant des informations concernant du contenu de site web généré par l’utilisateur; Services de divertissement, à savoir, conduite de concours; Préparation, organisation, conduite, et hébergement de manifestations récréatives sociales; Services

3

d’éducation, conduite de programmes d’éducation dans le domaine de la production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu généré par l’utilisateur et de la stratégie publicitaire en ligne; Conduite de conférences éducatives pour professionnels de l’industrie dans le domaine de la production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu généré par l’utilisateur et de la stratégie publicitaire en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination YANATUBE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif YOUTUBE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux termes accolés, et que la marque antérieure est composée de deux termes accolés dans une calligraphie particulière associés à un élément figuratif en couleurs. Visuellement, les éléments verbaux YANATUBE, constitutifs du signe contesté, et YOUTUBE de la marque antérieure, sont tous les deux composés de deux termes accolés présentant une longueur similaire (respectivement huit et sept lettres) et ayant en commun

4

cinq lettres placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant les mêmes séquences de lettres Y/TUBE, les lettres Y et T étant au demeurant pareillement présentées en majuscules, à la différence des autres lettres qui figurent en minuscules, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces dénominations possèdent un rythme proche (respectivement trois et deux temps) et partagent une sonorité d’attaque proche ([ja] / [jou]) en raison de la présence en attaque de la voyelle Y dont le son [j] n’est pas usuel, ainsi qu’une sonorité finale identique [tube], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence tenant à la substitution, au sein du signe contesté, des lettres ANA aux lettres OU de la marque antérieure ne saurait écarter la perception globale très proche de ces deux signes, dès lors qu’elles sont situées au centre des signes, ces derniers restant au demeurant dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités communes Y/TUBE. Les signes diffèrent également par la présence d’une calligraphie particulière et d’un élément figuratif en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux YANATUBE, constitutifs du signe contesté, et YOUTUBE de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. En outre, l’ensemble verbal YOUTUBE revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en tant que seul terme par lequel la marque sera désignée, la présence d’un élément figuratif en couleurs et d’une calligraphie particulière n’étant pas de nature à altérer son caractère immédiatement perceptible, ces éléments revêtant un caractère purement décoratif et étant donc accessoires. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal YANATUBE est donc similaire à la marque figurative antérieure YOUTUBE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques.

5

En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de la vidéo à la demande et a fourni divers documents faisant état de sa position de « leader sur le secteur de la vidéo à la demande ». A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des articles de presse digitale datés de 2017 à 2023 et présentant YOUTUBE comme « le 2ème site le plus visité au monde derrière Google », « la 2ème plateforme sociale la plus utilisée dans le monde (2,5 milliards d’utilisateurs actifs mensuels), derrière Facebook (2,9 milliards) » et « la plus grande plate-forme vidéo en ligne au monde », avec, pour la France, au moins « 40 millions de Français [qui] utilisent YouTube chaque mois » (pièces n° 15, 16, 17, 18, 19, 23 et 24). Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante qu’une très grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de la vidéo à la demande est établie. Dès lors, il convient de prendre en compte cette très grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause, de la similarité des signes et de la très grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YANATUBE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.