OPP 23-4576 26/08/2024 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société SAS LE BOUDOIR DE CAPRICE (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 994 942 portant sur le signe verbal LE BOUDOIR DE CAPRICE.

Le 15 décembre 2023, la société CAPRICE SCHUHPRODUKTION GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif CAPRICE, déposée le 24 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 015960826. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 23 janvier 2024, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sous-vêtements ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures, semelles de chaussures et de bottes, talons pour chaussures et bottes, semelles intérieures pour chaussures et bottes (non orthopédiques) ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée dès lors qu’ils sont tous des articles ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société déposante. En outre, ils sont issus de l’industrie de la confection et distribués dans les mêmes magasins. 2

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A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, il importe peu que « bon nombre des arguments avancés se fondent sur des éléments qui ne font plus partie de la demande initiale » suite au retrait partiel effectué par le titulaire dès lors que ce retrait ne porte pas sur l’ensemble des produits visés par la présente opposition.

En outre, ne saurait davantage être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « seuls les produits suivants sont couverts par Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG : Produits et services : Classe 25 : Chaussures, semelles de chaussures et de bottes, talons pour chaussures et bottes, semelles intérieures pour chaussures et bottes (non orthopédiques) » dès lors qu’une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour des produits libellés en termes identiques mais également pour des produits présentant la même les mêmes nature, fonction et destination, comme c’est le cas en l’espèce, et qui sont dès lors similaires.

Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE BOUDOIR DE CAPRICE, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe figuratif CAPRICE, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs.

Les signes ont en commun le terme CAPRICE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

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Si comme le soulève la société déposante, les signes diffèrent par la présence des éléments LE BOUDOIR DE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.

En effet, le terme CAPRICE, commun aux deux signes, est distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec lesdits produits.

A cet égard, ne peut être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « (…) le terme « Caprice » est largement utilisé comme adjectif et ne peut être considéré comme un élément fort, ou un élément déterminant d’une marque qui cherche à se différencier ». En effet, la simple allégation de la société déposante sur l’existence d’« une série de marques (Française) telles que celles listées dans les documents fournis », sans aucune indication quant à la portée de ces marques et à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de ce terme à titre de marque au regard des produits en cause.

En outre, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. La société déposante n’est pas fondée à opposer des marques sur lesquelles elle ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques.

De plus, le terme CAPRICE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que les éléments LE BOUDOIR DE, qui s’y rapportent directement et le mettent ainsi en exergue, n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur.

A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels « L’utilisation du terme « Boudoir » est spécifiquement liée au concept du magasin, qui se veut intimiste, et à la nature des produits vendus, destinés aux femmes, et plus particulièrement aux futures mariées. Contrairement à Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG, dont la clientèle cible n’est pas sectorisée ». De même, la société déposante ne peut valablement faire valoir que « le surnom « Caprice » est directement lié à la gérante Priska en phonétique \pʁis.ka\, étant donné que son surnom est « Ka-Pris », écrit « Caprice », en phonétique \ka.pʁis\ et ce depuis sa petite enfance ».

En effet, ces circonstances d’exploitation et éléments de fait, extérieurs à la comparaison des signes, échapperont au consommateur moyen qui n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix d’un signe et les conditions dans lesquelles ils sont utilisés.

Par ailleurs, l’élément figuratif présent au sein de la marque antérieure n’altère pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme CAPRICE par lequel le signe sera désigné.

Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « En ce qui concerne la comparaison visuelle, il est important de noter qu’elle a été effectuée sur un visuel erroné, étant donné qu’il s’agit de la mise en page par défaut de l’INPI. Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG utilise uniquement l’adjectif « CAPRICE » surmonté d’une sorte de papillon, tandis que « Le Boudoir de Caprice » utilise une silhouette de mariée, en lien avec l’activité du magasin et faisant référence aux portraits de profil de l’époque de la Régence ». En effet, dans le cadre de 4

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la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Il résulte donc des ressemblances précitées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté LE BOUDOIR DE CAPRICE est donc similaire à la marque figurative antérieure CAPRICE. En particulier, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal LE BOUDOIR DE CAPRICE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative CAPRICE.

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PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sous-vêtements » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

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