OP24-0810 26/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J R a déposé, le 15 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°5014431 portant sur le signe verbal ATELIER ROA. Le 4 mars 2024, la société ROA S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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Européenne ROA déposée le 19 avril 2023, enregistrée sous le n° 18864437.

- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne ROA déposée le 20 avril 2023, sous priorité italienne du 19 avril 2023, enregistrée sous le n° 018864884. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque ROA n°18864437 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ; Bijoux fabriqués en métaux précieux ; Bijoux en argent ; Bijoux en argent sterling ; Joaillerie ; Pierres fines». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle fonde son opposition sur l’ensemble des produits et services des classes 9, 35 et 42 de la marque antérieure.

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Toutefois, dans son exposé des moyens, elle indique fonder son opposition sur les produits et services suivants : «Bagues intelligentes; Applications mobiles téléchargeables pour la commande des produits suivants: Produits virtuels, à savoir […] Joaillerie, Articles d’imitations de bijoux, articles d’ horlogerie, […]; Produits virtuels téléchargeables, à savoir […], Joaillerie, Articles d’imitations de bijoux, articles d’ horlogerie, […], Les produits précités à utiliser dans des mondes virtuels; […] ; Logiciels téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée et la modification automatisée et non automatisée de supports interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, d’objets cryptographiques à collectionner et de jetons non fongibles contenant ou liés aux produits suivants: Produits, virtuels ou physiques, à savoir Joaillerie, Articles d’imitations de bijoux, articles d’ horlogerie, […]; Services de magasins numériques de détail en rapport avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables et non téléchargeables, À savoir […], Joaillerie, Services de vente au détail en magasins en rapport avec les produits suivants: Produits virtuels, À savoir […] Joaillerie ; Services numériques de vente au détail en rapport avec les produits suivants[…], Joaillerie, Articles d’imitations de bijoux, Horloges et montres ; Services de vente au détail concernant: Produits virtuels, À savoir […], Joaillerie, Articles d’imitations de bijoux, Horloges et montres ; […]; Services de vente au détail en ligne concernant: Produits virtuels, À savoir […], Joaillerie, Articles d’imitations de bijoux, Horloges et montres, […]; Services de conception et Services de développement en rapport avec les produits suivants: Produits virtuels en ligne non téléchargeables, à savoir Articles chaussants, Articles d’habillement, Chapellerie, Accessoires de mode, Lentilles optiques, Articles optiques, Bijouterie, Articles de bijouterie, articles d’ horlogerie, Paniers, Sacs à dos, Appareils de sport, Objets d’art, Jeux, jouets, De jeux vidéo, Objets de collection, Dessins et personnages numériques animés et non animés, Avatars, Superpositions numériques, skin numériques et Hologrammes ; Fourniture de logiciels non téléchargeables pour le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de biens virtuels, d’objets de collection numériques, d’objets cryptographiques à collectionner et de jetons non fongibles sur des réseaux chaîne de blocs contenant ou liés aux produits suivants: Articles chaussants, Articles d’habillement, Chapellerie, Accessoires de mode, Lentilles optiques, Articles optiques; Fourniture de logiciels non téléchargeables pour le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de biens virtuels, d’objets de collection numériques, d’objets cryptographiques à collectionner et de jetons non fongibles sur des réseaux chaîne de blocs contenant ou liés aux produits suivants: Bijouterie, Articles de bijouterie, articles d’ horlogerie, Paniers, Sacs à dos, Appareils de sport; Fourniture de logiciels non téléchargeables pour la production, la création et l’édition de supports interactifs, clips vidéo, photos, musique, données, effets visuels, objets numériques à collectionner ou objets cryptographiques à collectionner associés à des jetons non fongibles contenant ou liés aux produits suivants: Produits numériques ou physiques, à savoir Articles chaussants, Articles d’habillement, Chapellerie, Accessoires de mode, Lentilles optiques, Articles optiques, Bijouterie, Articles de bijouterie, articles d’ horlogerie ; Logiciels en tant que services (SaaS) liés à des logiciels pour permettre aux utilisateurs d’accéder et d’afficher des contenus numériques en ligne, rechercher une base de données consultable en ligne en rapport avec les produits suivants: Articles chaussants, Articles d’habillement, Chapellerie,

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Accessoires de mode, Lentilles optiques, Articles optiques, Bijouterie, Articles de bijouterie, articles d’ horlogerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « bijouterie ; Bijoux fabriqués en métaux précieux ; Bijoux en argent ; Bijoux en argent sterling; Joaillerie ; Pierres fines » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la déposante. En effet, les produits de la demande contestée partagent les même nature, fonction et destination que, notamment, les « bagues intelligentes ; Applications mobiles téléchargeables pour la commande des produits suivants: Produits virtuels, à savoir […] Joaillerie, Articles d’imitations de bijoux, articles d’ horlogerie » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, le fait invoqué par la déposante que la marque antérieure a été déposée pour des produits et services virtuels et la demande contestée pour des produits et services réels est sans incidence sur la similarité précitée. En effet, il convient de rappeler que la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou similaires. De même est sans incidence l’argument de la déposante selon lequel elle a « fait une demande de dépôt de la marque ATELIER ROA dont les produits appartiennent à la classe 14, une classe différente de celles de la société Roa srl (classes 9, 28, 35, 41 et 42). » dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. La déposante fait valoir que « ces produits ne sont en rien similaires de par leur nature et leur utilisation par le consommateur à celles de mes produits ». Toutefois, les produits concernés partagent la même nature (à savoir celle de prendre la forme de bijoux ou de pierres) et le consommateur est donc amené à penser que les produits réels émanent de la même entité que celle fournissant leur équivalent virtuel. Enfin sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « Les produits de l’Atelier ROA sont exclusivement des bijoux en argent massif, certains avec pierres fines et minéraux, que je façonne majoritairement sur commande ou en très petite série. Il s’agit de produits manufacturés sur lesquels mon poinçon de maître avec mes initiales est apposé. ». En effet, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

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Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’un élément verbal et d’éléments graphiques.

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Les signes en cause ont en commun le terme ROA, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme ATELIER, et dans la marque antérieure, d’un élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ROA apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, dans la marque antérieure, la représentation d’un élément figuratif n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme ROA, par lequel le signe sera lu et prononcé. Cette dénomination apparaît également dominante dans le signe contesté, dès lors que le terme ATELIER qui la précède, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il renvoie au lieu où sont fabriqués les produits. A cet égard est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel le terme ROA correspond à son nom patronymique. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. En outre, si l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à une personne d’user de son nom patronymique dans la vie des affaires, malgré l’enregistrement d’une marque antérieure, un tel usage n’inclut pas son dépôt à titre de marque (si celui-ci porte atteinte, comme en l’espèce, à un droit antérieur déposé à titre de marque). En conséquence, le signe verbal contesté ATELIER ROA est similaire à la marque antérieure figurative ROA n°18864437. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque ROA n°018864884

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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ; Bijoux fabriqués en métaux précieux ; Bijoux en argent ; Bijoux en argent sterling ; Joaillerie ; Pierres fines». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle fonde son opposition sur l’ensemble des produits et services présents dans les classes 18, 25 et 35 de la marque antérieure. Toutefois, dans son exposé des moyens, elle indique fonder son opposition sur les produits et services suivants :« Vêtements imperméables; Vêtements à usage professionnel; Vêtements décontractés; Vêtements de sport; Robes; Costumes; Vêtements de cérémonie; Robes de mariée; Peignoirs de bain; Vêtements; Bandanas [foulards]; Bermudas; Bérets; Sous- vêtements; Bikinis; Blazers; Justaucorps [vêtements]; Boléros; Blousons d’aviateurs; Shorties [sous-vêtements]; Bretelles; Articles chaussants; Chaussures de training; Chaussures pour les loisirs; Bas; Chaussures de sport; Chaussettes; Culottes; Chemises; Chemises de nuit; Camisoles; Pulls sans manches; Débardeurs sportifs; Vêtements de protection contre le vent; Chapeaux; Manteaux; Capuchons [vêtements]; Cardigans; Pantoufles; Ceintures [habillement]; Collants; Chapellerie; Robes d’été; Bustiers intimes; Layettes; Maillots de bain; Costumes de mascarade; Cravates [foulards noués]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Pochettes [habillement]; Sweat-shirts; Foulards [articles vestimentaires]; Gabardines [vêtements]; Vestes; Vestes de sport; Pardessus; Blousons sportifs; Blousons; Jupes; Blouses; Gants [habillement]; Jeans; Tongs; Jerseys [vêtements]; Jambières; Articles de lingerie; Bonneterie; Maillots de sport; Chandails; Capes; Pèlerines; Mini-jupes; Caleçons [courts]; Gilets; Shorts; Pantalons; Pantoufles; Couvre-oreilles [habillement]; Paréos; Passemontagnes (habits); Fourrures [vêtements]; Pyjamas; Chemises polos; Ponchos; Soutiens-gorge; Cache-cous; Souliers de gymnastique; Chaussures de travail; Bottes de montagne; Châles; Foulards; Pardessus; Combinaisons [vêtements de dessous]; Demi- bottes; Bottes; Étoles [fourrures]; Semelles; Tailleurs; Tee-shirts; Empeignes pour articles chaussants; Hauts [vêtements]; Turbans; Combinaisons [vêtements]; Tenues de gymnastique; Uniformes; Voiles [vêtements]; Peignoirs; Visières de casquettes ; Services de vente au détail ou en gros, également en ligne, en rapport avec les produits suivants: Articles en peau, Cuir, imitations du cuir, Étuis, Portes clefs, Sacs, sacs à dos, Sacs de voyages, Malles, Portefeuilles, Porte-monnaie, Accessoires de mode, Service d’habillement, Chaussures et chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

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Si les produits en cause n’ont pas la même nature, la société opposante invoque toutefois la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui démontrent que certaines entreprises proposent ainsi sous la même marque à la fois des vêtements et des bijoux. Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement contestée présentent un certain lien avec ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ROA. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. La marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, il convient de se reporter à la comparaison effectuée au paragraphe A. En effet, la présente marque antérieure ne diffère de la précédente qu’au regard de sa présentation (la présente ne comportant que des éléments verbaux). Le signe verbal contesté ATELIER ROA doit donc être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure ROA n° 018864884. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la diversification des entreprises dans les domaines concernés et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ATELIER ROA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la

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société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.