NL24-0005 Le 6 septembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 10 janvier 2024, la société COLLIGE, société par actions simplifiée, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0005 contre la marque verbale n°23/4 971 364 déposée le 21 juin 2023, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, société par actions simplifiée (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2023- 47 du 24/11/2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 33 : Gins ».

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3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n°18/4 490 416 portant sur le signe reproduit ci-dessous, déposée le 11 octobre 2018 et enregistrée le 1er février 2019 : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité ainsi qu’au mandataire ayant procédé à un retrait partiel du dépôt et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique. Cette notification électronique a été mise à disposition sur le Portail des marques le 7 février 2024 et reçue ce même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 17 juin 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les arguments suivants :

- l’ensemble des produits de la marque contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure ;

- les signes sont similaires, du fait de ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle. 10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses précédents arguments ; en outre, il fait notamment valoir :

- que l’INPI n’a émis aucune objection fondée sur une prétendue distinctivité ou descriptivité de la marque antérieure ; il souligne également que les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne démontrent pas que le terme APOTHICAIRE servait à désigner une boisson alcoolisée.

- Concernant l’usage de la marque antérieure, il s’appuie sur les documents de la pièce n°2 pour en démontrer l’exploitation de sa marque pour des armagnacs.

- Par ailleurs, il relève que le titulaire de la marque contestée procède à une comparaison des produits physiques et de leurs caractéristiques alors que la similarité des produits s’analyse notamment au regard de leurs nature, destinataire, utilisation et leur caractère complémentaire ou concurrent ; il estime que les produits de la marque contestée et ceux de la marque antérieure sont en concurrence, partagent les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public et peuvent être issus des mêmes entreprises et cite l’opposition 21-1948 afin d’appuyer son argument.

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Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières et uniques observations , le titulaire de la marque
- S oulève l’irrecevabilité de la demande en nullité : o faute de distinctivité de la marque antérieure ; o faute d’usage de la marque antérieure pour les cognacs ; il relève à cet égard que l’enregistrement de la marque antérieure ayant été publié le 1er février 2019, elle est soumise à obligation d’usage. Il affirme également que la marque antérieure n’est exploitée que pour des armagnacs et ne fait pas l’objet d’un usage pour les cognacs.

- Soulève l’absence de risque de confusion entre les marques en présence : o conteste à cet égard la similitude des signes, considérant qu’ils sont différents visuellement, phonétiquement et conceptuellement ; o soutient que les produits désignés présentent un très faible degré de similitude : bien qu’appartenant à la catégorie générale des boissons alcoolisées, les gins de la marque contestée et les armagnacs de la marque antérieure (les cognacs ne faisant à priori pas l’objet d’un usage) présentent des subtilités de nature à les différencier pleinement. II.- DECISION A- S ur l’irrecevabilité de la demande en nullité 1. S ur la requête aux fins d’établir qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif sur le fondement du 1° de l’article L.716-2-4 du code de la propriété intellectuelle 12. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée considère que la présente demande en nullité est irrecevable, faute de caractère distinctif de la marque antérieure en application de l’article L.711-2 1° 2° et 3° du code de la propriété intellectuelle. A cet égard, le titulaire de la marque contestée indique que la marque antérieure est constituée de l’unique vocable APOTHICAIRE qui désigne celui qui autrefois préparait et vendait des produits pharmaceutiques ; il ajoute, que les apothicaires avaient également pour mission de distiller de l’alcool dans des alambics, l’alcool étant autrefois réputé pour ses vertus curatives ; l’armagnac fut ainsi longtemps consommé pour ses vertus thérapeutiques. Il ajoute qu’aujourd’hui encore, des travaux scientifiques récents démontrent que l’armagnac présente des capacités antiradicalaires et réduirait également les risques de maladies cardiovasculaires ; les tanins de bois contenus par les armagnacs présenteraient des propriétés curatives démontrées scientifiquement.

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Il en déduit que la marque antérieure est susceptible de donner des indications sur les caractéristiques des produits qu’elle désigne, à savoir d’être distillés dans des alambics d’apothicaire et présentant des vertus thérapeutiques. Il fait remarquer que sur le site du demandeur, il est indiqué que « jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les apothicaires proposaient l’Armagnac en lui attribuant des vertus thérapeutiques ». 13. Le demandeur, dans ses observations en réponse, indique que le terme APOTHICAIRE est défini comme celui ou celle qui autrefois préparait et vendait des produits pharmaceutiques et donc sans aucun lien évident avec l’alcool et encore moins avec les produits désignés par la marque antérieure. Il ajoute qu’une recherche sur un moteur de recherche sur internet démontre effectivement un lien avec l’univers pharmaceutique mais aucun avec des boissons alcoolisées (pièce 1) Il souligne que les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne démontrent pas que le terme APOTHICAIRE servait à désigner une boisson alcoolisée. Enfin, il relève que l’INPI n’a émis aucune objection fondée sur un prétendu défaut de distinctivité ou pour descriptivité de sa marque. 14. L’article L.716-2-4, 1° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est irrecevable : 1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2 avait acquis un caractère distinctif ». 15. En l’espèce, le terme APOTHICAIRE désigne, ainsi que cela ressort des définitions apportées par les parties, celui ou celle qui, autrefois, préparait et vendait des produits pharmaceutiques. 16. La marque antérieure désigne des boissons alcoolisées, à savoir des armagnacs et cognacs, invoqués à l’appui de la présente demande en nullité. 17. Ainsi, au regard de la signification du terme APOTHICAIRE qui se rapporte au domaine pharmaceutique, et comme le souligne le demandeur, le public pertinent ne pouvait pas établir un lien direct et concret avec les produits en cause, à la date de son dépôt le 11 octobre 2018. A cet égard, ne sauraient être pris en considération les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels les apothicaires avaient également pour mission de distiller de l’alcool dans des alambics, l’alcool étant autrefois réputé pour ses vertus curatives et que sur le site du demandeur, il est indiqué que « jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les apothicaires proposaient l’Armagnac en lui attribuant des vertus thérapeutiques ». En effet, le caractère distinctif du signe s’apprécie au jour de son dépôt et au regard de la loi applicable à cette date. De sorte que la marque antérieure apparaît distinctive pour désigner les produits pour lesquels elle a été enregistrée.

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18. Par conséquent, la marque antérieure n’est pas susceptible d’être annulée sur le fondement des articles 1°, 2°, 3° de l’article L. 711-2 du code précité. 19. La demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L.716-2-4 1° du code de la propriété intellectuelle. 2. S ur l’usage sérieux de la marque antérieure 20. Aux termes de l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; […] Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis » 21. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée affirme d’une part que la marque antérieure est soumise à obligation d’usage, son enregistrement ayant été publié le 1er février 2019 et que d’autre part, elle n’est exploitée que pour des « armagnacs». 22. En l’espèce, la demande en nullité a été déposée le 10 janvier 2024 et la marque antérieure a été enregistrée le 1erfévrier 2019. Dès lors, la marque antérieure sur laquelle est fondée la présente demande n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans au jour de cette demande, de sorte que le titulaire de la marque contestée ne peut mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les produits visés. 23. La demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L. 716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle. B- S ur le droit applicable 24. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 25. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

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1° Une marque antérieure […] b) lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 26. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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C- S ur le fond 27. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée n°23/4 971 364 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française n°18/4 490 416. 28. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 29. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 30. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 31. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la marque contestée, à savoir : « gins ». 32. Suite à une renonciation partielle, la marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « armagnac ; cognac ». 33. En l’espèce, les « gins » de la marque contestée, tout comme les « Armagnac ; cognac » de la marque antérieure invoquée, relèvent de la catégorie générale des spiritueux, à teneur élevée en alcool. Ces produits peuvent en outre être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons consacrés aux boissons alcoolisées au sein des grandes surfaces). Ils s’adressent à une clientèle commune constituée de consommateurs désireux de savourer des boissons alcoolisées recherchées pour leurs qualités gustatives. De sorte que ces produits, qui partagent des nature, fonction et destination communes, apparaissent similaires. Ainsi, ne pourra être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les produits de la marque contestée et ceux de la marque antérieure sont différents en raison de « subtilités de nature à les différencier pleinement ».

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2. Sur les signes 34. La marque contestée porte sur le signe verbal APOTIKA reproduit ci-dessous : 35. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal APOTHICAIRE reproduit ci- dessous : 36. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 37. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes 38. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée et la marque antérieure se composent toutes les deux d’une seule et unique dénomination. 39. Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure possèdent six lettres identiques A P O T I A dont quatre sont placées dans le même ordre, selon le même rang et forment la séquence commune APOT. 40. Phonétiquement, ces dénominations possèdent un même rythme en quatre temps avec des sonorités d’attaque identiques [A/PO/TIK(C)] ; en effet, la lettre H dans la marque antérieure est muette, et la substitution de la lettre K à la lettre C dans la marque contestée n’a aucune incidence phonétique. Elles présentent ainsi une succession de sonorités proches ([a-po-ti-ka] pour la marque contestée, [a-po-ti-kèr] pour la marque antérieure. 41. Ces dénominations diffèrent par la substitution du suffixe –CAIRE par –KA dans la marque contestée. Toutefois, cette substitution ne saurait écarter la perception globale proche des signes qui restent dominés par des séquences de lettres et de sonorités, identiques ou proches. 42. Intellectuellement, comme le souligne le demandeur, les deux dénominations renvoient à la profession d’apothicaire, ce qui leur confère une ressemblance conceptuelle. 43. En conséquence, les signes en présence présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant de grandes ressemblances d’ensemble.

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Les éléments distinctifs et dominants des signes 44. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’une dénomination unitaire distinctive au regard des produits en présence et perçue dans son ensemble. 3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 45. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 46. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 47. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. 48. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 49. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure APOTHICAIRE, tel que retenu précédemment (supra points 15 à 17) doit être considéré comme normal. 4. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 50. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 51. Ainsi, compte tenu de la similarité des produits évoqués au point 33, des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 52. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés par la marque contestée.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0005 est recevable Article 2 : La demande en nullité NL24-0005 est justifiée. Article 3 : La marque n°23/4 971 364 est déclarée totalement nulle.