OPP 23-3878 22 juillet 2024 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

M. J Ba déposé, le 30 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4981373 portant sur le signe verbal TERA.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 17 octobre 2023, la société Essity Hygiene and Health Aktiebolag (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque de l’Union européenne TENA, déposée le 13 août 2019 et enregistrée sous le n° 18107680, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée,

— la marque verbale de l’Union européenne TENA, déposée le 11 novembre 2004 et renouvelée sous le n° 4111639, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Avant le début de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

A. Sur le fondement du risque de confusion avec les marques de l’Union européenne n° 18107680 et 4111639

1. Sur le fondement de la marque n° 18107680

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 18107680

L’opposition fondée sur la marque n°18107680 est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».

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La marque antérieure n°18107680 a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour le soin de la peau; Crèmes lavantes; Crèmes lavantes pour le périnée; Produits revitalisants pour la peau; Crèmes nettoyantes; Mousse nettoyante; Soins hydratants; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques de protection; Crèmes hydratantes contenant du zinc; Savons liquides; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Shampooings; Après-shampooings; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique. Serviettes hygiéniques (serviettes); Culottes hygiéniques [sanitaires]; Protège-slips; Protège-slips; Culottes absorbantes pour l’incontinence; Couches d’incontinence; Couches-culottes d’incontinence; Serviettes avec ceinture pour incontinents; Slips périodiques; Culottes pour la fixation de serviettes périodiques; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Lingettes désinfectantes; Serviettes imprégnées de lotion pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Pansements pour plaies; Préparations antiseptiques pour le traitement des plaies. Alèses pour personnes incontinentes; Draps pour incontinence; Sous-couches de protection pour incontinent ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres similaires, ou similaires à un faible degré à certains des produits de la marque antérieure n° 18107680.

A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant relative à ses activités, en l’occurrence, des activités consistant à offrir des compléments alimentaires pour le soin de la peau et des cheveux. En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d’alimentation propre à tout enfant en bas âge, sont issus de l’industrie agro-alimentaire et vendus en pharmacie ou dans les rayons des grands magasins consacrés aux nourrissons et n’obéissent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique. Ces produits ne présentent donc pas la même nature ni les mêmes fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; Serviettes imprégnées de lotion pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain.

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En outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et dans leur grande majorité n’empruntent pas les mêmes circuits de fabrication et de distribution. Ces produits, contrairement à ce que soutient la société opposante, ne sont donc pas similaires. Les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux parasites destinés aux cultures ou jardins ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau » tels que définis précédemment et les « Préparations pour le soin de la peau; Crèmes lavantes » également visés par la marque antérieure, qui correspondent à des produits et à des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée s’appliquent à des végétaux, contrairement aux produits invoqués de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, les « produits vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques aux produits de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de l’opposante de nature à justifier d’une similarité entre ces produits, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure n° 18107680.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERA reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la marque TENA, reproduite ci-dessous :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal stylisé, d’éléments figuratifs et de couleurs.

Visuellement, les dénominations TERA du signe contesté et TENA de la marque antérieure sont de longueur identique (quatre lettres) et ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre, et formant la succession de séquences communes TE/A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.

Phonétiquement, elles se prononcent pareillement en deux temps avec une sonorité d’attaque identique ([té]) et des sonorités finales proches ([ra] en ce qui concerne le signe contesté, [na] en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.

Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, dès lors que la seule différence tenant à la substitution de la lettre R à la lettre N au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter une perception globale proche de ces deux dénominations, qui restent ainsi dominées par des séquences de lettres et de sonorités communes TE/A.

Si les signes se distinguent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer lesdites différences.

En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal TENA apparaît distinctif au regard des produits en cause.

L’élément verbal TENA présente en outre une position dominante au sein de la marque antérieure, dès lors que les éléments figuratifs en couleurs, venant simplement l’encadrer, seront perçus par le consommateur comme des éléments de décoration qui, dès lors, ne retiendront pas son attention.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes.

Le signe verbal contesté TERA apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure TENA.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.

2. Sur le fondement de la marque n° 4111639

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque n° 4111639

Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer, sur le fondement de la marque antérieure n° 4111639, sont les suivants : « produits vétérinaires ; aliments pour bébés ; herbicides ». La marque antérieure n° 4111639 a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour le soin de la peau, à savoir crème de lavage, crème de lavage périnéale et produit conditionneur, crème nettoyante, produits hydratants, lotions pour la peau, lingettes préhumidifiées imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l’hygiène personnelle utilisées par des personnes souffrant d’incontinence ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

La comparaison des « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée effectuée par l’opposante par rapport aux « Produits pour le soin de la peau, à savoir crème de lavage » de la marque antérieure n° 4111639 reprenant les termes de celle formulée au titre de la marque n° 18107680 (au titre de laquelle étaient en l’occurrence invoqués des produits identiques présentés sous des termes proches, à savoir « Préparations pour le soin de la peau; Crèmes lavantes » précédemment examinée), il convient donc de considérer qu’aucune similarité ne saurait être admise entre les produits précités, pour les raisons exposées plus haut. Par ailleurs, la société opposante n’effectuant aucune comparaison entre les « produits vétérinaires ; aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure n° 4111639 servant de base à la présente comparaison, il convient de considérer qu’aucune similarité n’est établie à leur égard.

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Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERA reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la marque TENA, reproduite ci-dessous :

TENA

Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 18107680) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, celle-ci présentant des différences par rapport à la marque TENA n° 18107680 portant uniquement sur ses éléments figuratifs, sans conséquence quant à l’analyse du risque de confusion.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.

B Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 18107680

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

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Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

1. Sur la renommée de la marque antérieure TENA n° 18107680 La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 18107680, portant sur le signe complexe TENA. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Préparations pour le soin de la peau; Crèmes lavantes; Crèmes lavantes pour le périnée; Produits revitalisants pour la peau; Crèmes nettoyantes; Mousse nettoyante; Soins hydratants; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques de protection; Crèmes hydratantes contenant du zinc; Savons liquides; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Shampooings; Après-shampooings; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique. Serviettes hygiéniques (serviettes); Culottes hygiéniques [sanitaires]; Protège- slips; Protège-slips; Culottes absorbantes pour l’incontinence; Couches d’incontinence; Couches-culottes d’incontinence; Serviettes avec ceinture pour incontinents; Slips périodiques; Culottes pour la fixation de serviettes périodiques; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Lingettes désinfectantes; Serviettes imprégnées de lotion pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Pansements pour plaies; Préparations antiseptiques pour le traitement des plaies. Alèses pour personnes incontinentes; Draps pour incontinence; Sous-couches de protection pour incontinent ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, laquelle n’a par ailleurs pas été contestée par le déposant, la société opposante a fourni de nombreuses pièces, parmi lesquelles :

page 18 de l’exposé des moyens : « Fondée en 1961 en Suède, et fort de plus de 60 années d’expérience, TENA est la marque n°1 mondiale de l’incontinence pour adultes. Elle offre une gamme complète de protections absorbantes, de produits d’hygiène et soin pour la peau et de solutions connectées qui sont adaptés aux besoins des individus et des professionnels de la santé ». « Selon le rapport annuel et rapport de développement durable 2022 précité, Essity fournit des produits et des services aux particuliers et professionnels de santé dans environ 150 pays sous la marque leader TENA (voir Annexe 11 page 3). Parmi ces pays, le continent de l’Europe représente son plus grand marché, avec 53% de ses ventes et la France et l’Allemagne font partis de ses plus grands marchés dans le monde entier (voir Annexe 11 page 4) » ;

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un article du Magazine Marketing Week (capture d’écran du 13 novembre 2023 sur le site Internet https://www.marketingweek.com/masters-awards-tena-tackled-stigma-incontinence/), qui mentionne notamment que « La connaissance des consommateurs a permis à Tena de secouer le marché des produits d’incontinence, l’aidant à protéger sa position de leader de la catégorie » ; « Tena, qui crée des produits pour l’incontinence, a entrepris de remettre en question les perceptions de toute une catégorie en lançant Silhouette Noir, le premier sous-vêtement noir pour l’incontinence » (annexe 12) ;

des captures d’écran du site Internet YOUTUBE, datées du 10 novembre 2023 (annexe 14), comportant des mentions telles que : « TENA Discreet Mini ; TENA FRANCE ; 5,38 k abonnés ; 1 297 224 vues 26 nov. 2021 » (page 1). « TENA Protects ; TENA FRANCE ; 1,6 M de vues il y a 2 ans » (page 2) « TENA Discreet Mini ; TENA FRANCE ; 13 k vues il y a 1 an » (page 2) « TENA Men – 1 homme sur 4 –Gardez le contrôle ; TENA FRANCE ; 20 k vues il y a 3 ans » (page 2) « 1 678 794 vues 5 mai 2021 Pas à pas, TENA réduira son empreinte carbone de 50% d’ici 2030 en Europe grâce au programme TENA protects, pour un meilleur impact sur la planète. En savoir plus sur tena.fr » (page 3) « lights by TENA –Trampoline ; TENA FRANCE ; 3,5 M de vues il y a 5 ans) (page 8) ;

des captures d’écran du site Internet https://www.facebook.com/tenafemmes, datées du 10 novembre 2023 (annexe 15), comportant des mentions telles que : « La Marque TENA France est la marque numéro 1* des protections pour les fuites urinaires » ; « tena.fr/femmes » (page 1) ;

des captures d’écran de sites Internet de distributeurs présents dans l’ensemble du territoire français et des sites Internet de vente en ligne montrant la mise en vente des produits revêtus de la marque TENA (sous-vêtements, culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques, serviettes pour incontinence urinaire, slips pour incontinence urinaire (annexe 20) ;

un sondage réalisé en janvier 2022 par la société KANTAR sur la visibilité et la renommée de la marque antérieure TENA sur les principaux marchés, auprès de femmes âgées de plus de 35 ans et souffrant de fuites urinaires, indique que celle-ci est citée par 38% des personnes interrogées en ce qui concerne la France (annexe 21) ;

des captures d’écran d’articles de presse, effectuées le 8 novembre 2023 (annexe 22) ;

une capture d’écran du site Internet https://www.packshotmag.com qui fait référence à une CAMPAGNE INTERNATIONALE TENA CONÇUE PAR AMV BBDO (première diffusion 9 mars 2020), qui mentionne « Tena, leader des protections pour fuites urinaires aborde le tabou de lʼincontinence urinaire des femmes de plus de 50 ans » (page 15 de l’annexe 22) ;

une capture d’écran du site Internet https://www.silvereco.fr/ : « TENA, leader des protections pour fuites urinaires » (page 21 de l’annexe 22) ;

un article intitulé « 5 questions à L R, Responsable Marketing de TENA », paru dans le site Internet https://www.silvereco.fr, qui mentionne que « TENA est le leader mondial de la prise en charge de l’incontinence et également le leader en Europe » (page 55 de l’annexe 22).

Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées précédemment, que la marque antérieure TENA n° 18107680 fait l’objet d’un usage intensif, qu’elle est connue, et notamment sur le marché français, pour désigner des « Lingettes humides à usage hygiénique ; Serviettes hygiéniques (serviettes); Culottes hygiéniques [sanitaires]; Protège-slips; Protège-slips; Culottes absorbantes pour l’incontinence; Couches d’incontinence; Couches-culottes d’incontinence; Serviettes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

avec ceinture pour incontinents; Slips périodiques; Culottes pour la fixation de serviettes périodiques » et qu’elle a développé une image positive auprès des consommateurs, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. En revanche, les pièces fournies par l’opposante n’établissent pas une telle renommée pour les « Préparations pour le soin de la peau; Crèmes lavantes; Crèmes lavantes pour le périnée; Produits revitalisants pour la peau; Crèmes nettoyantes; Mousse nettoyante; Soins hydratants; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques de protection; Crèmes hydratantes contenant du zinc; Savons liquides; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Shampooings; Après-shampooings; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes humides à usage cosmétique ; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Lingettes désinfectantes; Serviettes imprégnées de lotion pharmaceutique ; Onguents à usage pharmaceutique; Pansements pour plaies; Préparations antiseptiques pour le traitement des plaies. Alèses pour personnes incontinentes; Draps pour incontinence; Sous-couches de protection pour incontinent », pour lesquels la renommée est également invoquée, dès lors qu’aucun document ne porte sur ces produits.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERA reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la marque TENA, reproduite ci-dessous :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 18107680.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’éventuelle existence d’un risque de confusion. En l’espèce, les produits restant à comparer dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure TENA n° 18107680 sont les suivants : « produits vétérinaires ; aliments pour bébés ; herbicides ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque une similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MASTERCARD, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure TENA n° 18107680 possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, tel que démontré précédemment, au regard des « Lingettes humides à usage hygiénique ; Serviettes hygiéniques (serviettes); Culottes hygiéniques [sanitaires]; Protège- slips; Protège-slips; Culottes absorbantes pour l’incontinence; Couches d’incontinence; Couches-culottes d’incontinence; Serviettes avec ceinture pour incontinents; Slips périodiques; Culottes pour la fixation de serviettes périodiques ».

Les signes TERA de la demande d’enregistrement contestée et TENA de la marque antérieure de renommée n° 18107680 apparaissent similaires. Toutefois, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « produits vétérinaires ; aliments pour bébés ; herbicides » et les produits de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d’une renommée, ces produits étant très éloignés les uns des autres. Or l’établissement d’un tel lien exige que les publics concernés par chacun des produits visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. En l’espèce, la société opposante indique qu’« un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion, c’est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou est susceptible de croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Or, en l’espèce, comme démontré précédemment, il existe manifestement un risque de confusion en raison de l’identité et similarité des produits et du très haut degré de similitude entre les signes. A cela s’ajoute encore l’intensité de l’exploitation de la Marque Antérieure en Union Européenne, notamment en France, et l’immense renommée qui en découle, démontrée ci-dessus.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, il est établi que si les consommateurs devaient être confrontés à la Demande Contestée, ils l’associeraient vraisemblablement à la Marque Antérieure qu’ils connaissent et plébiscitent. Ainsi, ils établiraient nécessairement un « lien » mental entre les signes. »

Or, ces arguments très généraux ne démontrent pas en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux produits précités, très éloignés du domaine des produits d’hygiène corporelle, effectuera un lien avec la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux produits en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être considérée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.

En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 18107680 par la demande d’enregistrement contestée et ce, pour l’ensemble des produits contestés restant à comparer sur ce fondement.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal TERA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».

Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4981373 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI