OP23-4539 18/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame E S a déposé, le 21 septembre 2023 la demande d’enregistrement n°4992365 portant sur le signe verbal INFINILE. Le 12 décembre 2023, la société Woolworth GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union Européenne INFINITY KIDS déposée le 7 novembre 2018, enregistrée sous le n° 017980704.

— Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne INFINITY déposée le 30 octobre 2018, enregistrée sous le n° 017978714.

L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à plusieurs demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant deux fois quatre mois, à savoir entre le 15 février 2024 et le 15 juin 2024, et entre le 17 juin 2024 et le 17 octobre 2024. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque INFINITY KIDS n° 017980704 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou

d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; b rochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La présente marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boucles d’oreille; Bagues (bijouterie); Broches [bijouterie]; Pendentifs [bijoux]; Horloges; Montres-bracelets ; Papier; Carton fort; Boîtes en carton; Papier-cadeau; Linge de table en papier; Serviettes de table en papier; Cartes postales; Cartes-cadeaux; Rubans en papier pour emballagescadeaux; Adhésifs pour la papeterie, Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Albums photos; Tatouages muraux (autocollants); Autocollants [articles de papeterie]; Papeterie; Images; Figurines en papier mâchés ou en carton-pâte; Cache-pot en papier; Mouchoirs pour se démaquiller en papier; Faire-part (papeterie); Autocollants; Livres pour adhésifs; Blocs (articles de papeterie); Drapeaux; Fanions en papier; Enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; Cartes de voeux; Cartons à chapeaux [boîtes]; Fiches en carton [papeterie]; Cartes; Bavoirs en papier; Marque-pages; Bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; Rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; Serviettes de toilette en papier; Serviettes en papier pour les mains; Noeuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; Mouchoirs de poche en papier; Sacs en papier; Sets de table en papier; Feuilles absorbantes en papier pour l’emballage de produits alimentaires; Matrices (papeterie); Enseignes en papier ou en carton; Boîtes en carton-fibre; Photographies; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Articles de bureau à l’exception des meubles; Pinceaux ; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Coffres de voyage; Fourre-tout; Valises; Sacs à dos; Sacs de sport; Sacs de plage; Petits articles de maroquinerie, à savoir étuis à clés, trousses de voyage; Bourses; Sacoches; Parasols; Parapluie ; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Ceintures ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ;

boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche e n papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la déposante affirme que « en aucun cas je ne souhaite nuire à votre client, juste développer mon entreprise artisanale sereinement sur l’île d’Oléron » ou encore qu’elle a « une démarche responsable » avec pour but « de réaliser des objets à base de produits recyclés [tels que] des bijoux, petites poches et porte-monnaies » et propose ainsi de « retirer la classe 25 vêtements ». Toutefois, ces circonstances ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées, ou encore de la bonne foi des parties. Ne saurait également opérer l’argument proposant de retirer la classe 25, dès lors qu’aucun retrait partiel n’a fait l’objet d’une inscription auprès du registre national des marques concernant la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure. Ils ne sont donc pas à l’évidence identiques. En outre, à défaut d’argumentation précise de la société opposante justifiant de la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. Les produits précités sont donc, pour certains, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante :

La marque antérieure porte sur le signe figuratif suivant :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, du symbole ®, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs. Ces signes ont en commun une dénomination visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche, à savoir INFINILE pour le signe contesté et INFINITY pour la marque antérieure (longueur identique (huit lettres), les mêmes lettres INFINI- en attaque ; les mêmes sonorités d’attaque [infini-] ; même évocation de la notion d’infini). Ces signent se distinguent par leurs autres éléments, à savoir les le R encerclé, le terme KIDS ainsi que les éléments figuratifs et couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme INFINITY, présent dans la marque antérieure, soit distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme INFINITY présente un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position sur une première ligne et en caractères de taille plus importante que le terme KIDS, ce dernier présentant d’ailleurs un caractère descriptif de la destination des produits. Par ailleurs, les éléments graphiques et la présentation particulière adoptée ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément INFINITY. En outre, le symbole ®, abréviation du terme « Registred », ne retiendra pas l’attention du

consommateur, dès lors que cette mention est simplement informative pour indiquer qu’une marque est enregistrée.

Le signe verbal contesté INFINILE est donc similaire à la marque verbale antérieure INFINITY KIDS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.

B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque INFINITY n° 017978714 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer avec la présente marque sont les suivants : « métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ces produits n’ayant pas été considérés comme identiques ou similaires dans le cadre de la précédente comparaison. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Boucles d’oreille; Bagues (bijouterie); Broches [bijouterie]; Pendentifs [bijoux]; Horlogerie, en particulier montres-bracelets; Collier ; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs de plage; Coffres de voyage; Fourre-tout; Mallettes pour documents; Cabas à roulettes; Valises; Sacs à dos; Sacs marin; Sacs à dos scolaires; Cartables; Sacs pour faire les courses; petite maroquinerie à savoir portefeuilles, Bourses, Range-clés, Étuis à cartes; Étuis à clés; Sets de voyage; Bourses; Sacoches; Portefeuilles; Parasols; Parapluies; Sangles de cuir ; Vêtements; Souliers; Chapellerie; Cache-cols; Gants [habillement]; Ceintures; Chaussettes; Collants. ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont i dentiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Toutefois, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. Les produits précités ne sont donc pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal INFINITY. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. La marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, il convient de se reporter à la comparaison effectuée au paragraphe A. Le signe verbal contesté INFINILE est donc similaire à la marque verbale antérieure INFINITY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similitude entre les produits, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similarité des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal INFINILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.