FAITS ET PROCEDURE La société WELCOME REAL TIME a déposé le 19 janvier 1999 une demande d’enregistrement de la marque REAL TIME RFM, sous le numéro 99 769 740, pour désigner en classe 9 les produits suivants : « Appareils et instruments de traitement de carte à mémoire ou à microprocesseur, système informatique d’exploitation de carte à mémoire ou à microprocesseur ». La société PERFORMANCES a formé le 26 avril 1999 opposition à cette demande, se prévalant de ses droits sur la marque n 94/534 775, déposée le 2 septembre 1994, servant à désigner notamment en classe 9 les : "Appareils et instruments scientifiques photographiques, cinématographiques, optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information". Par acte du 18 octobre 1999, la société WELCOME REAL TIMES a assigné la société PERFORMANCES devant ce tribunal, aux fins de voir :

- prononcer la déchéance partielle pour défaut d’exploitation sérieuse des droits de cette dernière sur la marque n 94 534 775 pour les « Appareils et instruments scientifiques, machines à calculer et équipements pour le traitement de l’information »,
- subsidiairement déclarer nulle cette marque, notamment en ce qu’elle désigne ces produits, pour descriptivité et/ou déceptivité,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice causé par l’opposition abusive à laquelle elle a procédé,
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société PERFORMANCES demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 13 juin 2000 de :

- déclarer irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la société WELCOME REAL TIME,
- les rejeter,
- reconventionnellement, « constater que la demande de marque REAL TIME RFM n 99 769 740 constitue une atteinte à la renommée de la marque antérieure RFM la radio en or et logo n 94 534 775 »,
- « en prononcer la nullité pour l’ensemble des produits désignés »,
- interdire sous astreinte à la société WELCOME REAL TIME d’utiliser cette marque,
- condamner la société WELCOME REAL TIME à lui payer la somme de 200.000 francs

à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication de la décision à intervenir,
- ordonner l’inscription du jugement au registre national des marques,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que le délai de cinq ans prévu par l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ne peut commencer à courir qu’à compter de l’enregistrement de la marque ; qu’aucune régularisation n’est possible ; Elle se prévaut de la renommée attachée selon elle au signe RFM, et estime que la défenderesse, en le reproduisant dans la demande d’enregistrement n 99 769 740, a engagé sa responsabilité. La société WELCOME REAL TIME réitère expressément dans ses dernières écritures du 4 septembre 2000 ses demandes initiales, et conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées par la société PERFORMANCES. Elle fait valoir que le délai de cinq ans prévu par l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle doit être calculé à compter de la date de dépôt de la demande. Elle estime qu’en tout état de cause la fin de non recevoir opposée doit être écartée, en application de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la marque est descriptive, le signe RFM ne présentant aucun caractère distinctif pour désigner une radio FM, et déceptive pour les produits qui ne sont pas des radios. Elle relève, s’agissant de la demande reconventionnelle, qu’il n’est pas justifié de la renommée de la marque n 94 534 775 qui n’est pas reproduite dans la demande incriminée.

DECISION I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : 1 – Sur la recevabilité de la demande en déchéance : a – Sur le point de départ du délai : Attendu que la demande en déchéance est fondée sur l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque, qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (…) L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. (…) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. » Attendu que ce texte, issu de la loi du 4 janvier 1991, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive 89/104 du 21 décembre 1988, ne précise pas quel est le point de départ du délai d’inexploitation de 5 ans à l’expiration duquel la déchéance est encourue ; Attendu que la défenderesse, se fondant sur les dispositions de l’article 10 1 de la directive n 89/104 du 21 décembre 1988, à la lumière desquelles ce texte doit être interprété, soutient que le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de publication de l’enregistrement ; Attendu que la demanderesse réplique que la directive ne peut être directement invoquée par le justiciable ; que l’enregistrement produisant, en application de l’article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, c’est à compter de cette date que le délai doit être calculé ; que cette interprétation est selon elle conforme à l’esprit du texte dont le but est de « désencombrer les registres remplis de marques non utilisées » ; qu’elle invoque des décisions antérieures, ainsi que l’avis de la Cour de cassation du 2 mai 1994 ; Attendu, cela étant exposé, qu’il appartient au juge national de donner aux dispositions de droit interne ayant pour objet de transposer une directive communautaire une interprétation conforme au texte et à la finalité de la directive ; que l’article 10 1 de la directive n 89-104 du 21 décembre 1988 précise que : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues par la présente directive, sauf juste motif pour le non usage ».

que l’article L 714-5 doit être interprété à la lumière de ces dispositions ; que le point de départ du délai qu’il prévoit est donc, lorsque la marque n’a jamais été exploitée, la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit, en application de l’article R 712-23 du Code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle l’enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; qu’une telle interprétation n’est pas contraire aux dispositions de l’article L 712-1 du même Code, selon lequel l’enregistrement produit ses effets à compter de la date du dépôt, ce texte, qui fixe le point de départ des droits du titulaire vis à vis des tiers, ne mettant pas à la charge du déposant une obligation d’exploiter dès le dépôt ; que cette analyse ne méconnaît pas l’esprit du texte, le déposant ne pouvant se voir tenu d’exploiter avant d’être définitivement fixé sur le sort de son dépôt ; qu’elle n’est pas contraire à l’avis de la Cour de cassation du 2 mai 1994 ; Attendu qu’en l’espèce l’enregistrement de la marque n 94 534 775 a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 31 mars 1995 ; que le délai de cinq ans n’était pas expiré lorsque la société WELCOME REAL TIME a délivré son assignation le 31 mars 1995 ; qu’elle n’était donc à cette date pas recevable à agir en déchéance ; b – Sur l’application de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’article 126 du nouveau Code de procédure civile prévoit que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; Attendu que la demanderesse soutient que la fin de non recevoir doit, en application de ce texte, être écartée, le délai de cinq ans étant depuis lors écoulé ; que la défenderesse réplique que l’écoulement du délai de cinq ans constitue une condition de fond de la demande en déchéance ; que n’étant pas une fin de non recevoir, cette irrecevabilité ne saurait être régularisée" ; que l’objet du litige est déterminé au moment de l’acte introductif d’instance, et que c’est la situation à cette date que le juge doit examiner ; qu’aucun acte positif de régularisation n’est intervenu ; qu’elle n’aurait pu valablement opposer une exploitation commencée après l’introduction de l’instance, et qu’admettre l’application de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile aboutirait à la priver d’une partie du délai de cinq ans ;

Attendu, ces positions étant rappelées, que l’écoulement du délai de cinq ans visé au premier alinéa de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle conditionne à la fois la recevabilité et le bien-fondé de l’action en déchéance ; que la défenderesse, qui conclut à l’irrecevabilité des demandes, pour le motif tiré du non respect du délai de cinq ans, ne peut soutenir qu’elle n’opposerait pas une fin de non recevoir ; Attendu par ailleurs que l’objet du litige peut, en application de l’article 4 du nouveau Code procédure civile, être modifié par des demandes incidentes ; Attendu qu’en l’espèce la société WELCOME REAL TIME a, postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans, réitéré sa demande en déchéance par conclusions du 11 septembre 2000 ; que la situation donnant lieu à fin de non recevoir a donc été régularisée ; que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle relatives à l’usage entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance ne concernent que l’usage commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans de non usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Attendu que la cause d’irrecevabilité ayant disparu à la date où le tribunal statue, la fin de non recevoir soulevée sera écartée ; Attendu que l’intérêt à agir de la société WELCOME REAL TIME n’est plus contesté dans les dernières écritures de la société PERFORMANCEX qui lient le tribunal ;

- que la demande en déchéance sera dès lors déclarée recevable ; 2 – Sur le fond : Attendu que la société PERFORMANCES ne justifie d’aucun usage de sa marque n 94 534 775 pour les « Appareils et instruments scientifiques, machines à calculer et équipements pour le traitement de l’information » ; qu’il convient de prononcer la déchéance de ses droits sur cette marque, pour ces produits et services, à compter du 1^er avril 2000, le délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l’article L 714-5 ayant expiré le 31 mars 2000 ; Attendu que la demande en déchéance étant accueille, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en nullité partielle de la marque n 94 534 775 qui n’a été formée par la société WELCOME REAL TIME qu’à titre subsidiaire ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Attendu que l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si son emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » ; qu’il appartient à la société PERFORMANCES de rapporter la preuve du caractère renommé de la marque n 94 534 775, et d’établir en conséquence que cette marque est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle ; que force est de constater qu’elle ne verse au dossier du tribunal aucun élément sur ce point, et ne produit pas les pièces numérotées 4 à 46 dans son bordereau récapitulatif, qu’elle a pourtant communiquées à son adversaire ; qu’il convient donc, avant dire droit sur la demande reconventionnelle, d’enjoindre à la société PERFORMANCES de produire ces pièces ; Attendu qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier le bien-fondé de l’opposition à la demande d’enregistrement formée par la société PERFORMANCES, qui est pendantes devant l’INPI ; que la demande en paiement de la somme de 50.000 francs, destinée à réparer le préjudice résultant selon la société WELCOME REAL TIME du caractère abusif de l’opposition, ne pourra qu’être rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare l’action en déchéance formée par la société WELCOME REAL TIME recevable ; Prononce, à compter du 1^er avril 2000, la déchéance des droits de la société PERFORMANCES sur la marque n 94 534 775 pour les produits et services suivants « Appareils et instruments scientifiques, machines à calculer et équipements pour le traitement de l’information » ; Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles, enjoint à la société PERFORMANCES de produire les pièces numérotées 4 à 46 dans son bordereau récapitulatif ; Renvoie l’affaire à l’audience du 21 mars 2001 à 14 heures pour remise par les parties des dossiers sur ce point ;

Déboute la société WELCOME REAL TIME de sa demande de dommages et intérêts ; Dit que le présent jugement une fois passé en force de chose jugée sera transmis, à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente, à l’INPI pour inscription au registre national des marques ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Réserve la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la demande de condamnation aux dépens.