La république de Cuba exporte et distribue ses produits de tabac et notamment les Havanes, dans le monde entier depuis 1966 par l’intermédiaire de la société d’Etat EMPRESSA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO et depuis 1994 par l’intermédiaire de la société de droit privé CORPORACION HABANOS, dite HABANOS. La société EMPRESSA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO a déposé les marques suivantes :

- la marque française COHIBA, le 27 avril 1972, en classe 34 pour du tabac en feuilles, tabac manufacturés pour fumeurs, tabac à priser, tabac à mâcher, cigarettes, sous le n° 1.202.200, régulièrement renouvelée les 20 avril 1982, 16 avril 1992 et 13 février 2002,
- la marque française semi-figurative COHIBA le 28 juillet 1988 en classe 34, pour les produits suivants « tabacs bruts, cigares, manilles, cigarillos, cigarettes, tabacs à rouler… » sous le n° 1480417, renouvelée le 10 avril 1998,
- la marque française COHIBA déposée le 16 août 1996, en classe 33, pour des boissons alcooliques et du rhum, sous le n° 96638.810. Ces trois enregistrements ont été cédés par la société CUBATABACO à la société HABANOS SA, par acte en date du 10 juin 2002, inscrit au registre national des marques sous la référence 347.424. La société CORPORACION HABANOS a déposé le 20 novembre 1998, la marque française semi-figurative « COHIBA habana, Cuba » enregistrée sous le n° 98 760 386, en classes 3, 14, 18, 25 pour désigner notamment les produits suivants : « vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, tous ces produits étant en provenance de Cuba, » 30 et 42. Cette marque a fait l’objet d’une cession par la société HABANOS à la société EMPRESSA DEL TABACO, le7 juin 1999, inscrite au registre national des marques le 25 octobre 1999, sous la référence 287.596. La société FABRICA DE CLACADO EVERESTE a procédé le 30 décembre 2003, au dépôt de la marque semi-figurative internationale désignant la France et l’Espagne, COHIBAS enregistrée sous le n° 816863, en classe 25 pour désigner des chaussures. Par acte d’huissier de Justice en date du 9 décembre 2004, la société CORPORACION HABANOS et la société EMPRESA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO, ont assigné la société FABRICA DE CALCADO EVERESTE, LDA, devant la Tribunal de Grande Instance de Paris pour voir annuler la portion française de la marque internationale COHIBAS n° 816863 compte tenu de l’exceptionnelle renommée des marques COHIBA. La société CORPORACION HABANOS et la société EMPRESA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO, dans leurs dernières écritures communiquées le 26 septembre 2005, ont principalement demandé de : au visa des dispositions des articles L. 711-4, L 714-3, L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 du code civil, de la jurisprudence, de la renommée de la marque COHIBA et de l’enregistrement de la marque semi-figurative COHIBA n° 98.760.386 du 20 novembre 1998, débouter la société FABRICA DE CALCADO EVERESTE LDA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur la recevabilité : constater que la marque appartenant à la société FABRICA DE CALCADO EVERESTE

LDA, objet du litige, est bien la seule marque internationale n° 816.863 enregistrée pour la première fois en France le 30 décembre 2003, constater que la société défenderesse n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’existence en France, d’un droit sur la marque internationale n° 816.863 antérieurement au 30 décembre 2003, débouter la société défenderesse de toutes demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, dire recevable et non prescrite leur action, A titre principal, prononcer l’annulation de la portion française de la marque internationale COHIBAS n° 816863 au vu de l’exceptionnelle renommée des marques COHIBA, dire que le jugement à intervenir, devenu définitif, sera transmis par les soins du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI et à l’OAMI pour transcription sur les registres correspondants, A titre subsidiaire, prononcer l’annulation de la portion française de la marque internationale COHIBAS n° 816863 au vu de l’atteinte aux droits antérieurs de la société CUBATABACO, dire que le jugement à intervenir devenu définitif, sera transmis par les soins du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI et à l’OAMI pour transcription sur les registres correspondants, En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire, condamner la société défenderesse à leur verser la somme de 6.000 euros HT chacune sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société défenderesse aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Eric T, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 9 septembre 2006, la société FABRICA DE CALCADO EVERESTE, LDA a principalement demandé de : au visa des articles 30 alinéa 2 et 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dire recevable en sa défense, l’y disant bien fondée, au visa de l’article 9 de la directive du 21 décembre 1988, l’article L. 714-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle et les article 122 et 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater :

- qu’elle a déposé le 1(er) octobre 1996 la marque COHIBAS auprès de l’INPI du Portugal,
- qu’elle a fait usage constant de la marque tant au Portugal qu’en France,
- que les sociétés demanderesses ont cessé de tolérer l’usage de la marque par un acte introductif d’instance du 9 décembre 2004,
- dire que l’usage de la marque a été tolérée pendant plus de cinq ans, en conséquence,
- dire prescrite l’action des sociétés demanderesses,
- les débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement

au visa des articles L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle et L 3511-3 et L 3511-4 du code de la santé publique, constater :

- que les demanderesses ont enregistré leur marque COHIBA dans les classes 33 et 34,
- qu’elle a enregistré sa marque COHIBAS SAPATOS et le logo non figuratif afférent dans la classe 25, en conséquence,
- débouter en toutes leurs demandes le sociétés demanderesses, au visa de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, constater :

- qu’elle a déposé le 1(er) octobre 1996 la marque COHIBAS SAPATOS dans la classe 25,
- que les sociétés demanderesse prétendent à un dépôt en date du 20 novembre 1998 dans la classe 25 pour la marque semi figurative COHIBA HABANA CUBA,
- dire que l’antériorité n’est pas établie au profit des sociétés CORPORACION HABANOS et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO, en conséquence,
- débouter en toutes leurs demandes les demanderesses, au visa de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner in solidum les sociétés demanderesses en tous les dépens, avec distraction au profit de Marc M, avocat au barreau de Paris, au visa de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater qu’elle a du engager des frais pour la présente instance, dire qu’il est inéquitable de lui en laisser la charge, condamner in solidum les demanderesses à lui payer chacune la somme de 5 000 euros.

I – Sur la forclusion par tolérance Aux termes de l’article L. 711-3 alinéa 3 « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. » En l’espèce, la défenderesse soulève la prescription de l’action des sociétés demanderesses au motif que sa marque a été déposée au Portugal en 1996, et que dès 1997 elle a commercialisé en France des chaussures sous cette marque. Il convient d’observer que le dépôt de marque au Portugal est inopérant pour faire jouer en France la forclusion de l’article L. 711-3 précité. Par ailleurs, la société défenderesse n’établit pas avoir commercialisé des chaussures en France depuis 1997 sous la marque COHIBAS, les factures qu’elle produit n’étant pas probantes sur ce point. Dès lors, aucune forclusion par tolérance n’est démontrée. II – Sur l’indisponibilité de la marque COHIBA L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et

notamment a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. « et l’article L. 713-5 du même code que » l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. « Le législateur a voulu instituer un régime de protection des marques réputées et largement connues des consommateurs contre l’exploitation d’un signe identique ou similaire pour désigner des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux figurant à leur enregistrement. Ce régime de protection s’applique dès lors que le titulaire de la marque de renommée ou de la marque notoire, apporte la preuve du préjudice qu’il subit en raison de l’exploitation en cause ou du caractère injustifié de celle-ci, ces deux éléments étant alternatifs et non cumulatifs. Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article 5-2 de la Directive européenne d’harmonisation n° 89/104 du 21 décembre 1998 en application de laquelle a été pris l’article L. 713-5 du Code la Propriété Intellectuelle, la marque renommée est celle connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Pour apprécier cela le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause à savoir : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de cet usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, les sociétés demanderesses soutiennent que la marque COHIBA, qui désigne l’un des meilleurs cigares commercialisés dans le monde dispose d’une exceptionnelle renommée qui rend la marque indisponible. A l’appui de leurs prétentions elles produisent aux débats divers articles de presse extraits de » l’amateur de cigare « de décembre 1998 et de l’été 2001, » club cigare « du printemps 1998, de » club cigare « du printemps 2002, de mars 2003, du magazine » Lui « n° 270, d' » Epicur « d’avril 2001 (magazine en langue espagnole), du magazine polonais » Playboy 50 « de juillet 2001, un livre en langue anglaise » WE SHALL CALL THEM « d’Adargelio Garrido de la Grena, d’un livre en langue anglaise » Habanos the King « d’Adriano Marinez Rius, de la revue » Acuarela « en langue anglaise et espagnole, du » magazine des épicuriens Cigares & co « de novembre 2001, de » l’officiel du cigare « du printemps 2001, le » Havanoscope " de 2002 et 2003. Il résulte de ces articles que le COHIBA désigne une marque de cigares cubains dont l’histoire remonte à 1962, fumé par Fidel C, il fut appelé COHIBA par Celia S, héroïne de la révolution cubaine. A l’origine, ils étaient distribués de manière confidentielle. A partir de 1982, ils sont commercialisés en France plus largement. Les cigares COHIBA restent rares et très chers. Les demanderesses produisent également un tableau établi en francs français relatif aux ventes de cigares COHIBA sur le marché intérieur français en 1990 et 2000. On observe que les ventes ont évoluées de 17.955.125 francs à 25.445.779,40 francs, en passant pour 1999 par 34.256.240 francs. Elles indiquent, en outre, que la marque COHIBA représente 15,97 % du chiffre d’affaire

mondial de la société HABANOS soit 33,54 millions USD. Le Tribunal considère que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour considérer que la marque COHIBA est une marque de renommée. En effet, il n’est produit aucun sondage, aucun chiffre relatif à la part de marché détenu par les cigares COHIBA ou sur le montant des investissements réalisés par les sociétés demanderesses. Les seuls documents sont des extraits de revues destinés à des amateurs de cigares, à l’exception du magazine « Lui ». Il ne peut être tiré aucune conséquence des articles parus en langue étrangère quant à la renommée de la marque sur le territoire français. Par ailleurs, les chiffres communiqués n’indiquent pas quelle est la part de marché détenu par cette marque de cigare. A défaut de démonstration du caractère renommé de la marque les demandes seront rejetées. III – Sur l’annulation de la partie française de la marque COHIBAS au titre de l’atteinte à un droit antérieur L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieurement enregistrée… » Il est constant que lorsque la marque seconde n’est pas la reproduction de la marque première, le risque de confusion doit être démontré au regard des produits et services désignés à leur enregistrement. En l’espèce, la société CUBATABACO est titulaire de la marque française semi- figurative COHIBA habana, Cuba déposée le 20 novembre 1998 et enregistrée sous le n° 98 760 386, en classes 3, 14, 18, 25 pour, notamment les produits suivants : « vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, tous ces produits étant en provenance de Cuba, » 30 et 42. Cette marque semi-figurative se présente dans une vignette comportant en son centre le nom COHIBA, écrit en majuscule, surmonté d’une tête de profil, et sous lequel est écrit en caractère italique Habana, Cuba. L’enregistrement précise « le cadre extérieur fin de la vignette, de forme rectangulaire à coins arrondis, est gris bleu. Le cadre intérieur de même forme, est doré. Le demi-rectangle supérieur est tramé en noir et blanc. » Il importe peu que la marque COHIBAS SAPATOS ait d’abord été déposée au Portugal le 1(er) octobre 1996, ce dépôt n’étant pas opposable sur le territoire français. Seul doit être pris en considération le dépôt de la marque internationale COHIBAS à destination de la France. Cette marque internationale a été enregistrée le 30 décembre 2003, les pays désignés selon l’arrangement de Madrid, étant l’Espagne et la France, en classe 25 pour des chaussures. Il s’agit d’une marque semi-figurative, le nom COHIBAS écrit en majuscule étant surmonté d’un logo abstrait de couleur vert et gris. Le Tribunal considère, sur les signes, qu’ils présentent des différences significatives, les signes verbaux ne sont pas identiques, puisque la marque première est composée de trois mots alors que la marque seconde n’en comporte qu’un seul. Les logos sont nettement différents, puisque la marque première comporte une tête vue de profil alors que la marque seconde se présente sous la forme d’un logo abstrait. Enfin, les couleurs déposées à l’enregistrement sont nettement différentes. En ce qui concerne les produits, le tribunal relève qu’ils sont identiques, les deux marques étant déposées en classe 25 pour des chaussures.

Aussi, le Tribunal considère que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur final moyennement attentif, n’existe pas, la société CUBATABACO n’exploitant pas sa marque sur le territoire français pour le produit considéré. Dans ces conditions, la demande en nullité au titre du dépôt d’une marque antérieure enregistrée est rejetée. III – Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société FABRICA DE CALCADO EVERESTE les frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens et une indemnité de 5 000 euros lui est allouée de ce chef. IV – Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner. V – Sur les dépens La société CORPORACION HABANOS et la société EMPRESSA CUBANA DEL TABACO dite CUBATABACO succombant dans leur prétentions il y a lieu condamner, in solidum, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marc M, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les sociétés CORPORATION HABANOS et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO de leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés CORPORATION HABANOS et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO à payer à la société FABRICA DE CALCADO EVERESTE, LDA la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés CORPORATION HABANOS et EMPRESSA CUBANA DEL TABACO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marc M, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.