DEMANDERESSE

S.A.S. FEIYUE

[…]

[…]

représentée par M^e B C, avocat au barreau de PARIS – #L0112

DEFENDERESSES

S.A. AUCHAN FRANCE

[…]

[…]

représentée par M^e Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS – #C1626

Société MARBAMI B.V

[…]

1119 NT Schiphol-Rijk-PAYS BAS

représentée par M^e Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS – #L0008

DÉBATS

A l’audience du 25 Mai 2012, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assistée de D E, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

La société FEIYUE a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures sous la marque « FEIYUE ».

Pour l’exercice de son activité, elle est titulaire de plusieurs marques et en particulier de la marque communautaire semi-figurative n° 006362669 déposée le 2 novembre 2007 et enregistrée le 4 décembre 2008 en classe 25 pour désigner des chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques).

Ayant découvert que la société AUCHAN offrait à la vente dans ses magasins des chaussures revêtues de la marque FEIYUE, elle a fait procéder à des achats au sein des magasins Auchan situés à La Défense et à Villeneuve d’Ascq les 27 et 28 mars 2012, dont il ressort selon elle que les produits revêtus de la marque Feiyue sont authentiques mais n’ont pas été mis sur le marché communautaire par elle ou avec son consentement.

Suite à une autorisation délivrée le 28 mars 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris, elle a alors procédé à des opérations de saisie-contrefaçon le lendemain, établissant que la société AUCHAN avait commandé 20 238 paires de chaussures litigieuses auprès de la société néerlandaise MARBAMI.

C’est dans ces conditions que la société FEIYUE a fait délivrer le 19 avril 2012 une assignation à la société AUCHAN FRANCE devant le juge des référés aux fins d’interdiction, de rappel des produits et de provision.

Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2012, la société AUCHAN FRANCE a appelé en garantie son fournisseur, la société de droit néerlandais MARBAMI, qui exerce une activité de vente en gros de vêtements et autres accessoires d’habillement.

Les deux affaires, appelées à l’audience du 25 mai 2012, ont été jointes.

La société MARBAMI ayant assigné en Espagne son fournisseur, la société PELHAM SPORT le 16 mai 2012, sans que les formalités de délivrance de l’acte ne soient connues à l’audience de plaidoirie, cet appel en garantie n’a pas été joint à l’affaire principale et a été renvoyé à une audience ultérieure.

Dans ses observations orales développant ses écritures, la société FEIYUE demande au juge des référés vu le règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, le Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.716-6, L.716-7, L.717-1 et L.716-14, de :

- déclarer la société FEIYUE recevable et fondée en ses demandes ;

- faire interdiction totale et immédiate à la société AUCHAN FRANCE d’importer, de détenir, de distribuer, d’offrir à la vente, de vendre des produits d’importation parallèle illicite portant atteinte à la marque communautaire FEIYUE n°006362669, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire sur minute ;

— ordonner à la société AUCHAN FRANCE de rappeler des circuits de distribution les produits litigieux ainsi que les catalogues ou tout support sur lesquels seraient reproduits les produits litigieux, en vue de leur saisie ;

- ordonner la saisie des chaussures litigieuses qui seront comptées et placées sous scellés par huissier de justice et conservées dans les entrepôts de la société AUCHAN FRANCE, et ce aux frais de la société AUCHAN FRANCE ;

- ordonner la saisie des catalogues ou tout support sur lesquels seraient reproduits les produits litigieux, le placement sous scellés par huissier de justice et la conservation dans les entrepôts de la société AUCHAN FRANCE, et ce aux frais de la société AUCHAN FRANCE ;

- condamner la société AUCHAN FRANCE à verser à la société FEIYUE la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes contrefaçon de marque ;

- dire et juger que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

- condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société FEIYUE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Invoquant les dispositions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient qu’il existe des éléments de preuve rendant vraisemblable une atteinte à ses droits, compte tenu de l’absence de contestation de ses droits et des preuves établissant la matérialité des actes de contrefaçon, par mise en vente de produits dans l’Union européenne sans son consentement, en application des dispositions des articles 9 et 13 du règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009.

La société FEIYUE prétend qu’elle rapporte la preuve de la commercialisation des chaussures litigieuses et conteste toute nullité des opérations de saisie-contrefaçon, rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de celles-ci. En tout état de cause sur ce point, elle indique que le délai pour assigner au fond suite à une saisie-contrefaçon court du jour de la clôture des opérations et qu’elle a donc assigné dans le délai réglementaire.

Elle fait valoir que les chaussures proposées à la vente par la société AUCHAN n’ont pas été mises sur le marché de l’Union Européenne par la société FEIYUE ni avec son consentement puisque, s’il s’agit de produits authentiques, ils sont destinés au marché des Etats-Unis, ce qui serait établi par l’absence ou la dégradation d’étiquettes sur les boîtes offertes à la vente et par la présence de chaussures de pointure 47 alors que seul le marché américain est destinataire de cette pointure.

Elle conteste la force probante de la chaîne de factures produite par les défendeurs et soutient que ces documents, dépourvus de référence ne suffisent pas à démontrer l’entrée licite des produits dans le marché de l’union européenne, compte tenu de l’absence de fiabilité de la chaîne de droits invoquée et de la position de la société MARBAMI, qui remet en cause sa qualité de fournisseur des modèles de chaussures litigieux.

Elle en déduit que cette commercialisation constitue une contrefaçon qui porte une atteinte vraisemblable à ses droits et sollicite en conséquence l’interdiction de poursuivre ces actes litigieux, outre une provision à valoir sur la réparation de l’atteinte à son image de marque du fait des conditions de commercialisation dévalorisantes dans les supermarchés à enseigne AUCHAN et sur la réparation du préjudice résultant de la désorganisation de son réseau.

La demanderesse expose que son préjudice est encore aggravé par le fait que son activité est entièrement dédiée à la fabrication et à la commercialisation de chaussures FEIYUE et que les chaussures contrefaisantes correspondent au modèle phare de la marque.

Elle souligne que la mesure d’interdiction provisoire se justifie d’autant plus que la société AUCHAN a déjà été condamnée pour contrefaçon de chaussures FEIYUE. Compte tenu de la masse contrefaisante, qui s’élève à 20 328 paires, elle réclame la somme de 800 000 € en raison du manque à gagner.

Dans ses observations orales s’appuyant sur les écritures déposées à l’audience, la société AUCHAN demande, vu l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle, l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, l’article R716-4 du code de la propriété intellectuelle et l’article 9 du code de procédure civile, de :

- constater la nullité des saisies des chaussures opérées à la requête de la société FEIYUE le 29 mars 2012, à défaut d’assignation au fond dans un délai de 20 ouvrables ou de 31 jours civil après ces saisies et les écarter des débats avec le procès-verbal subséquent,

- dire et juger que la société FEIYUE ne rapporte pas la preuve de ses allégations, ni du caractère vraisemblable de la contrefaçon alléguée, ni que sa demande de provision ne serait pas sérieusement contestable,

- débouter la société FEIYUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 8 et 13 de la convention de distribution signée par la société MARBAMI,

- condamner la société MARBAMI à garantir la société AUCHAN FRANCE indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la société MARBAMI à rembourser à la société AUCHAN FRANCE, à titre de provision, le prix des produits dont la vente serait, le cas échéant, interdite,

- condamner la société FEIYUE ou à défaut la société MARBAMI au paiement à la société AUCHAN FRANCE d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève une exception de nullité de la saisie-contrefaçon du 29 mars 2012 pour défaut d’assignation au fond dans les délais prescrits par les articles L. 716-7 et R. 716-4 du code de la propriété intellectuelle et considère que les autres éléments de preuves produits par la demanderesse sont dépourvus de force probante. Elle estime donc que la société FEIYUE ne justifie pas des caractéristiques des produits vendus et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.

Subsidiairement, la société AUCHAN se prévaut des précautions ayant entouré l’acquisition des chaussures litigieuses et constate que la demanderesse ne conteste pas le caractère authentique des produits. Elle prétend que la société FEIYUE ne rapporterait pas la preuve de ce que les paires de chaussures commercialisées par les défenderesses seraient destinées au marché américain.

Au contraire, elle fait observer que la société MARBAMI justifie de l’épuisement des droits de la demanderesse par la production d’une chaîne de factures démontrant le caractère licite de l’importation parallèle et l’absence de contrefaçon vraisemblable.

Encore plus subsidiairement, la société AUCHAN indique que seules 17 112 paires de chaussures lui ont été fournies et considère que faute pour la demanderesse d’établir l’existence d’un réseau de distribution sélective ou l’utilisation de la marque FEIYUE comme marque d’appel par la société AUCHAN et faute encore de démontrer l’existence de conditions de vente dévalorisantes, elle doit être déboutée de sa demande de provision.

A titre infiniment subsidiaire, la société AUCHAN sollicite la garantie contractuelle de son fournisseur, qui a procédé personnellement à la suppression des étiquettes et codes barres pour protéger sa source d’approvisionnement.

La société MARBAMI développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande au juge des référés, vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile,1134 du code civil, le Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, de:

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Cependant, dès à présent,

A TITRE PRINCIPAL :

- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la société FEIYUE ;

- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la société AUCHAN France à rencontre de la société MARBAMI B.V. ;

En conséquence,

- rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société FEIYUE ;

- rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société AUCHAN France à l’encontre de la société MARBAMI B.V. ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- limiter le montant des sommes que la société MARBAMI B.V. pourrait être tenue de garantir à l’égard de la société AUCHAN France à 20% du montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- dire et juger que la société MARBAMI B.V. ne sera pas tenue de garantir les éventuelles astreintes qui seraient ordonnées à l’encontre de la société AUCHAN France ;

- limiter le montant de l’éventuelle indemnité provisionnelle allouée à la société FEIYUE à un montant très inférieur à la somme de 800.000 euros qu’elle réclame, voire à un montant purement symbolique ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- condamner la société AUCHAN France à verser à la société MARBAMI B.V. une somme d’un montant de 7.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir ;

Cette société se prévaut de l’épuisement des droits conférés par la marque communautaire et soutient s’être approvisionnée auprès de la société espagnole PELHAM SPORT, qui lui a justifié d’une chaîne de factures faisant apparaître le fournisseur initial des produits et du lien contractuel entre celui-ci et le titulaire de la marque.

Elle en conclut que les chaussures litigieuses ont bien été acquises auprès du fournisseur officiel de la société FEIYUE sur le territoire espagnol, donc après une première commercialisation dans le marché de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire de la marque.

Elle fait observer que les éléments qui apparaissent litigieux à la demanderesse sont inopérants et ne peuvent être opposés qu’à son distributeur officiel, la société FEIYUE ne pouvant plus interdire l’usage de la marque “FEIYUE” pour les produits déjà commercialisés dans le marché.

Sur l’appel en garantie, la société MARBAMI estime avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et en avoir justifié par la production de la chaîne des droits. Elle conteste en conséquence toute garantie conventionnelle au profit de la société AUCHAN et prétend ne pas avoir participé aux dégradations des étiquettes, s’interrogeant sur l’approvisionnement de la société AUCHAN auprès d’un autre fournisseur.

Subsidiairement, elle demande la limitation des sommes qui pourraient être mises à sa charge à hauteur de 20%, le rejet des astreintes à son égard et s’oppose à la demande de provision de la demanderesse.

Sur ce,

Sur les opérations de saisie-contrefaçon :

La société AUCHAN soulève la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 29 mars 2012 au motif qu’aucune assignation au fond ne lui a été délivrée dans le délai défini par les articles L.716-7 dernier alinéa et R.716-4 du code de la propriété intellectuelle.

Il ressort de ces textes combinés qu’à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

En l’espèce, la société FEIYUE, autorisée par ordonnance du 28 mars 2012 a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon par Maître X, huissier à Y, qui a débuté ses opérations et les a suspendues le 29 mars pour les reprendre le lendemain soit le 30 mars 2012, date à laquelle il a de nouveau suspendu ses opérations, avant de les reprendre le 3 avril 2012. Le procès-verbal de saisie a ainsi été clôturé le 3 avril 2012.

La société AUCHAN soutient que l’assignation qui lui a été délivrée au fond le 4 mai 2012 excède le délai prévu à l’article R. 716-4 du code de la propriété intellectuelle et que la saisie doit donc être annulée en totalité.

La société demanderesse soutient que le délai réglementaire commence à courir à compter de la clôture des opérations de saisie-contrefaçon, intervenue en l’espèce le 3 avril 2012 et conclut à la validité de la saisie.

La dicussion portant sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon pour défaut d’assignation dans le délai légal relève de la compétence du juge statuant au fond et dès lors que ladite assignation est intervenue dans les 31 jours civils de la clôture des opérations, la saisie n’est pas manifestement nulle et il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal ni les chaussures saisies par l’huissier.

En outre, la société FEIYUE produit :

— un catalogue promotionnel du magasin AUCHAN du 28 mars au 3 avril 2012 présentant des chaussures de marque FEIYUE au prix de 39,90 €,

— des photographies de boîtes et de chaussures,

— des factures d’achat et des marchandises acquises le 27 mars 2012,

— deux procès-verbaux de constat d’achat établis par Maître X, huissier de justice, le 28 mars 2012 portant sur l’achat de paires de chaussures litigieuses au sein du magasin Villeneuve d’Asq.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments précis et concordants que la société FEIYUE démontre l’offre à la vente par la société AUCHAN de chaussures dont les caractéristiques sont suffisamment établies par les éléments de preuve versés au débat et les chaussures produites.

Sur la contrefaçon de marque alléguée :

En vertu de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (…)

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.

Il est constant que les paires de chaussures litigieuses, acquises les 27, 28 et 29 mars 2012 au sein des magasins AUCHAN de Villeneuve-d’Asq et de la Défense sont des produits authentiques.

En vertu de l’article 13 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, “le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement”.

Devant le juge des référés, il appartient à celui qui invoque l’épuisement des droits de démontrer que celui-ci est vraisemblable.

En l’espèce, la société AUCHAN indique s’être fournie auprès de la société MARBAMI suivant factures du 9 mars 2012, suite à une convention de distribution en date du 5 décembre 2011et seulement après vérification préalable de l’authenticité des produits sur des échantillons prélevés par huissier selon procès-verbaux du 25 janvier et du 23 mars 2012, ce dont elle justifie par les pièces versées au débat.

La société MARBAMI, appelée en garantie dans la présente instance, confirme à l’audience être le fournisseur des chaussures litigieuses et produit une chaîne de factures dont il ressort qu’elle a acquis les produits de la société PELHAM SPORT SL en novembre 2011 et mars 2012, laquelle s’est elle-même approvisionnée en octobre 2011 et mars 2012 auprès de la société espagnole THE K WAREHOUSE, distributeur de la société espagnole DOBLE-U showroom, dont il est constant qu’il s’agit d’un distributeur officiel de la marque FEIYUE.

Cette chaîne de factures qui émane des différents intermédiaires apparaît cohérente, tant au niveau des dates que des quantités de chaussures livrées.

La société FEIYUE relève néanmoins que ces factures sont dépourvues de références et soutient qu’elles ne permettent pas de s’assurer que les chaussures mises en vente au sein des supermarchés AUCHAN proviennent bien du distributeur agréé.

Elle fait valoir en outre que l’arrachage ou l’altération des étiquettes et codes barres sur les boîtes, ainsi que la présence de chaussures de pointures 47 qui ne sont pas distribuées en Europe, suffisent à démontrer que les produits mis en vente n’étaient pas destinés au marché européen et qu’elle n’a donc pu consentir à leur mise dans le commerce.

Cependant, la société FEIYUE ne produit aucun élément de preuve établissant que la pointure 47 n’est pas distribuée en Europe ni que les boîtes altérées étaient exclusivement destinées au marché américain tandis que les défenderesses prétendent que l’altération des codes barres avait uniquement pour but de protéger leur source d’approvisionnement.

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments et pièces l’existence d’une contestation sérieuse de la contrefaçon alléguée, du fait de l’épuisement des droits sur la marque invoqué par les défenderesses résultant d’une première commercialisation dans l’espace économique européen avec le consentement de la titulaire des droits.

Cette discussion, qui excède la compétence du juge des référés, fait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte vraisemblable aux droits de la société FEIYUE.

Il s’ensuit que les conditions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et il n’y a donc pas lieu à référé.

Compte tenu de la nature de la présente décision, l’appel en garantie formé par la société AUCHAN à l’encontre de la société MARBAMI est dépourvu d’objet dans le cadre de la présente instance.

Sur les autres demandes :

La société FEIYUE, qui succombe, supportera les entiers dépens du référé et doit être condamnée à payer à la société AUCHAN la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MARBAMI sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles formée à l’encontre de la société AUCHAN France.

PAR CES MOTIFS

Nous, Z A, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu d’écarter le procès-verbal des opérations de saisie contrefaçon débutées le 29 mars 2012 au sein de la société AUCHAN FRANCE en son établissement à Villeneuve-d’Asq et clôturées le 3 avril 2012 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FEIYUE ;

Disons que l’appel en garantie formé par la société AUCHAN à l’encontre de la société MARBAMI est dépourvu d’objet ;

Condamnons la société FEIYUE aux entiers dépens de l’instance de référé ;

Condamnons la société FEIYUE à payer à la société AUCHAN la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société MARBAMI de sa demande formée à l’encontre de la société AUCHAN en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Fait à Paris le 15 juin 2012

Le Greffier, Le Président,

D E Z A

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le: