T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■
3e chambre 3e section N° RG : 14/17814 N° MINUTE : Assignation du : 15 octobre 2014	JUGEMENT rendu le 12 janvier 2018

DEMANDEURS

S.A.S AI AJ, représentée par son président I J

[…]

[…]

Monsieur I J

[…]

[…]

Monsieur K L

100 avenue du Générale M Bizot

[…]

représentés par Maître Jean-Marc MOINARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102

DÉFENDEURS

S.A.S B représentée par son Président Monsieur M N

[…]

[…]

S.A.S. H, représenté par son Président la société NEODIS S.A.S, représentant légal

[…]

[…]

[…]

S.A.S. A, représentée par son Président Monsieur O P

[…]

[…]

[…]

S.A.S C représentée par son Président la société NEODIS SA

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître AG AH de l’ASSOCIATION LOMBARD, AH & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0183

S.A.S. PIPIERE DE PARIS représentée par son Président Monsieur Q R, représentant légal

[…]

[…]

S.A. Y prise en la personne de son Président du conseil d’administration et Directeur Général Monsieur O S représentant légal.

[…]

[…]

[…]

S.A.S. E, SAS représentée par son Président Monsieur T U, représentant légal

[…]

[…]

[…]

S.A.S X, pris en la personne de son Président la société Y S.A. à conseil d’administration, représentant légal

[…]

[…]

Société coopérative PIPIERE FRANCAISE représentée par ses gérants Messieurs Q R et V Z ès qualités

[…]

[…]

représentées par Maître Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1831

S.A.R.L. D représentée par son gérant M^me W AA épouse AB, représentant légal

[…]

[…]

S.A.R.L. BIO CONCEPT représentée par son gérant Monsieur AC AB, représentant légal.

[…]

[…]

Monsieur AC AD

[…]

[…]

représentés par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0594

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET, Vice-Président

Florence BUTIN, Vice-Président

AE AF, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 6 novembre 2017, tenue publiquement, devant Florence BUTIN, juge rapporteur qui sans opposition des avocats a tenu seule l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société AI AJ SAS -ci-après AI- a été immatriculée le 8 mars 2007. Elle se présente comme exerçant au moyen du site marchand www.topkoo.fr une activité de vente par correspondance, sous le nom commercial TOPKOO qui est également déposé à titre de marque. Elle est dirigée par I J qui en est le président et K L qui occupe la fonction de directeur général.

La société AI et ses dirigeants ont déposé le 7 mai 2010 la marque verbale française « EGO DESIGN » n°3737171 pour désigner en classes 11, 14, 20 et 34 les produits suivants :

(11)- « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

(14)- « horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie » ;

(20)- « meubles, glaces (miroirs), cadres ; fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques » ;

(34)- « articles pour fumeurs ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ».

Ils exposent avoir commencé à exploiter cette marque « EGO DESIGN » pour commercialiser des boîtes à cigares et ensuite plus récemment, pour des cigarettes électroniques et accessoires.

La société coopérative PIPIERE FRANÇAISE -ci-après SPF- se présente comme une centrale d’achat spécialisée dans la distribution d’articles pour débitants de tabac, fournissant dans ce cadre à divers adhérents dont les sociétés PIPIERE DE PARIS SAS-ci-après SPP- E SAS, X SAS, Y SA, Z SAS, A SAS, B SAS et C SAS, des cigarettes électroniques et autres accessoires s’y rapportant revêtus de la marque « EGO », acquis auprès des sociétés D et BIO CONCEPT.

La société D et la société BIO CONCEPT dont le gérant est AC AD se présentent comme des acteurs réputés du marché de la cigarette électronique depuis de nombreuses années et bénéficiant d’une forte notoriété dans ce secteur.

AC AD est titulaire des marques suivantes :

— la marque verbale française EGO déposée le 15 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 3824409 ;

— la marque verbale française VEGO déposée le 15 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 382410 ;

lesquelles désignent en classe 34 des produits de « tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs » ;

— la marque verbale française BIO-EGO déposée le 24 novembre 2013 et enregistrée sous le numéro 4049477, pour désigner des produits en classes 1 et 5 et les mêmes que ceux précités en classe 34 ;

— la marque semi-figurative française D LA CIGARETTE ELECTRONIQUE DEPUIS 2007 déposée le 10 mai 2011 et enregistrée sous le numéro 3830247 pour désigner des produits de la classe 16 et en classe 34 des produits de « tabac, article pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs » ;

— la marque semi-figurative française CONCEPT AROME déposée le 27 septembre 2012 et enregistrée sous le numéro 3949230 pour désigner en classe 1 les « liquides chimiques pour cigarettes, cigares et inhalateurs électroniques à usage non médical » et en classe 34 les « alternatives aux fumeurs à savoir les cigarettes, cigares et inhalateurs électroniques à usage non médical ».

La société D est spécialisée dans la commercialisation de cigarettes électroniques et de leurs accessoires. Dans ce cadre elle commercialise en gros ses produits auprès de revendeurs – boutiques et sites internet marchands- en AJ, proposant notamment à ses clients des produits de la gamme « eGo » sur lesquels sont apposées les marques D ou CONCEPT AROME.

La société BIO CONCEPT fabrique et commercialise des e-liquides sous le nom « CONCEPT AROME », et se prévaut d’une réputation acquise en fabriquant des e-liquides utilisant uniquement des produits à base végétale.

Le 19 mars 2014, les services des douanes du Blanc-Mesnil ont retenu un lot de 24 cartons contenant des cigarettes électroniques revêtus de la marque EGO dans la boutique de la société AJ EXOTIQUE, dans le cadre d’une demande d’intervention fondée sur la marque EGO dont AC AD est titulaire.

Exposant avoir découvert dans ce contexte que la centrale d’achat SPF proposait à la vente des articles revêtus du signe « eGO » et estimant que la marque française « EGO » n°3824409 déposée le 15 avril 2011 portait atteinte à leurs droits, la société AI et ses dirigeants ont par courrier du 16 avril 2014 mis en demeure la même société SPF ainsi que ses adhérents PIPIERE DE PARIS, E, X, Y, Z, A, B et C,de cesser tout acte de commercialisation des produits litigieux et de communiquer les coordonnées de leur fournisseur désigné comme s’agissant de la société BIO-CONCEPT, les sociétés Z, A et B indiquant pour leur part n’avoir jamais commandé de produits de la marque EGO ni par conséquent avoir distribué celle-ci à leurs clients.

Ils ont ensuite sollicité et obtenu des différentes juridictions territorialement compétentes l’autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, lesquelles ont simultanément été réalisées le 18 septembre 2014 au sein des sociétés PIPIERE DE PARIS, E, Y, D, BIO CONCEPT et X.

Considérant que les procès-verbaux établis confirmaient les actes de contrefaçon de leur marque et révélaient par ailleurs des agissements constitutifs de concurrence déloyale à leur préjudice, la société AI, I J et K L ont par acte d’huissier en date des 15, 16 et 17 octobre 2014 fait assigner les sociétés PIPIERE FRANÇAISE, PIPIERE DE PARIS SAS, E SAS, X SAS, Y SA, Z SAS, A SAS, B SAS, C SAS, D et BIO CONCEPT aux fins d’obtenir sur ces deux fondements différentes mesures réparatrices et indemnitaires.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, la société AI, I J et K L présentent les demandes suivantes:

— Vu les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile ;

— Vu l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle ;

— Vu le décret n°2010-1369 du 12.11.2010 tel que modifié par les décrets n°2011-338 du 29.03.2011 et n°2011-1878 du 14.12.2011 ;

— Vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle ;

— Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ;

— Vu les dispositions du règlement CE n°1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 (concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que des mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ;

— Vu les dispositions des articles 700 et 699 du code de procédure civile ;

— Vu l’article 1154 du code civil ;

— Vu l’article 515 du code de procédure civile ;

— Vu les pièces versées aux débats et les faits de l’espèce ;

DECLARER la société AI AJ, K L et I J recevables et bien-fondés, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de leurs prétentions ;

EN CONSEQUENCE :

VALIDER les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein des sociétés PIPIERE DE PARIS, E, Y, D, BIO-CONCEPT et X le 18 septembre 2014 ;

DIRE ET AK les procès-verbaux de saisie-contrefaçon subséquents valables ;

DIRE ET AK valable la marque verbale française « EGO DESIGN » n°3737171 déposée le 7 mai 2010 en classes 11, 14, 20 et 34 par la société AI AJ, K L et I J ;

DIRE ET AK que les marques verbales françaises « EGO » n°3824409 déposée le 15.04.2011, « VEGO » n°3824410 déposée le 15.04.2011 et « BIO EGO » n° 4049477 déposée le 24.11.2013 par AC AB contrefont la marque « EGO DESIGN » des demandeurs par reproduction, à tout le moins par imitation de signe et/ou de produits avec risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne, en ce qu’elles visent les produits suivants relevant de la classe 34 : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs » et les « cigarettes électroniques » en sus pour la marque “BIO EGO”;

ORDONNER l’annulation des marques « EGO », « VEGO » et « BIO EGO » précitées déposées par AC AB ;

AL la transcription de ces nullités sur les registres de l’INPI ;

CONDAMNER AC AB à justement indemniser le préjudice causé aux demandeurs par le dépôt de l’une et / ou l’autre de ses marques en versant 3.000 euros à chacun d’eux ;

AK que la représentation et l’usage des marques « eGo » et « Bio-eGo » sur de nombreux supports publicitaires au titre desquels des catalogues, autocollants, posters et présentoirs appliqués à des articles pour fumeurs constituent des actes de contrefaçon de la marque « EGO DESIGN » des demandeurs ;

AK que la représentation et l’usage des marques « eGo » et « Bio-eGo » sur des articles pour fumeurs et accessoires, leurs emballages et notices d’utilisation constituent des actes de contrefaçon de la marque « EGO DESIGN » des demandeurs ;

AK que les sociétés SPF, Y, PIPIERE DE PARIS, E, X, B, C, Z, A, D, BIO CONCEPT ainsi que AC AB ont chacun participé aux actes de contrefaçon reprochés ;

AK que les sociétés SPF, Y, PIPIERE DE PARIS, E, X, B, C, Z, A, D, BIO CONCEPT ainsi que AC AB ont commis des actes de concurrence déloyale/parasitaires au préjudice des demandeurs ;

ORDONNER la cessation immédiate des actes de contrefaçon et / ou de concurrence déloyale commis au préjudice des demandeurs, sous astreinte de 10.000 euros / jour de retard / défendeurs contrevenant, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

AL la publication du jugement à intervenir dans 10 revues, magazines ou journaux, au choix des demandeurs, aux frais exclusifs, solidaires et avancés des sociétés SPF, Y, PIPIERE DE PARIS, E, X, B, C, Z, A, D, BIO CONCEPT et de AC AB, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, la TVA restant en sus à la charge des défendeurs ;

DEFINIR le texte autorisé à être publié, résumant les faits et rappelant l’ensemble des condamnations entreprises à l’encontre de l’un et/ou de l’autre des défendeurs ;

ORDONNER à chacune des sociétés SPF, Y, PIPIERE DE PARIS, E, X, B, C, Z, A, D et BIO CONCEPT de communiquer une attestation émanant d’un expert-comptable ou commissaire aux comptes, certifiée conforme, intégrale et sincère, relative aux:

— quantités produits/conditionnements/publicités/catalogues/présentoirs-fabriquées, commandées, achetées, revendues, reçues et livrées ;

— prix d’achat, de revente desdits produits et de la marge bénéficiaire réalisée au titre de la commercialisation desdits produits ;

— dates de première/dernière fabrication, commande, achat, réception, revente et livraison desdits produits ;

— la cessation ou non des actes reprochés pour l’intégralité desdits produits et, en cas de cessation effective, de la date de cette cessation ;

sous astreinte de 500 euros / jour de retard pour chaque défenderesse, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SPF, Y, PIPIERE DE PARIS, E, X, B, C, Z, A, D, BIO CONCEPT et AC AB à justement indemniser le préjudice causé aux demandeurs en leur versant les sommes provisionnelles suivantes :

A titre principal,

—  6.800.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon pour les produits, conditionnements, emballages et notices d’utilisation des produits, reproduisant ou imitant la marque « EGO DESIGN » des demandeurs,

—  150.000 euros de dommages et intérêts (50.000 euros x 3 demandeurs) au titre des actes distincts de contrefaçon pour les documents publicitaires reproduisant ou imitant la marque « EGO DESIGN » des demandeurs ;

Ou, à titre subsidiaire,

—  6.950.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale/parasitaires commis au préjudice des demandeurs ;

En tout état de cause,

—  150.000 euros de dommages et intérêts (50.000 euros x 3 demandeurs) en réparation du préjudice moral causé aux demandeurs;

CONDAMNER solidairement les sociétés SPF, Y, PIPIERE DE PARIS, E, X, B, C, Z, A, D, BIO CONCEPT et AC AB au remboursement de l’intégralité des frais et honoraires avancés au titre des opérations de saisie-contrefaçon du 18.09.2014 ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SPF, Y, PIPIERE DE PARIS, E, X, B, C, Z, A, D, BIO CONCEPT et AC AB à la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;

ASSORTIR l’ensemble des condamnations à intervenir à l’encontre des défendeurs de l’intérêt légal avec anatocisme à compter du 16.04.2014, date de la mise en demeure qui leur a été adressée ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des demandeurs.

Les sociétés coopérative PIPIERE FRANCAISE, PIPIERE DE PARIS SAS, Y SA, E SAS et X SAS présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2017, les demandes suivantes :

Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1626 du code civil,

Vu l’assignation et les pièces annexées,

Vu les conclusions signifiées par AC AD et autres le 15 juillet 2015,

RECEVOIR les concluantes en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET AK les procès-verbaux de saisies contrefaçon du 18 septembre 2014 réalisées au sein des sociétés X, D et BIO concept nuls et de nul effet et en tout état de cause inopposables aux sociétés SPF, SPP, E, Y et X ;

DIRE ET AK à titre principal, que la marque EGO DESIGN n°3737171 est nulle en classe 34 pour défaut de caractère distinctif ;

DIRE ET AK, à toutes fins, que la société AI, K L et I J sont déchus de leurs droits sur la marque EGO DESIGN n°3737171 s’agissant des produits de classe 34 pour cause de dégénérescence ;

ORDONNER la communication de la décision à intervenir à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ;

DIRE ET AK, en tout état de cause, qu’aucun acte de contrefaçon de marque n’est caractérisé à l’encontre des sociétés SPF, SPP, E, Y et X ;

En conséquence,

DIRE ET AK la société AI, K L et I J irrecevables, à tout le moins mal fondés en leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

DEBOUTER la société AI, K L et I J de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A toutes fins,

PRONONCER la déchéance partielle de la marque EGO DESIGN n°3737171 pour défaut d’usage sérieux pour les produits de classe 34 et ce, à compter du 7 mai 2015 ;

ORDONNER la communication de la décision à intervenir à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER in solidum les sociétés D et BIO CONCEPT à garantir les sociétés SPP, SPF, E, X et Y des sommes en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à leur charge à quelque titre que ce soit ;

CONDAMNER in solidum la société AI, K L et I J à verser aux sociétés défenderesses la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Les sociétés H SAS, A SAS, C SAS et B SAS présentent aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2017 les demandes suivantes :

Vu les dispositions de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil,

CONSTATER que les demandeurs n’apportent aucune justification de faits susceptibles de constituer des actes de contrefaçon à la charge des sociétés concluantes, ni même de concurrence déloyale,

En conséquence,

DEBOUTER la société AI, I J et K L de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés concluantes,

RECEVANT ces dernières en leur demande reconventionnelle et la déclarant fondée,

CONDAMNER in solidum la société AI, I J et K L au paiement d’une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité au versement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AG AH pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante,

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, par impossible, le tribunal venait à considérer que les sociétés concluantes peuvent se voir déclarer responsables d’actes de contrefaçon,

CONDAMNER les sociétés BIO CONCEPT et PIPIERE DE AJ à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être laissées à leur charge, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens.

Les sociétés D SARL, BIO CONCEPT SARL et AC AD présentent aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2017 les demandes suivantes :

Vu les articles L. 711-4, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-5, L. 714-6, a) du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du code civil,

DIRE ET AK AC AD, la société D et la société BIO CONCEPT recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,

PRONONCER la nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon établis le 18 septembre 2014 au sein des sièges sociaux des sociétés D et BIO CONCEPT,

DIRE ET AK que la marque française « EGO DESIGN » n° 3737171 est la désignation usuelle dans le langage courant d’un modèle de cigarettes électroniques et batterie de cigarettes électroniques,

DIRE ET AK que la société AI AJ, I J et K L n’ont subi aucun préjudice du fait du dépôt des marques françaises « EGO » n° 3824409, « BIO EGO » n° 4049477 et « VEGO » n° 3824410,

DIRE ET AK que la société AI AJ, I J et K L n’ont subi aucun préjudice du fait de l’exploitation du terme « EGO » ou eGo » par AC AD, par la société D et par la société BIO CONCEPT (qui doit être mise hors de cause),

En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE la société BIO CONCEPT qui n’a jamais commercialisé de produits dénommé EGO,

DIRE ET AK la société AI AJ, I J et K L mal fondés en toutes leurs demandes,

DEBOUTER la société AI AJ, I J et K L de toutes leurs demandes,

ANNULER la marque française « EGO DESIGN » n° 3737171 pour dégénérescence pour les produits « Articles pour fumeurs, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs » en classe 34,

DIRE ET AK que le dépôt de la marque française « EGO » n° 3824409 n’est pas constitutif d’acte de contrefaçon,

DIRE ET AK que le dépôt de la marque française « BIO EGO » n° 4049477 n’est pas constitutif d’acte de contrefaçon,

DIRE ET AK que le dépôt de la marque française « VEGO » n° 3824410 n’est pas constitutif d’acte de contrefaçon,

DIRE ET AK que AC AD, la société AI AJ et la société BIO CONCEPT n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de la marque « EGO DESIGN »

A titre subsidiaire,

EVALUER le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque à la somme de 1 euro,

EVALUER le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 1 euro,

A toutes fins,

PRONONCER la déchéance, à compter du 18 juin 2015, de la marque EGO DESIGN n°3737171, laquelle a été publiée au BOPI le 18 juin 2010, pour défaut d’usage sérieux pour l’ensemble des produits relevant des classes 11, 14, 34 et 20 , à savoir :

« Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; articles pour fumeurs ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs. »

En toute hypothèse,

ORDONNER la communication de la décision à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques,

AL AC AD, la société D et la société BIO CONCEPT à faire procéder, seul ou à plusieurs, si besoin est, à la signification de la décision à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques,

PRONONCER l’exécution provisoire,

CONDAMNER la société AI AJ, I J et K L à payer solidairement à AC AD, la société D et la société BIO CONCEPT la somme de 10.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société AI AJ, I J et K L solidairement aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2017 et l’affaire a été plaidée le 6 novembre 2017.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS :

Il est indiqué à titre liminaire que les contestations portant sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon qui ne sont pas des actes de procédure mais des modes de preuve, constituent des moyens de défense opposés aux demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale qui en tant que tels, doivent être examinés au stade de l’appréciation de la matérialité et de l’étendue des agissements invoqués.

1-Demande de mise hors de cause de la société BIO CONCEPT:

Les sociétés D et BIO CONCEPT exposent que les demandeurs tout en invoquant le chiffre d’affaires réalisé par la seconde de 1.502.580,45 euros en 2014, n’indiquent pas s’il correspond à tous les produits commercialisés ou seulement à ceux dont les références contiennent le terme « EGO ». Elles font valoir que cette omission s’explique précisément par le fait qu’aucun article référencé EGO n’a été vendu par la société BIO CONCEPT, ainsi qu’il ressort des factures versées aux débats par les demanderesses et d’un constat d’huissier établi le 29 septembre 2014, en concluant que la masse prétendument contrefaisante ne peut être appréciée sur la base d’autres éléments que ceux relevés lors des opérations de saisie-contrefaçon dont la validité est par ailleurs contestée.

La société AI AJ, I J et K L ne font aucune observation sur cette demande.

Sur ce,

Ainsi qu’il a été exposé plus haut les sociétés SPF, C, E et SPP ont à la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée le 16 avril 2014, indiqué dans les mêmes termes qu’il appartenait aux demanderesses de « se rapprocher de la société BIO CONCEPT » susceptible, selon elles, de communiquer les informations sollicitées (pièces JMM 21-1, 21-3, 21-4 et 21-5).

Il est par ailleurs admis par la société BIO CONCEPT elle-même que sa mise hors de cause est susceptible d’être prononcée sur la base des éléments autres « que ceux constatés lors des opérations de saisie-contrefaçon » dont la validité est discutée.

Il ne peut dans ces conditions être fait droit à sa demande de mise hors de cause.

2-Demandes relatives à la marque verbale française et aux droits sur la marque « EGO DESIGN » n°3737171 (défaut d’usage sérieux, absence de caractère distinctif, dégénérescence du signe):

2-1-Demande de déchéance pour défaut d’usage sérieux:

Les sociétés SPF, SPP, Y, E et X soutiennent que les demandeurs doivent être déchus de leurs droits sur la marque « EGO DESIGN » concernant les produits de la classe 34 pour défaut d’usage sérieux qu’une simple recherche sur internet suffit selon elles à révéler, en ce que tous les résultats relatifs au signe litigieux portent sur l’offre à la vente de mobilier et que la consultation du site www.topkoo.fr montre qu’il ne propose pas d’articles de la classe 34 à l’exception de 16 produits pour fumeurs de cigares présentés sous la rubrique « EGO DESIGN » sans qu’il soit possible de constater si la marque y est apposée.

La même demande est présentée par les sociétés D et BIO CONCEPT pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement de la marque ECO DESIGN et relevant des classes 11, 14, 20 et 34, faisant valoir que les demanderesses ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer l’usage de leur marque mais se bornent à affirmer, au support des pièces versées aux débats par les défendeurs, qu’elles utilisent la marque EGO en relation avec des produits pour fumeurs de cigares en n’apportant elles-même aucun élément justificatif d’exploitation alors que la charge de cette preuve leur incombe. Elles ajoutent que la société AI AJ et ses dirigeants ne peuvent sérieusement prétendre exploiter la marque litigieuse autrement que de façon ponctuelle et sporadique par l’intermédiaire de la société AJ EXOTIQUE qui aurait acquis des articles revêtus du signe EGO auprès de la société RD BIJOUX en ayant préalablement obtenu l’accord des demanderesses sur l’usage de leur marque, ce alors qu’aucune de ces sociétés n’a pour activité la commercialisation de produits de la classe 34 et qu’aucune facture de redevances n’est communiquée.

La société AI et ses dirigeants opposent à ces arguments que les défenderesses reconnaissent elles-mêmes que la marque « EGO DESIGN » est exploitée pour des produits relevant de la classe 34, que l’apposition de la marque sur les produits n’est pas une condition de son usage sérieux dès lors qu’elle est exploitée conformément à sa fonction et dans la relation avec la clientèle, que le caractère sérieux de l’usage ne dépend pas d’éléments quantitatifs, que l’utilisation peut également être le fait d’un tiers, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société AJ EXOTIQUE a commercialisé des cigarettes électroniques revêtues de la marque « EGO » acquises auprès de la société RD BIJOUX qui bénéficiait d’un accord des demandeurs pour utiliser leur marque. Ils ajoutent que si les usages de la marque EGO DESIGN ne devaient pas être considérés comme sérieux, ils pourraient se prévaloir d’un juste motif en ce que la retenue douanière du 19 mars 2014 a interrompu leur début d’exploitation, compromis toute recherche de partenaires commerciaux et entravé l’essor de la marque alors que parallèlement, le marché a été investi par les défendeurs avec des cigarettes commercialisées sous le signe contrefaisant « EGO ».

Sur ce,

En application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».

Selon la jurisprudence communautaire à la lumière de laquelle les conditions requises par ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, LENO MERKEN BV/HAGELKRUIS BEHEER BV, C-149/11, point 29).

L’usage de la marque doit être constaté pour les produits et services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs témoignant d’une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, LUNA INTERNATIONAL Ltd/OHMI ASTERISINDUSTRIALAND COMMERCIAL COMPANY SA, T-454/11, point 29).

En application de l’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle une marque est réputée enregistrée pour l’application des articles L.712-4 et L.714-5 du même code est « pour les marques françaises, celle du bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié ».

Les conditions de la déchéance doivent être satisfaites au jour de la demande et la charge de la preuve de l’usage sérieux de la marque pour chacun des produits qu’elle désigne doit être rapportée par le titulaire des droits.

La société AI, K L et I J fondant leur action en contrefaçon uniquement sur la protection conférée par leur marque pour les produits de la classe 34, la demande présentée par les sociétés D et BIO CONCEPT tendant à voir prononcer la déchéance pour les autres classes visées à l’enregistrement est irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’en réalité, le seul usage du signe « EGO DESIGN » pour désigner des produits de la classe 34 est celui ayant donné lieu à la retenue douanière du 19 mars 2014 lors de laquelle ont été découverts au siège de la société AJ EXOTIQUE des cigarettes électroniques avec chargeurs revêtus du signe « EGO » (le terme étant ainsi transcrit dans le procès-verbal des services des douanes qui n’est accompagné d’aucune photographie des articles en cause).

A aucun moment il n’est fait mention dans ce document du terme « EGO DESIGN », étant observé que les demanderesses ne se prévalent pas d’un usage sérieux du signe sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

Les titulaires de la marque ne communiquent aucun autre élément et à supposer même qu’ils soient fondés à reprendre à leur compte les pièces adverses, il ressort de celles-ci (pièces AL5) que le signe « EGO DESIGN » n’apparaît sur le site www.topko.fr que sous la forme d’un menu proposant de cocher l’une des marques énumérées, ce qui permet d’accéder en additionnant les rubriques concernées à un total de 16 produits de la classe 34 se résumant à deux catégories à savoir, des coupe-cigares et caves à cigare en bois ou sous forme de tubes de voyage.

Ces circonstances ne permettent pas de constater l’existence d’un usage sérieux de la marque invoquée.

Et l’existence d’un juste motif allégué par les parties demanderesses ne peut pas plus être retenu, en ce qu’elles ne produisent aucun acte préparatoire d’exploitation établissant l’existence d’une stratégie de développement sous le signe « EGO DESIGN », ou de projets commerciaux dans lesquels s’inscrivaient les actes de commercialisation objets de la retenue douanière précitée.

La société AI, K L et I J doivent en conséquence être déclarés déchus de leurs droits sur la marque EGO DESIGN en ce qu’elle vise les produits de la classe 34 à savoir « articles pour fumeurs ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs » et ce à compter du 18 juin 2015, soit à l’expiration du délai de 5 ans suivant la publication de la marque au BOPI intervenue le 18 juin 2010 (pièce JMM3).

Les actes de contrefaçon reprochés se situant au cours de l’année 2014, il y a lieu d’examiner les motifs susceptibles d’affecter la validité de la marque sur une période antérieure à la prise d’effet de la déchéance prononcée en application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.

2-2-demande de nullité pour défaut de caractère distinctif:

Les sociétés SPF, SPP, Y, E et X font valoir que le terme EGO -élément dominant dans la marque opposée- est le nom d’un modèle de cigarette électronique caractérisé par une batterie particulière commercialisée en 2009 et dont les sociétés chinoise Joytech et danoise Janty revendiquent chacune la paternité, qui a connu un important succès dès 2010 pour être ensuite constamment amélioré. Elles en concluent qu’à compter de cette période, le terme « EGO » était la désignation nécessaire d’un modèle spécifique de cigarette électronique de sorte qu’à la date du dépôt soit le 7 mai 2010, elle était inapte à distinguer ces produits. Elle ajoute que le conseil des demanderesses a lui-même reconnu cet état de fait dans un courrier du 21 mars 2014 en admettant qu’ « il apparait que le terme EGO est un terme générique pour désigner toutes les batteries pour cigarettes électroniques », et que les pièces versées aux débats établissent de façon incontestable qu’à la date de l’enregistrement du signe « EGO DESIGN » le terme « EGO » était connu et employé par les professionnels et les consommateurs français pour désigner des cigarettes électroniques et pas seulement l’un de leurs composants, en l’occurrence le pas de vis présent sur certains modèles de batterie.

La société AI, K L et I J opposent à ces arguments que dès lors qu’une marque ne constitue pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service qu’elle désigne au jour de son dépôt elle revêt un caractère distinctif, qu’une marque peut être évocatrice sans être jugée descriptive et qu’aucune des pièces adverses ne permet de démontrer que la marque n’était pas distinctive à la date de son enregistrement et enfin qu’à supposer que le terme ego ait pu déjà le 7 mai 2010 désigner de manière usuelle « un pas de vis de type 510 » présent sur certains modèles de batteries de cigarettes électroniques, une telle appellation n’était pas exclusive de la désignation de ce produit dans son ensemble.

Sur ce,

L’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

Et en application de l’article L714-3 « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L711-3 ».

Un signe peut constituer une marque s’il revêt un caractère distinctif à l’égard des produits ou services visés dans l’enregistrement qu’il a vocation à désigner, cette distinctivité s’appréciant à la date du dépôt et par référence au public pertinent constitué des consommateurs auxquels les dits produits ou services sont destinés.

La nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif est invoquée par référence à l’exploitation effective du signe indépendamment des produits visés à son enregistrement, qui comme le font observer les demanderesses ne mentionnent pas les cigarettes électroniques en tant que telles mais les « articles pour fumeurs » ou « cigarettes ». De fait, ce produit a été ajouté dans la 10^e édition de la classification de Nice à une date postérieure à celle du dépôt litigieux (pièce JMM 80).

Par ailleurs à supposer même qu’il puisse en être déduit que le terme EGO DESIGN serait descriptif pour l’ensemble des « cigarettes » et « articles pour fumeurs » par référence au type de cigarette en cause à savoir, une cigarette électronique équipée d’un pas de vis de batterie spécifique permettant d’y adapter de multiples accessoires, les pièces versées aux débats sur l’utilisation de cette expression à la date de l’enregistrement de la marque invoquée permettent de relever que:

— l’article «brumair» relatif à la société Joyetech indique que l’ «e-cigarette eGo » a été inventée « en toute fin 2009 » ce qui permet difficilement de concevoir que le terme serait moins de 6 mois plus tard perçu par le public pertinent comme désignant une catégorie de ce produit. Il ressort par ailleurs des pièces versées (notamment un article de Wikipedia, pièce VB 1) que le terme « e » signifie « électronique » et est transcrit comme tel dans ce document qui mentionne « le succès de l’eGo » ce qui n’implique pas forcément son assimilation au mot « EGO » qui peut en outre être prononcé différemment; il en est de même pour l’extrait des archives du huffigtonpost.fr daté du 17 février 2010, évoquant une « ecigarette identique au eGo de chez janty »

— l’extrait du site www.ma-cigarette.fr fait référence à un article paru dans un blog en 2013.

Ces éléments ajoutés aux observations qui précèdent n’établissent donc pas que le terme « EGO DESIGN » était à la date du dépôt de la marque la désignation nécessaire, générique ou usuelle d’un ou de plusieurs produits visés à son enregistrement, ni qu’il pouvait servir à en désigner une caractéristique.

La demande de nullité pour défaut de caractère distinctif présentée sur le fondement de l’article L.711-12 du code de la propriété intellectuelle ne peut en conséquence pas être accueillie.

2-3-demande de déchéance pour dégénérescence:

Les sociétés SPF, SPP, Y, E, X, D et BIO CONCEPT soutiennent que les défenderesses encourent la déchéance des droits sur la marque « EGO DESIGN » devant être appréciée au regard de son seul élément distinctif « EGO » qui est incontestablement devenu la désignation usuelle d’une catégorie de cigarettes électronique équipée d’une batterie et d’un format particulier de connecteur et des accessoires qui l’accompagnent. Elles font valoir que l’usage du terme « EGO » s’est répandu dans les milieux professionnels intéressés et que les titulaires de la marque n’ont pas tenté de mettre un terme à cette dégénérescence, en ne s’opposant pas aux dépôts postérieurs contenant le mot « EGO » en classe 34 et en n’engageant aucune action en contrefaçon.

Les sociétés D et BIO CONCEPT ajoutent que la dégénérescence d’une marque s’apprécie au jour où elle est invoquée et qu’étant communément utilisée dans le langage courant pour désigner des batteries de cigarettes électroniques, le terme « EGO » est devenu générique et insusceptible d’assurer la fonction d’une marque pour ce type de produit et tous produits complémentaires ou similaires. Considérant que les cigarettes électroniques relevant de la catégorie plus générale des articles pour fumeurs elles sont complémentaires et dès lors similaires à l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement de la marque EGO DESIGN, à savoir les «articles pour fumeurs, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs » elles en concluent que la déchéance de la marque EGO DESIGN doit être étendue à l’ensemble des dits produits. Elles estiment enfin que la déchéance doit être prononcée à compter du 2 octobre 2013 soit le jour où le terme EGO a été utilisé comme terme générique dans les guides spécialisés sur les cigarettes électroniques ou à tout le moins, le 12 mars 2014 correspondant à la date de publication de l’ouvrage « Le guide pratique de la cigarette électronique » qui a inscrit dans son dictionnaire une définition générique du terme EGO.

La société AI, K L et I J contestent la pertinence ou la valeur probante des pièces versées aux débats en vue d’établir la dégénérescence du signe « EGO » ou « EGO DESIGN », estimant selon les documents concernés qu’ils ne visent pas le public français, qu’ils ont été diffusés à une date trop récente pour démontrer le caractère usuel du terme au moment des faits reprochés ou encore, que la source des extraits des textes produits ou leur date n’est pas identifiable avec certitude. Les demanderesses ajoutent que les marques déposées par des tiers et contenant le terme « EGO » visant la classe 34 ont pour nombre d’entre elles été publiées postérieurement ou à une date contemporaine des faits dénoncés. Enfin elles soutiennent que la déchéance pour ce motif ne devrait en tout état de cause prendre effet qu’à compter de la date du jugement la prononçant.

Sur ce,

En application de l’article L.714-16 du code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait :

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

(…) »

Dans le silence du texte français sur ce point et par référence à la position adoptée par le Règlement (CE) 207/2009 devenu (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne, disposant à l’article 61-ancien article 55- que « la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie », rien n’interdit de faire remonter dans le temps les effets de la déchéance sous réserve que soit démontré l’aboutissement du processus de dégénérescence du signe.

Les conditions de la déchéance des droits sur la marque pour le motif précité doivent être appréciées par référence à chaque produit visé à son enregistrement.

Or si l’abondante documentation versée aux débats par les sociétés D et BIO CONCEPT et évoquant la « gamme EGO-ED » de EDSYLVER (pièce VB 5-3) « l’Ego rechargeable », les cigarettes rechargeables « EGO-T ou EGO-C » de CIGALIFE, « l’EGO de CILEX » (pièce VB 4-2) montre que dès 2013 et de façon plus évidente en 2014 (notamment la publication à l’occasion du 1^er salon de la cigarette électronique en mai 2014, évoquant « les eGo » comme « le modèle de référence des vapoteurs expérimentés », « le guide pratique de la cigarette électronique » définissant le terme « eGo » comme renvoyant à « un type de batterie courant, avec un pas de vis de type 510, qui équipe la plupart des packs de démarrage » -pièces VB 2-1 et 4-1), elle n’établit pas pour autant que le signe « EGO DESIGN » soit devenu inapte à identifier l’origine commerciale de « cigarettes » ou « articles pour fumeurs » même si par leur généralité ces catégories incluent nécessairement le produit dont il est ici précisément question.

La demande tendant à voir la société AI, K L et I J déchus de leurs droits sur la marque « EGO DESIGN » en application de l’article L.714-16 précité doit en conséquence être rejetée.

3-Contrefaçon de la marque « EGO DESIGN »

3-1-validité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein des sociétés PIPIERE DE PARIS, E, Y, D, BIO-CONCEPT et X le 18 septembre 2014:

saisie-contrefaçon opérée au siège de la société X :

La nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé au siège social de la société X est invoquée au motif que cet acte précise uniquement et en en-tête le jour des opérations soit « LE JEUDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE » sans faire aucunement mention de l’heure de la signification de l’ordonnance, ce qui rend impossible la détermination du délai laissé au saisi pour prendre connaissance de la mission.

Les défenderesses répondent que la loi n’impose pas à l’huissier instrumentaire de porter l’heure sur son procès-verbal de signification d’une ordonnance pas plus qu’elle ne prévoit la nullité des actes ne précisant pas l’heure de signification, et qu’il est expressément mentionné que cette formalité est intervenue avant le début des opérations. Elle ajoute qu’aux termes d’une attestation établie le 8 janvier 2016, l’huissier certifie avoir personnellement lu l’ordonnance, expliqué ses modalités d’exécution et avoir laissé au représentant de la société X la possibilité de contacter son avocat.

Sur ce,

En application de l’article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond. L’irrégularité invoquée tenant aux conditions de la notification au saisi de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon, elle constitue un vice de forme répondant aux conditions de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Au cas d’espèce, l’absence de toute mention permettant de déterminer le temps laissé à la partie saisie pour prendre connaissance des termes de l’ordonnance ne peut être palliée par une déclaration postérieure de l’huissier instrumentaire effectuée plus d’un an après les opérations en cause, et contenant des précisions relatives à leur déroulement qui ne font l’objet d’aucune mention dans l’acte se bornant à un inventaire des documents appréhendés.

Le tribunal ne se trouve donc pas en mesure d’apprécier si ce délai était raisonnable et adapté au contexte de la mission, ce qui est nécessairement constitutif d’un grief (pièces JMM 24, 31 et 77).

Il y a lieu en conséquence d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 18 septembre 2014 au siège de la société X.

saisie-contrefaçon opérée au siège des sociétés D et BIO CONCEPT :

Les sociétés SPF, SPP, Y, E, X, D et BIO CONCEPT font valoir que les mentions portées sur les procès-verbaux de signification de l’ordonnance et ceux relatifs à l’exécution des actes de saisie-contrefaçon réalisés aux sièges sociaux des sociétés D et BIO CONCEPT empêchent de déterminer si le saisi a disposé d’un délai raisonnable entre la signification de la requête et l’accomplissement des opérations en ce que si une heure de signification de l’ordonnance est bien indiquée, le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne une heure présentée comme celle du début des opérations mais qui correspond selon toute vraisemblance à leur clôture.

Elles soutiennent en outre s’agissant des actes accomplis au siège de la société BIO-CONCEPT, que l’huissier a dépassé le cadre de sa mission puisque l’ordonnance rendue le 31 juillet 2014 ne l’autorisait pas expressément à poursuivre ses opérations et saisir réellement des documents comptables en l’absence de découverte des produits argués de contrefaçon.

Les demanderesses répondent qu’il n’existe aucune incohérence entre les mentions critiquées dès lors que l’heure présentée comme celle de début des opérations de saisie-contrefaçon est sans doute possible celle à laquelle elles se sont en réalité achevées, comme l’indique expressément chaque acte. Elles produisent également une correspondance de l’huissier du 4 janvier 2016, aux termes de laquelle celui-ci précise que les représentants légaux des sociétés en cause « ont eu toute latitude pour prendre conseil lors des opérations » (pièce JMM 78).

Sur le périmètre de la mission de l’huissier, elles font valoir que les société BIO CONCEPT et D ont reconnu avoir utilisé la marque « EGO » sur leurs boîtes et cigarettes avant de la remplacer par celle de « CONCEPT ARÔME » et que l’article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit depuis le 11 mars 2014 la possibilité de saisir les documents comptables même en l’absence des produits prétendument contrefaisants.

Sur ce,

Le procès-verbal de signification de l’ordonnance autorisant la mesure de saisie-contrefaçon au siège de la société D mentionne que cette formalité a été accomplie « le jeudi 18 septembre 2014 à 10 heures 05 minutes » l’huissier précisant qu’il lit à haute voix au représentant de la partie saisie les termes de l’ordonnance. Il est indiqué en dernière page du procès-verbal que les opérations ont été clôturées à 17 heures 15 minutes, heure qui est également portée en tête de l’acte comme s’il s’agissait de celle à laquelle débute la mesure. Il en est exactement de même pour la société BIO CONCEPT, la signification étant faite à 15 heures 23 et les opérations étant clôturées à 19 heures.

Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la mention en fin de procès-verbal établit sans ambiguïté que les opérations ont non pas commencé mais se sont terminées à 17h15. Il en résulte cependant que l’heure de début de la mesure n’est pas indiquée, ce qui n’offre aucune possibilité de vérifier l’existence d’un délai raisonnable entre la signification de l’acte et le début des opérations qui ne peut, en l’absence d’autre précision, se déduire du seul fait que l’acte a été lu à haute voix par l’huissier.

S’agissant ensuite de la seule société BIO CONCEPT, il est relevé que l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon ne comporte aucune précision sur ce point alors que l’article L.716-7 prévoit dans sa version en vigueur à compter du 11 mars 2014 que:

« l’ordonnance peut AL la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers » ce dont il se déduit contrairement à ce que soutiennent les demanderesses qu’à défaut d’une telle précision, l’huissier ne dispose pas de cette faculté.

En conséquence et dès lors qu’il est indiqué au procès-verbal (point 2B page 4) qu’à l’issue de ses vérifications l’huissier n’a « pas pu identifier de documents ou pièces laissant apparaître la dénomination EGO » il ne pouvait poursuivre ses opérations sans excéder les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance.

Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés au siège des sociétés D et BIO CONCEPT doivent en conséquence être annulés.

3-2-contrefaçon du fait du dépôt et de l’exploitation des marques verbales françaises « EGO » n°3824409 déposée le 15.04.2011, « VEGO » n°3824410 déposée le 15.04.2011 et « BIO EGO » n° 4049477 déposée le 24.11.2013:

validité des marques secondes « EGO » VEGO » et « BIO-EGO »

La société AI et ses dirigeants font valoir que la marque « EGO » n°3824409 déposée le 15 avril 2011 en classe 34 «est strictement identique » ou « à tout le moins imite manifestement » la marque antérieure « EGO DESIGN » en reprenant le vocable essentiel « EGO » qui en est le signe distinctif et dominant, peu important que l’exploitation soit réalisée sous la forme « eGo » qui n’est pas celle du dépôt.

Sur la marque « VEGO », n°3824410, ils font valoir que la seule adjonction de la lettre « V » a phonétiquement et d’un point de vue rythmique une incidence mineure, alors qu’intellectuellement les deux signes sont dépourvus de signification par référence aux produits identiques qu’elles désignent.

Enfin s’agissant de la marque « BIO-EGO » n°4049477, ils estiment que le mot « BIO » est purement descriptif de sorte que la comparaison doit s’opérer entre les deux signes « EGO » pour apprécier le risque de confusion, qui est assuré en ce que le consommateur d’attention moyenne sera trompé en imaginant logiquement que les articles pour fumeurs marqués « BIO-EGO » et « EGO DESIGN » ont une origine commune.

Ils sollicitent en conséquence l’annulation des trois marques précitées et la sanction des actes de contrefaçon résultant de leur exploitation par les défenderesses.

Les sociétés D et BIO CONCEPT opposent à la demande de nullité de la marque « VEGO » n°3824410 qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes « VEGO » et « EGO DESIGN » qui ne présentent pas la même sonorité du fait de la présence de la lettre « V » en attaque et dont la perception intellectuelle est différente. Elles ne formulent aucune observation sur les demandes visant les marques « EGO » et « BIO-EGO ».

Sur ce,

Les signes en conflit n’étant pas identiques, la contrefaçon doit être appréciée par référence à l’article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle disposant que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.

Il y a lieu pour apprécier la contrefaçon de rechercher si compte-tenu des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Les produits respectivement visés au dépôt des marques en cause sont identiques ou similaires comme s’agissant dans tous les cas d’articles pour fumeurs, ce qui n’est pas discuté.

L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

*comparaison des signes « EGO DESIGN » et « EGO » :

Le mot « design » renvoyant directement à l’apparence esthétique d’un produit, il sera perçu intellectuellement comme l’accessoire du premier terme « EGO » qui sera en priorité reconnu et mémorisé par le consommateur.

D’un point de vue visuel et phonétique, les signes sont sensiblement différents même si les deux syllabes d’attaque sont les mêmes, du fait de leur rythme -quatre syllabes pour la marque première contre deux pour la marque seconde- et de la longueur de l’expression constituée respectivement de neuf et trois lettres. Cependant compte-tenu de l’élément dominant de l’ensemble verbal « EGO DESIGN » qui est indéniablement « EGO », le dépôt du signe « EGO » à titre de marque porte atteinte aux droits attachés à l’enregistrement antérieur de la marque « EGO DESIGN » pour les produits de la classe 34, en ce que le public pertinent -qui est au cas d’espèce la clientèle utilisatrice d’articles pour fumeurs ou s’y intéressant- est porté à croire qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque première s’appliquant à une autre gamme de produits, qui se verront attribuer une origine commune.

Le risque de confusion allégué est ainsi démontré de sorte que la marque « EGO » n°3824409 déposée le 15.04.2011 doit être annulée, en ce qu’elle vise des produits de la classe 34.

*comparaison des signes « EGO DESIGN » et « BIO-EGO »:

Dans l’expression « BIO-EGO », le terme « BIO » se comprend comme un attribut du premier qui selon le public pertinent considéré que les parties s’abstiennent d’ailleurs de définir, sera perçu soit comme la traduction du « moi » soit comme la référence à un type de cigarette électronique désignée par la catégorie de pas de vis de batterie dont elle est équipée, caractérisé par son interopérabilité. Le fumeur consommateur de produits de la classe 34 pouvant ne pas être familier de l’univers de la cigarette électronique et a fortiori de ses composants et accessoires, il ne fera pas forcément cette association. Quoi qu’il en soit dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, l’ensemble « BIO-EGO » sera interprété comme une version « naturelle » ou « écologique » d’articles qui seraient auparavant distribués sous le vocable « EGO», ce en raison du caractère dominant du terme « EGO ». Cette association n’esten revanche pas démontrée par référence à l’expression « EGO DESIGN » qui nonobstant le caractère descriptif de la seconde partie du signe, ne peut pour les besoins de la comparaison être considérée comme l’équivalent du mot « EGO ».

La contrefaçon de la marque « EGO DESIGN » par le dépôt du signe « BIO-EGO » n’est donc pas démontrée.

*comparaison des signes « EGO DESIGN » et « VEGO »:

Les deux signes sont phonétiquement différents en ce que l’un a quatre syllabes et le second seulement deux. Ils se distinguent également d’un point de vue visuel, le terme « VEGO » étant en un seul mot sans espace entre les lettres le composant. Enfin conceptuellement, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune association dans l’esprit du public pertinent qui percevra le mot « VEGO » comme parfaitement arbitraire par référence aux produits qu’il désigne.

Le dépôt de la marque « VEGO » n°3824410 déposée le 15.04.2011 ne porte donc pas atteinte aux droits conférés par la marque antérieure « EGO DESIGN » et la demande de nullité du titre ainsi que les prétentions subséquentes présentées de ce chef doivent être rejetées.

3-3 -Autres actes de contrefaçon allégués tenant à l’exploitation du signe « EGO »:

Les parties demanderesses font valoir qu’outre les dépôts mentionnés plus haut, le signe « EGO » a été représenté sur de nombreux supports publicitaires -catalogues promotionnels, présentoirs- sous une forme qui contrairement à ce qui est soutenu par les parties adverses, ne peut être perçue comme une simple référence sans atteinte à la fonction essentielle de la marque et ce d’autant moins qu’il est accompagné de la mention « ® » avec une police et une calligraphie particulière.

Elles ajoutent que le terme « EGO » a également été apposé sur des produits et leurs accessoires-cigarettes, chargeurs, clearomiseurs, emballages et notices d’utilisation.

Les sociétés SPF, SPP, Y, E et X répondent qu’il n’est pas porté atteinte à la fonction de la marque en ce que le signe « EGO » ne permet pas de rattacher les produits qui en sont revêtus à une origine déterminée mais est perçue comme une gamme de cigarettes électroniques commune à un grand nombre de sociétés, voire comme une référence, et que le risque de confusion est inexistant puisque le terme est généralement associé aux marques « D » ou « CONCEPT ARÔME » ou encore au mot « collection ».

Les sociétés D et BIO CONCEPT ne font pas d’observations s’agissant des actes d’exploitation du signe « EGO », limitant leurs observations à la réalité du préjudice allégué.

Sur ce,

Il est rappelé à titre liminaire que s’agissant des preuves issues des opérations de saisie-contrefaçon, les éléments se rapportant aux documents et objets saisis dans les locaux des sociétés X, D et BIO CONCEPT ou ceux qui auraient été communiqués postérieurement à la demande de l’huissier ne peuvent être pris en considération.

Le dossier des demanderesses contient en outre certains documents non numérotés, qui au regard du principe du contradictoire doivent être écartés des débats dès lors que même si ils sont revêtus du tampon de l’huissier, le tribunal n’a pas la possibilité d’apprécier si ils ont été régulièrement communiqués (ainsi à titre d’exemple, le dossier contient différentes pièces de forme accessoires aux constats établis, une facture de la société E à l’huissier de justice en date du 19 septembre 2014 correspondant aux objets saisis réellement, sans numéro et non mentionnée au bordereau, une affiche, un autocollant « collection eGo disponible ici »).

Il est renvoyé aux développements qui précèdent s’agissant de la comparaison des termes « EGO » et « EGO DESIGN », étant rappelé qu’en présence de deux marques enregistrées, les conditions effectives d’exploitation des signes en conflit n’ont pas à être prises en considération.

En l’espèce, les produits présentés sur le catalogue « collection eGo conceptarôme » édité par la société Y, découvert au siège de la société SPP (pièce JMM 44) montrent que le signe « eGo » est présent sur une série de modèles de cigarettes électroniques commercialisées sous les références « smart », « E-smart », « Edod », « Cobra », « Diamant », « Large » « Géante » et sans association avec une quelconque autre mention verbale ou élément figuratif, de sorte qu’il ne peut être pertinemment soutenu que le consommateur devrait le percevoir comme désignant une gamme ou une catégorie. Les matériels associés -clearomiseurs, batteries, recharges- sont également revêtus du signe « eGo » suivi immédiatement du ® que le public pertinent interprétera immédiatement comme signifiant « registered » .

Certains modèles de cigarettes électroniques précitées « smart » marquées « eGo » sont également représentées sur le catalogue PIPLO-SPF trouvé au siège de la société E (pièce JMM 36)

Les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au siège de la société E (pièce JMM 27) ont permis de constater la présence de cigarettes, emballages sous blister transparent et présentoirs marqués « eGo » que la défenderesse n’a pas contesté commercialiser. La liste des articles en cause figure en pages 7 et 8 du constat et les photographies correspondantes sont annexées.

Ont également été appréhendées des factures émises par la société BIO CONCEPT (232.006, 20 euros le 21 janvier 2014), et Y (datées d’avril et juin 2014 pour 5.264 euros, 13.762,32 euros, 384 euros, 1.093,20 euros) que la société E a désigné comme ses principaux fournisseurs. Les listings informatiques montrent que ces produits sont destinés à des professionnels débitants de tabac.

Au siège de la société Y, l’huissier instrumentaire a opéré un inventaire des produits présents sur place et marqués « EGO » et s’est vu remettre les factures d’achat de ces articles (sans qu’il soit possible d’obtenir un listing de vente par catégorie d’objets incriminés) :

— pour un montant de 338.309, 20 euros en mars 2014 par la société D;

— pour 15.620,00 euros par la société BIO CONCEPT.

Ces factures sont annexées au procès-verbal de constat (pièce JMM 28).

Enfin lors des opérations menées au sein de la société SPP, a été notée la présence de différents produits revêtus du signe « eGo » -eGo Smart, eGo Original, eGo F, eGo G, eGo Cobra- présent sur la cigarette elle-même, son emballage, la batterie et le réservoir. Ont également été découverts des coffrets marqués « eGo » qui sont des déclinaisons du même produit vendu avec ses accessoires. L’huissier instrumentaire s’est également vu présenter des documents publicitaires -catalogue PIPLO de mai 2014 édité par la société SPF, catalogue EGO CONCEPTARÔME, deux autocollants, un poster- et les recherches effectuées ont révélé que les fournisseurs de la société SPP pour les dits produits étaient les sociétés BIOCONCEPT, E et Y (pièce 2 annexée au constat-fiches fournisseurs).

Les données informatiques vérifiées -liste contrôle des achats, pièce 3 annexée au constat- ne sont accompagnées d’aucune facture de fournisseurs mais font mention de:

-20.895 euros en commande validée auprès de la société Y le 3 avril 2014;

-2.675 euros en commande validée auprès de la société Y le 16 juin 2014;

-7.647,20 euros, 2.884 euros, 1.431 euros et 800 euros en commande validée auprès de la société Y le 26 juin 2014;

-149 euros, 311 euros et 325 euros en commande validée auprès de la société E les 24 juillet et 18 septembre 2014;

-502 euros en commande validée auprès de la société Y le 18 septembre 2014;

—  2.602 euros, 28.895 euros, 4.950 euros et 22.000 euros en commande validée auprès de la société BIO CONCEPT les 29 août, 2 et 18 septembre 2014.

Ces actes de commercialisation de produits marqués « EGO » par les sociétés D, BIO CONCEPT, SPP, Y et E sont constitutifs d’ actes de contrefaçon de la marque EGO DESIGN. Il est également établi par la diffusion du catalogue édité par la société SPF que celle-ci offre à la vente des produits de marque « EGO » -proposés en page 8 de cette documentation commerciale (pièce JMM 36 déjà citée).

Aucune pièce n’est en revanche produite permettant d’imputer les mêmes actes de contrefaçon aux sociétés X, C, H, A et B.

4-Actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués:

La société AI et ses dirigeants invoquent des actes de concurrence déloyale aux motifs d’une part, que AC AD connaissait l’existence de la marque antérieure « EGO DESIGN » qu’il a délibérément choisi d’ignorer alors que des boites à cigares étaient déjà commercialisés sous ce signe, et d’autre part, qu’il a déposé une demande d’intervention douanière permettant la retenue d’articles portant atteinte aux droits conférés par l’enregistrement des marques « EGO » et « VEGO » à compter du 21 novembre 2012 afin de se constituer indument un monopole d’exploitation du signe.

Ils ajoutent que les marchandises appréhendées le 19 mars 2014 dans ce contexte ont été retenues pendant une durée de 13 jours et que la société RD BIJOUX, qui était sur le point de signer un contrat de licence sur la marque « EGO DESIGN » en vue de commercialiser des cigarettes électroniques et e-liquide, a finalement refusé de régulariser un tel partenariat après la retenue des marchandises fournies à sa cliente la société AJ EXOTIQUE.

Les sociétés défenderesses répondent qu’aucun fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon n’est identifié à raison des exploitations du signe « EGO », et qu’aucune faute ne peut en outre résulter ni du dépôt des marques litigieuses, ni d’une demande d’intervention douanière fondée sur des titres régulièrement enregistrés. Elles ajoutent que le prétendu projet de partenariat avec une société ayant essentiellement pour objet la vente de bijoux n’est pas démontré.

Sur ce,

La concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil résulte de pratiques fautives en ce qu’elles excèdent celles admises au nom de la liberté du commerce, constitutives d’un risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent de façon à en retirer un avantage injustifié.

Si cette action est engagée en même temps que des demandes sont présentées au titre de la contrefaçon, elle doit s’appuyer sur des faits distincts de ceux invoqués de ce chef.

Le dépôt de la marque « EGO » -seule retenue comme génératrice d’un risque de confusion avec le signe « EGO DESIGN »- ayant été présenté comme un acte de contrefaçon fondant la demande de nullité du titre, qui aurait tout autant pu être sollicitée au visa de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ces agissements qui ne constituent pas des faits distincts ne peuvent être également retenus comme engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de la concurrence déloyale.

Le dépôt d’une demande d’intervention douanière étant par ailleurs une faculté offerte au titulaire d’une marque enregistrée qui peut entraîner la retenue de toute marchandise soupçonnée de porter atteinte à ses droits, il n’est susceptible de constituer une faute que s’il est utilisé de façon manifestement abusive ou détournée de sa finalité, ce qui au cas d’espèce ne ressort d’aucune circonstance particulière établie par les pièces versées aux débats.

Les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale doivent en conséquence être rejetées.

5-Demandes indemnitaires et mesures de réparation:

Les demanderesses sollicitent la condamnation de AC AD au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dépôts litigieux, ce qui au regard des observations qui précèdent ne peut concerner que la marque « EGO ».

Elles estiment en outre -s’il est fait référence aux seuls procès-verbaux exploitables- que:

— les opérations de saisie-contrefaçon menées au siège de la société PIPIERE DE PARIS (SPP) ont permis d’évaluer les quantités de produits litigieux achetées représentant une marge bénéficiaire de 53.407,02 euros HT;

— les quantités acquises par la société E auprès des sociétés Y et BIO CONCEPT lui ont permis de dégager une marge moyenne de l’ordre de 414.464,55 euros HT;

— la marge bénéficiaire réalisée par la société Y peut être estimée à 260.730,44 euros HT sur la base des éléments recueillis, étant observé que certaines références relevées au titre des stocks ne figuraient sur aucune des factures présentées à l’huissier de sorte que ce montant peut atteindre 2.133.426,38 euros HT.

Elles invoquent enfin un préjudice moral qu’elles évaluent chacune à la somme de 50.000 euros.

Les sociétés SPF, SPP, Y, E et X répondent que les demandes indemnitaires présentées sont exorbitantes et injustifiées en présence d’un titre qui n’était pas exploité, qu’à la suite des mises en demeure adressées la marque EGO a été remplacée par le signe « CONCEPT ARÔME » même si les références des produits sont demeurées inchangées, que les demandes au titre des bénéfices réalisés sur la vente de matériels publicitaires conduit à une double réparation du préjudice et enfin qu’il doit être tenu compte du fait que la présente action a été engagée après plus de trois années d’exploitation de la marque litigieuse.

Les sociétés D et BIO CONCEPT font valoir que:

— selon les informations comptables saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon auprès de la société SPP le 18 septembre 2014 cette dernière n’a acheté aucun produit à la société D qui ne figurait pas dans la liste de ses fournisseurs ;

— parmi les factures saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société E aucune n’a été émise par la société D;

— au siège de la société Y l’huissier instrumentaire n’a pas pu constater la vente par la société D de produits revêtus des mentions « EGO » ou « eGo »;

— la quantité de produits litigieux a été évaluée en prenant en compte «toutes références confondues » dont certaines sont sans lien avec le signe « EGO ».

— s’agissant de la société BIO CONCEPT il est prétendu qu’elle aurait réalisé un chiffre d’affaires de 1.502.580,45 euros HT en 2014 sans préciser s’il concerne les références « EGO » ou tous produits, alors que précisément les articles qu’elle commercialise ne reproduisent nulle part les mentions « EGO » ou « eGo ».

Sur ce,

L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et enfin les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. A titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte peut également être allouée. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

AC AD étant le déposant et seul titulaire de la marque « EGO », la contrefaçon résultant de l’enregistrement de ce signe pour désigner des produits de la classe 34 lui est imputable et justifie qu’il soit à ce titre condamné à verser aux demanderesses ensemble la somme de 1.000 euros.

Aucune preuve d’exploitation sérieuse ni même de projets de développement de la marque « EGO DESIGN » fondant l’ensemble des prétentions de la société AI et de ses dirigeants n’ayant été rapportée, ces derniers ne peuvent prétendre voir apprécier le préjudice économique causé par les actes de contrefaçon relevés sur la base du chiffre d’affaires ou des bénéfices réalisés du fait de la commercialisation des produits litigieux ni voir ordonner la production de pièces destinées à parfaire cette évaluation. Par ailleurs la documentation publicitaire évoquée plus haut qui représente les articles marqués « eGo » étant le support des actes d’exploitation reprochés, elle n’a pas lieu d’être prise en compte en tant qu’ « actes distincts de contrefaçon » comme le réclament les demandeurs dans le calcul des dommages et intérêts alloués. Enfin, il n’est pas mentionné à quel titre K L et I J sollicitent aux côtés de la société AI mais en leur nom propre, la réparation des conséquences économiques négatives générées par les atteintes portées au titre prétendument exploité pour des produits de la classe 34.

Au regard de l’ensemble de ces observations l’évaluation du préjudice subi par la société AI du fait des actes de contrefaçon doit donc s’opérer d’une part en tenant compte des perspectives d’exploitation du signe dans la dernière année du délai au terme duquel la déchéance était encourue, lesquelles étaient nécessairement limitées non pas du fait de l’occupation du marché des articles pour fumeurs par les défendeurs, mais du positionnement des demandeurs qui ne s’étaient pas ou très marginalement orientés vers ce secteur d’activité, et d’autre part du volume des achats et ventes ressortant des opérations de saisie-contrefaçon telles qu’elles sont résumées ci-dessus, ce qui justifie de mettre à la charge des défenderesses dont la participation aux agissements litigieux a été démontrée les sommes suivantes qui devront être réglées à la société AI à titre de dommages et intérêts :

20.000 euros à la charge de la société BIO CONCEPT;

20.000 euros à la charge de la société E;

30.000 euros à la charge de la société D;

30.000 euros à la charge de la société Y;

10.000 euros à la charge de la société SPP;

1.000 euros à la charge de la société SPF dont la contribution avérée aux actes de contrefaçon se limite à la diffusion d’un catalogue représentant une partie des produits marqués « eGo ».

Les actes de commercialisation reprochés à chacune des sociétés en cause étant identifiés et susceptibles d’être appréciés isolément, il n’est pas justifié que ces condamnations soient prononcées in solidum.

Les intérêts dus au titre des sommes précitées produiront intérêt à compter du 1^er décembre 2018 en application de l’article 1343-2 du code civil aux termes duquel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Enfin compte-tenu de la déchéance des droits des demanderesses sur la marque « EGO DESIGN » pour les produits de la classe 34 à compter du 18 juin 2015, il n’y a lieu de faire droit ni aux demandes d’interdiction sous astreinte de la poursuite des actes litigieux, ni aux demandes de publication.

Les sommes réclamées au titre d’un prétendu préjudice moral -évalué de façon identique qu’il s’agisse de la société ou de ses dirigeants personnes physiques- n’étant justifiées par aucune circonstance particulière autres que les contraintes inhérentes à toute procédure judiciaire, les demandes de ce chef doivent être rejetées.

Les demandes relatives au remboursement « de l’intégralité des frais et honoraires avancés au titre des opérations de saisie-contrefaçon du 18 septembre 2014 » n’étant pas quantifiées ni détaillées et en toute hypothèse se rapportant pour partie à des procès-verbaux dont la nullité est constatée, elles seront rejetées.

6-Demandes de garantie:

Compte tenu de ce qui précède ces demandes ne concernent que les sociétés SPP, SPF, Y et E, lesquelles exposent qu’elles ont acquis les produits litigieux auprès des sociétés D et BIO CONCEPT -dont le gérant est le titulaire de la marque objet du présent litige- sans informations ni réserves, de sorte que celles-ci sont tenues de les garantir de l’éviction éventuelle sur le fondement de l’article 1626 du code civil.

Les sociétés D et BIO-CONCEPT ne font pas d’observations sur cette demande.

Sur ce,

En application de l’article 1626 du code civil « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

Les défenderesses ayant acquis les produits marqués « eGo » commercialisés par les sociétés D et BIO-CONCEPT sans être avisés de ce que ce signe pouvait porter atteinte aux droits conférés par l’enregistrement de la marque « EGO DESIGN », leur demande tendant à être garanties des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à leur encontre est fondée. Au regard des informations relevées dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon montrant qu’elles ont chacune livré une partie des articles revêtus du signe contrefaisant, les sociétés D et BIO CONCEPT seront condamnées in solidum à relever les sociétés SPP, SPF, Y et E des dommages et intérêts dont elles doivent s’acquitter en réparation du préjudice subi par la société AI.

7-Procédure abusive :

Les sociétés H, A, C et B soutiennent que la procédure engagée à leur encontre était abusive et vexatoire, et sollicitent à ce titre une somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts.

Le caractère abusif d’une action judiciaire ne pouvant se déduire d’une seule insuffisance de preuves ne permettant pas à celle-ci de prospérer, les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

Chacune des parties succombant partiellement et voyant certaines de ses demandes accueillies, elle supportera la charge de ses propres dépens et il n’est pas justifié de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’exception de celles présentées par les sociétés H, A, C et B auxquelles les demanderesses seront condamnées de ce chef à verser une somme de 4.000 euros, outre la charge des dépens qu’elles ont exposé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’étant justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société BIO CONCEPT;

PRONONCE la déchéance des droits de la société AI, K L et I J sur la marque « EGO DESIGN » n°3737171 en ce qu’elle vise les produits de la classe 34 à savoir « articles pour fumeurs ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs » et ce à compter du 18 juin 2015 ;

DIT que le présent jugement une fois celui-ci devenu définitif sera inscrit au Registre National des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;

REJETTE la demande de nullité de la marque « EGO DESIGN » n°3737171 pour défaut de caractère distinctif ;

REJETTE la demande de déchéance des droits sur la marque « EGO DESIGN » n°3737171 sur le fondement de l’article L.714-16 a) du code de la propriété intellectuelle ;

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 septembre 2014 au siège de la société X ;

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 septembre 2014 au siège de la société D ;

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 septembre 2014 au siège de la société BIO CONCEPT ;

REJETTE les demandes de nullité des marques des marques verbales françaises « VEGO » n°3824410 déposée le 15.04.2011 et « BIO EGO » n° 4049477 déposée le 24.11.2013 ;

DIT que le dépôt par AC AD de la marque « EGO » n°3824409 pour désigner des produits en classe 39 constitue une contrefaçon de la marque « EGO DESIGN » n°3737171 au préjudice de la société AI AJ, de I J et de K L ;

PRONONCE la nullité de la marque « EGO » n°3824409 en ce qu’elle vise en classe 34 des produits de « tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs »;

DIT qu’en commercialisant des articles pour fumeurs revêtus du signe « eGo » et en diffusant une documentation publicitaire représentant tout ou partie des dits produits, les sociétés D, BIO CONCEPT, SOCIETE PIPIERE DE PARIS, Y, E et SOCIETE PIPIERE FRANCAISE ont commis des actes de contrefaçon de la marque « EGO DESIGN » n°3737171 au préjudice de la société AI ;

CONDAMNE les dites sociétés à verser respectivement à la société AI AJ, en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, les sommes suivantes :

20.000 euros à la charge de la société BIO CONCEPT ;

20.000 euros à la charge de la société E ;

30.000 euros à la charge de la société D ;

30.000 euros à la charge de la société Y ;

10.000 euros à la charge de la société SOCIETE PIPIERE DE PARIS ;

1.000 euros à la charge de la société SOCIETE PIPIERE FRANCAISE;

DEBOUTE K L et I J de leurs demandes réparatrices au titre des actes d’exploitation de la marque « EGO »;

CONDAMNE AC AD à verser à la société AI, K L et I J ensemble, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon en raison du dépôt de la marque « EGO » n°3824409 ;

DIT que les intérêts dus au titre des sommes précitées produiront intérêt à compter du 1^er décembre 2018 en application de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE les demandes de la société AI, K L et I J au titre du préjudice moral ;

REJETTE les demandes de remboursement «de l’intégralité des frais et honoraires avancés au titre des opérations de saisie-contrefaçon du 18 septembre 2014» ;

REJETTE les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale ;

REJETTE les demandes tendant à la cessation immédiate des actes de contrefaçon sous astreinte ;

REJETTE les demandes de publication ;

CONDAMNE in solidum les sociétés D et BIO CONCEPT à garantir les sociétés SOCIETE PIPIERE DE PARIS, SOCIETE PIPIERE DE AJ, Y et E des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la commercialisation des produits revêtus du signe « eGo » ;

DEBOUTE les sociétés D, BIO CONCEPT, SOCIETE PIPIERE DE PARIS, SOCIETE PIPIERE DE AJ, Y et E de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société AI AJ, K L et I J de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les sociétés D, BIO CONCEPT , SOCIETE PIPIERE DE PARIS, SOCIETE PIPIERE DE AJ, Y, E, AI AJ, K L et I J supporteront la charge de leurs propres dépens ;

CONDAMNE les sociétés AI AJ, K L et I J à verser aux sociétés Z, A, C et B ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés AI AJ, K L et I J à supporter la charge des dépens exposés par les sociétés H, A, C et B qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2018

Le Greffier Le Président

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le: