TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 21/15167
No Portalis 352J-W-B7F-CVWY7

No MINUTE :

Assignation du :
29 juillet 2021

JUGEMENT
rendu le 13 avril 2023
DEMANDERESSE

Société ENERGY BEVERAGES LLC
[Adresse 1]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)

représentée par M^e Géraldine ARBANT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] (MOLDAVIE)

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 30 mars 2023.
Le délibéré a été prorogé au 13 avril 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société Energy Beverages LLC. est une société de droit américain, initialement dénommée Legacy Energy Brands LLC., filiale de la société Monster Beverage Corporation.

2. En l’an 2000, la société Coca-Cola a souhaité créer et développer une nouvelle marque de boissons énergisantes sous la marque « BURN ». En 2015, la société Monster Beverage Corporation a acquis la propriété du portefeuille de la marque « BURN » et l’a transférée à sa filiale, la société Energy Beverages LLC.

3. Ce portefeuille comprend notamment :

— La marque verbale de l’Union européenne « BURN » déposée le 31 octobre 2003, renouvelée et enregistrée sous le no3501244 en classe 32 pour désigner notamment les « boissons non alcooliques, notamment boissons sans alcool, boissons énergétiques et boissons pour sportifs » ;

— La marque verbale de l’Union européenne « BURN » déposée le 5 octobre 2016 et enregistrée sous le no15894661 en classe 5 pour désigner notamment les « suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, vitamines et minéraux, compléments alimentaires, diététiques et nutritionnels ».

4. M. [C] [U] est, quant à lui, titulaire de la marque verbale internationale désignant la France « BURN » déposée le 29 décembre 2017 et enregistrée sous le no1398120 en classe 34 pour désigner notamment le « tabac » et les « articles pour fumeurs, allumettes ».

5. La société Energy Beverages LLC. précise que M. [U] avait également déposé une demande de marque semi-figurative internationale « BURN », enregistrée sous le no1351639, pour désigner, en classe 34, les produits: « cigarettes, filtres à cigarettes, cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu’à usage médical, papier à cigarettes, tabac » qui ne désignait pas la France mais reprenait l’image de la flamme associée aux marques « BURN » appartenant à la société.

6. N’ayant pu s’opposer à l’enregistrement de la marque internationale désignant la France à temps, la société Energy Beverages LLC. a adressé, vainement, plusieurs courriers de mise en demeure à M. [U] et à Mme [T], sa mandataire.

7. Par un acte d’huissier de justice du 10 décembre 2019, la société Energy Beverages LLC. a fait assigner M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir l’annulation de la partie française de la marque internationale.

8. Aux termes de son assignation, la société Energy Beverages LLC. demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 711-2, L. 711-4, L. 714-3, L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 9§2 c) et 17.1 du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, des dispositions du code de procédure civile en ses articles 699 et 700, de :

— prononcer la nullité totale de la partie française de la marque internationale « BURN » enregistrée sous le no1398120 en ce que:
 – cette marque est dépourvue de caractère distinctif pour désigner l’ensemble des produits suivants désignés en classe 34, à savoir « tabac, articles pour fumeurs, allumettes », en application des articles L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle;
 – elle porte atteinte aux marques de renommée « BURN » no3501244 et no15984661 dont elle est titulaire en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9§2 c) du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque européenne ;
- ordonner le transfert de la décision à intervenir pour transcription sur le registre national des marques de l’INPI et auprès de l’OMPI sur présentation d’une copie exécutoire du jugement ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de M^e Géraldine Arbant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

9. Par un jugement rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action en nullité.

10. La société Energy Beverages LLC. a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2022. L’assignation a été délivrée à M. [U], l’autorité étrangère ayant exécuté la demande le 23 décembre 2021. La société Energy Beverages LLC. a reçu avec le retour de signification une demande « d’assistance juridique » transmise au service d’entraide civile internationale du Ministère de la justice le 11 février 2022.

11. Bien que régulièrement assigné par la remise de l’assignation auprès de son avocat, M^e Vasile Lungu, M. [C] [U] n’a pas constitué avocat.

12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 16 janvier 2023.

13. Dûment autorisée à l’audience par le tribunal, la société Energy Beverages LLC. a, par une note en délibéré adressée par voie électronique le 23 janvier 2023, justifié avoir adressé au Ministère de la justice, en France, le retour de signification de l’assignation à M. [U] comportant « assistance juridique » en date du 11 février 2022, ainsi que la réponse du Ministère de la justice, à cette même date, indiquant qu’il ne s’agit que d’un retour des autorités moldaves attestant de la remise de l’acte à son destinataire directement à l’autorité judiciaire compétente en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 à laquelle la République de Moldavie a adhéré. Il n’est pas fait référence, dans ces échanges, à l’application d’une convention conclue entre la France et la Moldavie concernant l’assistance judiciaire, étant rappelé que la République de Moldavie n’a pas adhéré à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice qui prévoit, en son chapitre Ier, les modalités d’application de l’assistance judiciaire pour les ressortissants des Etats contractants.

MOTIFS

14. En application de l’article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."

Sur la nullité de la marque verbale internationale « BURN » désignant la France enregistrée sous le no1398120

Moyens des parties :

15. Au soutien de sa demande de nullité de la partie française de la marque internationale « BURN » no 1 398 120 dont M. [U] est titulaire, la société Energy Beverages LLC. invoque le défaut de caractère distinctif de la marque, moyen de nullité absolue, ainsi qu’une atteinte à la renommée de ses marques de l’Union Européenne, moyen de nullité relative.

16. Invoquant en premier lieu les dispositions de l’article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, la société Energy Beverages LLC. souligne que le terme « BURN » est compris du public français comme signifiant « brûler » ou « mettre le feu », si bien que ce signe verbal utilisé pour désigner des produits du tabac ou des allumettes est descriptif, ce qui justifie le prononcé de sa nullité. Elle souligne que l’enregistrement a d’ailleurs été refusé dans plusieurs pays pour ce motif.

17. La société Energy Beverages LLC. ajoute sur le fondement de l’article L. 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle, qu’elle est titulaire d’une marque de renommée, tant et si bien que sa seule évocation par le signe litigieux suffit à justifier le prononcé de la nullité. Elle se prévaut, pour établir la renommée de ses marques, des investissements majeurs qu’elle a réalisés depuis l’an 2000, en particulier à destination d’un public âgé de 18 à 34 ans, de sa présence dans des évènements sportifs (F1, JO2014, snowboard, skateurs) et culturels (DJ, festivals de musique) dans le monde, de la visibilité de ses marques par la publicité, de sa présence sur les réseaux sociaux et internet et de la politique de merchandising et de produits dérivés. Elle ajoute que le volume des ventes qu’elle réalise, en particulier en Union Européenne et qui ne fait qu’augmenter, étaye sa renommée. Elle conclut qu’en utilisant un signe identique à sa marque de renommée, M. [U] en tire indûment profit, en se plaçant dans son sillage, ce qui lui occasionne un préjudice, les consommateurs étant amenés à rattacher la marque « BURN » aux produits qu’elle vend.

18. Appréciation du tribunal

19. Il résulte des dispositions de l’article 4§1 de l’Arrangement de Madrid signé le 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques, modifié le 28 septembre 1979, qu’à partir de son enregistrement au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés est la même que si elle y avait été directement déposée. Ainsi, tout enregistrement international produit, dans chaque pays désigné, les effets d’une marque nationale.

20. La marque internationale désignant la France dont M. [U] est titulaire a été déposée le 29 décembre 2017 en classe 34. Le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître de la demande de nullité formée à titre principal, le dépôt de la marque litigieuse étant antérieur à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance no2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits et de services.

21. La validité de cette marque doit par ailleurs s’apprécier au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt. Aux termes de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi no92-597 applicable au présent litige, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. »

22. Il importe, à titre liminaire, de rappeler que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, en vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.

23. En application de cette disposition, un opérateur économique ne justifie d’un intérêt légitime à demander l’annulation d’une marque que lorsque, étant détenteur d’un droit sur un signe identique ou similaire à cette marque, sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe pour les besoins de son activité économique ou lorsque, poursuivi en contrefaçon d’une marque, il agit en annulation de celle-ci (Com. 7 décembre 2022 – no 20-21.102).

24. Au cas d’espèce, la société Energy Beverages LLC. est bien titulaire de deux marques identiques et antérieures à celle dont la nullité est demandée. Si les parties ne sont pas directement concurrentes, puisqu’elles n’exercent pas leurs activités dans un même secteur, la société Energy Beverages LLC. invoque toutefois une atteinte à ses droits antérieurs en vertu de la renommée de son signe, si bien qu’il y a lieu, à ce stade, de retenir qu’elle a intérêt à agir en nullité.

25. S’agissant de l’atteinte alléguée à la renommée de la marque, l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1991 applicable au présent litige, dispose que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment:
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle […]"

26. L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no2008-1301 du 11 décembre 2008 applicable au présent litige, dispose que "la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée."

27. Il est toutefois admis, sur le fondement combiné de ces deux textes, qu’une marque portant atteinte à une marque de renommée peut être annulée (Cass. com., 7 juin 2016, no 14-16.885).

28. Par ailleurs, l’article 4§3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, précise qu’ « Une marque est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle si elle est identique ou analogue à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

29. De même, l’article 9§2 c) du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque européenne dispose que "Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: […]
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. […]"

30. S’agissant de la définition de la marque de renommée, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre Yplon SA, a dit pour droit que " […] pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu’elle soit connue d’une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l’un des pays le composant."

31. Une marque est ainsi considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budgetpublicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international/ Tirolmilchregistrierte genossenschaft, C-301/07, point 25, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI-[Localité 5] International T 131/12, point 33).

32. Il appartient à celui qui invoque la renommée de sa marque, de la démontrer, au jour du dépôt du signe postérieur (Cass. Com., 8 février 2017, no14-28.232), c’est à dire, en l’espèce, en 2017.

33. L’atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la CJUE, suppose ensuite « que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu’il ne les confond pas, et que l’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion ». (Com., 7 juin 2016, pourvoi no 14-16.885)

34. La protection ne suppose donc la démonstration d’un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et non celui d’un risque de confusion. Ce lien résulte d’un « certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, [?] alors même qu’il ne les confond pas » (CJCE, 10 juill. 2003, aff. C-408/01, Adidas). Le lien est donc établi si « la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [?] » (CJUE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel Corporation).

35. En l’espèce, la société Energy Beverages LLC justifie de la titularité des deux marques suivantes:
- La marque verbale de l’Union européenne « BURN » déposée le 31 octobre 2003, renouvelée et enregistrée sous le no3501244 en classe 32 pour désigner notamment les « boissons non alcooliques, notamment boissons sans alcool, boissons énergétiques et boissons pour sportifs »;
- La marque verbale de l’Union européenne « BURN » déposée le 5 octobre 2016 et enregistrée sous le no15894661 en classe 5 pour désigner notamment les « suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, vitamines et minéraux, compléments alimentaires, diététiques et nutritionnels ».
La marque litigieuse « BURN » a été déposée le 29 décembre 2017, date à laquelle doit être appréciée la renommée des marques dont est titulaire la société Energy Beverages LLC.

36. Pour ce faire, la société Energy Beverages LLC. produit aux débats un certain nombre d’éléments permettant d’étayer le succès commercial de sa marque auprès de son public cible, à savoir les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans.

37. Elle verse notamment aux débats une « déclaration de témoin » de M. [V] C. [D], président directeur général de la société Monster Beverage, dont la société Energy Beverage est une filiale, datée du 19 mars 2019, en pièce no13. Si cette attestation n’est pas régulière en la forme au sens de l’article 202 du code de procédure civile, les informations qu’elle contient sont, pour la plupart d’entre elles, étayées par d’autres pièces versées aux débats.

38. Il y est ainsi fait référence à la vente des produits, dont la part de marché augmente au fil des années. M. [D] déclare: "En 2017, ma Société a vendu environ 211 millions de canettes de boissons énergisantes BURN [dans le monde], ce qui s’est traduit par des ventes mondiales de plus de 66,9 millions de dollars américains, […] plus de 76 millions de canettes de boissons énergisantes BURN dans l’Union européenne, ce qui s’est traduit par un chiffre d’affaires de plus de 28 millions de dollars américains, […] et plus de 2,2 millions de canettes de boissons énergisantes BURN en France, pour un chiffre d’affaires supérieur à 587 000 dollars américains." Si ces données déclaratives ne sont pas corroborées par des documents comptables, la société Energiy Beverage LLC. produit aux débats en pièce no30 de nombreuses factures de commercialisation des boissons BURN dans l’Union Européenne (au Danemark, en Hongrie, en République Tchèque, en Espagne, en Pologne, en Estonie), pendant la période litigieuse, dont les données financières sont grisées. Parmi elles, figurent des factures de livraison en France (datées du 16 janvier 2016, du 12 mars 2016 , du 16 avril 2016, du 28 mai 2016 et du 13 août 2016, période précédant l’année 2017 et le dépôt de la marque litigieuse) portant sur 864.000 cannettes de boissons. La société Energy Beverage produit également des factures de commercialisation de produits dérivés, notamment pour des stickers, en France, en 2017.

39. La société Energy Beverage LLC. établit en outre, au moyen de photographies de rayons et points de vente notamment, que ses produits BURN sont largement proposés à la vente depuis les canaux de la grande distribution (super et hypermarchés) jusqu’aux épiceries et stations services de proximité.

40. M. [D] indique ensuite dans sa déclaration, à nouveau sans l’étayer par des pièces financières, que "D’octobre 2015 à septembre 2018, [s]a Société a dépensé environ 1,2 million de dollars américain en ventes et marketing en France". La société demanderesse démontre toutefois les démarches promotionnelles, que ce soit par des clips vidéos dont plusieurs sont produits et concernent les années 2000 ou par une présence sur les réseaux sociaux, la société justifiant à ce titre au moyen d’une capture d’écran de la page Facebook de BURN® (https://www.facebook.com/BurnEnergy/), créée en 2010, que le compte de la marque est actuellement suivi par plus de 2,9 millions d’abonnés.

41. Enfin, la société rapporte la preuve de son activité de sponsoring de festivals de musique internationaux et nationaux, d’événements sportifs (de Formule 1 entre 2012 et 2014, pour les jeux Olympiques de Sotchi en 2014, puis pour des compétitions de snowboard et de skateboard), d’athlètes, d’événements et compétitions de danse (hip-hop "Battle school, clubs de musique, DJs).

42. Au regard de l’ensemble de ce faisceau d’éléments, le tribunal estime que la société Energy Beverage LLC. démontre le succès commercial de ses marques, sa connaissance par une partie significative du public concerné dans une partie suffisante de l’Union Européenne. Leur renommée, à l’égard du public pertinent, est ainsi prouvée.

43. Or, la marque dont est titulaire M. [U] est identique, sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels, à celles dont la société Energy Beverage LLC. est titulaire. Le public cible, à savoir le jeune public 18-34 ans est également particulièrement concerné par le tabagisme et les produits du tabac, classe de produits dans laquelle la marque de M. [U] est enregistrée (classe 34). De ce fait, ce consommateur pertinent, raisonnablement attentif et avisé, pourra tout à fait faire un lien entre les deux marques « BURN ». M. [U] tire ainsi profit de la renommée et du pouvoir d’attraction de la marque de la société Energy Beverage, qui peut par ailleurs s’en trouver avilisée, le marché qu’elle investit, jeune et sportif, n’étant pas compatible avec les produits du tabac vantés par M. [U].

44. La société Energy Beverage est donc bien fondée à poursuivre la nullité de la marque BURN dont est titulaire M. [U].

45. Au surplus, la société Energy Beverage LLC. évoque le caractère descriptif pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, qui doit s’apprécier au jour de son dépôt et au regard de l’impression d’ensemble qu’elle procure.

46. L’article L. 711 -1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi no91-7 du 4 janvier 1991 applicable au présent litige, définit la marque de produits ou de services comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

47. Cet article doit être interprété à la lumière des dispositions de l’article 3 de la directive CE no 2008/95 du 22 octobre 1995 alors en vigueur, selon lesquelles "Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:
a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e)les signes constitués exclusivement:
i) par la forme imposée par la nature même du produit,
ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. […]"

48. L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi no91-7 du 4 janvier 1991 applicable au présent litige, ajoute que :
"Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage."

49. Or, en l’espèce, le mot « BURN » dont est exclusivement composée la marque déposée par M. [U] pour désigner le « tabac » et les « articles pour fumeurs, allumettes », est un verbe anglais qui se traduit par « brûler » en langue française. Il est facilement compris par une très grande partie du public français et décrit une caractéristique mise en avant des produits de la classe 34 dans laquelle la marque est enregistrée, qu’il s’agisse d’articles pour fumeur, qui nécessitent d’être brûlés pour remplir leur fonction, que des allumettes, dont l’extrêmité s’enflamme par friction.

50. En conséquence, il apparaît que le terme « BURN » est, en tout état de cause, descriptif pour désigner des produits du tabac, articles pour fumeurs ou allumettes.

51. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale détenue par M. [U] et enregistrée en classe 34.

Sur les demandes annexes

52. Succombant, M. [U] sera tenu aux dépens de l’instance dont distraction au profit de M^e Géraldine Arbant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

53. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Energy Beverages LLC. la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

54. Compte-tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de la partie française de la marque verbale internationale « BURN » désignant la France déposée le 29 décembre 2017 et enregistrée sous le no1398120 en classe 34 pour désigner notamment le « tabac » et les « articles pour fumeurs, allumettes » dont est titulaire M. [C] [U] ;

DIT que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI pour sa transcription sur le registre national des marques ainsi qu’à l’OMPI en vue de son inscription au Registre international des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE M. [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de M^e Géraldine Arbant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [U] à verser à la société Energy Beverages LLC la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 13 avril 2023

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE