Cour d'appel de Paris, 1re chambre, 13 novembre 1998

FAITS ET PROCEDURE La société OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION a déposé le 9 mai 1996 la demande d’enregistrement de la marque OXSOL pour désigner les produits suivants de la classe 1 : « Solvant organique préservant l’environnement utilisé dans la fabrication des encres, des enduits, des couches protectrices, des adhésifs, également utilisé dans le nettoyage à froid et pour tout usage industriel ». Le 14 août 1996, la société EXXON CORPORATION a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant ses droits antérieurs sur la marque verbale EXXSOL, renouvelée par déclaration du 2 septembre 1993 sous le n 1.249.691 pour désigner les produits suivants de la classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie… adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie… ». Le 23 septembre 1996, OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION a présenté des observations tendant à inviter EXXON CORPORATION à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’était pas encourue. Le 26 septembre 1996, le directeur de l’INPI a transmis ces observations à la société opposante, sans lui impartir de délai pour produire les pièces réclamées en se référant à la réponse qu’il a faite, le même jour, à OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION à laquelle il a indiqué que « la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition ayant été protégée en France avant le 28 décembre 1986, et par conséquent sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 aujourd’hui abrogée, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque, avant le 28 décembre 1996, conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 janvier 1996 ». Les deux parties ont présenté le 9 janvier 1997 une demande conjointe de suspension de procédure pour une période de trois mois, conformément à l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 10 avril 1997. OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION a réitéré le 7 avril 1997 sa demande tendant à voir inviter EXXON CORPORATION à produire des pièces propres à établir que la déchéance de la marque EXXSOL n’était pas encourue. Le 14 août 1997, le directeur de l’INPI indiquant qu’il n’était pas tenu d’impartir un délai à la société opposante pour produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d’exploitation n’était pas encourue, retenant que les produits en présence étaient identiques et que la dénomination OXSOL constituait l’imitation de la marque invoquée EXXSOL, a déclaré l’opposition recevable et bien fondée, et, en conséquence, a rejeté la demande d’enregistrement. OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION a formé le 13 novembre 1997 un recours contre décision. Par conclusions du 10 décembre 1997, elle a demandé à la Cour, à titre principal, de lui donner acte de l’introduction devant le Tribunal de grande instance de

Paris d’une action en déchéance des droits d’EXXON CORPORATION sur la marque EXXOSL, et par voie de conséquence de surseoir à statuer sur « l’appel interjeté » contre la décision du directeur de l’INPI. Subsidiairement, faisant grief à l’INPI d’avoir refusé d’impartir un délai à l’opposante pour produire des preuves d’exploitation, et contestant la comparaison des signes faites par l’Institut ainsi que l’existence d’un risque de confusion pour les professionnels ou spécialistes, consommateurs des produits de la classe 1, elle a conclu à la « réformation » des dispositions de la décision du 14 août 1997 ayant fait droit à l’opposition d’EXXON CORPORATION. Par conclusions du 23 septembre 1998, elle a en outre prié la Cour « d’accepter l’enregistrement de la marque OXSOL pour les produits sollicités à l’exclusion de tout usage industriel ». Le directeur de l’INPI, indiquant s’en remettre à l’appréciation de la Cour sur la demande de sursis à statuer, a déposé des observations tendant au rejet du recours. EXXON CORPORATION a conclu au débouté des demandes d’OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION et à la confirmation de la décision du directeur de l’INPI. EXXON CORPORATION et OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION réclament chacune qu’il soit fait application à leur profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l’audience le représentant de l’INPI a présenté des observations orales, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et le ministère l’a été en ses réquisitions.

DECISION Considérant qu’OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION prie la Cour d’ordonner un sursis à statuer, au motif qu’elle a intenté le 5 décembre 1997 une action en déchéance des droits d’EXXON CORPORATION sur la marque EXXSOL, devant le Tribunal de grande instance de Paris ; qu’EXXON s’oppose à cette demande faisant valoir notamment que l’action en déchéance aurait été engagée de mauvaise foi alors qu’elle exploiterait sa marque au vu et au su de tous ; Considérant qu’étant observé que l’action en déchéance a été introduite après la décision critiquée, il n’apparaît pas en tout cas en l’espèce que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer ; que celle-ci sera rejetée ; Considérant qu’OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION soutient que le directeur de l’INPI n’était pas fondé à refuser d’impartir un délai à l’opposant pour communiquer des preuves d’usage au motif d’une prétendue irrecevabilité d’une action en déchéance antérieure au 28 décembre 1996, et ce d’autant plus, d’une part, que la demande de

communication de ces preuves a été réitérée après le 26 décembre 1996, et, d’autre part, qu’à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 3 janvier 1996 visé par l’Institut dans sa lettre du 26 septembre 1996 est intervenue dans une affaire différente une autre décision en date du 8 juillet 1997 adoptant une solution qui aurait pu conduire à retenir la recevabilité de son action ; Considérant que l’article R.712-17 du Code de la propriété intellectuelle est rédigé ainsi qu’il suit : « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue » L’Institut impartit alors un délai à l’opposant pour produire ces pièces." ; Considérant qu’il résulte de cet article que lorsque la demande en est faite, dans les premières observations en réponse du titulaire de l’enregistrement, l’INPI doit impartir un délai à l’opposant pour produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ; que cette disposition a un caractère impératif et n’ouvre pas de faculté d’appréciation à l’Institut (le tribunal de grande instance étant compétent pour se prononcer s’il y a lieu sur la recevabilité et le bien d’une action en déchéance) ; qu’en l’espèce au-delà des difficultés soulevées par les questions d’application dans le temps de la loi du 4 janvier 1991- il est constant que l’INPI, en refusant d’impartir un délai à l’opposant pour produire les preuves d’exploitation réclamées par le titulaire de la demande dans ses premières observations en réponse, a méconnu les dispositions de l’article R 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que la décision critiquée doit être annulée ; Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Annule la décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 14 août 1997 ; Rejette toute autre demande ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties et au Directeur de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.