Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 9 février 2000

FAITS ET PROCEDURE La société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENE dite C.L.E est titulaire des marques suivantes :

- la marque dénominative "BEURRE TENDRE D’ELLE & VIRE" déposée le 5 février 1992, enregistrée sous le numéro 92/405 820, pour désigner les beurres,
- la marque semi-figurative "BEURRE TENDRE- ELLE & VIRE", représentant un beurrier, déposée le 27 avril 1992, enregistrée sous le numéro 92/416 866 pour désigner les mêmes produits,
- les marques semi-figuratives "BEURRE TENDRE, DEMI-SEL, ELLE & VIRE« , déposée le 24 AVRIL 1996, enregistrée sous le numéro 96/622 911 et »BEURRE TENDRE ELLE&VIRE« , déposée le 9 avril 1996, enregistrée sous le numéro 96/620 539, pour désigner les beurres. La société PRESIDENT est titulaire de la marque dénominative »TENDRESSE« , déposée le 10 février 1983, enregistrée sous le numéro 1.226.995, pour désigner les oeufs, le lait, les fromages, les beurres, crèmes et autres produits laitiers et de la marque »TENDRESSE", revendiquée dans un graphisme particulier, déposée le 6 juillet 1977, renouvelée le 26 juin 1987, enregistrée sous le numéro 1.415.430, pour désigner les fromages et produits laitiers. La société BESNIER devenue B.S.A. a déposé :

- le 14 mai 1992, la marque semi-figurative représentant un beurrier, sur le couvercle duquel figure les mentions suivantes « Facile à tartiner-BEURRE TENDRE – PRESIDENT – TARTINE », enregistrée sous le numéro 92/418.892, pour désigner du beurre,
- le 18 juillet 1995, en couleurs, la marque semi-figurative représentant un beurrier, dont le couvercle porte les mentions « facile à tartiner-Beurre TENDRE – PRESIDENT – TARTINE demi-sel », enregistrée sous le numéro 95/580.870, pour désigner les beurres. Estimant que les marques semi-figuratives numéros 92/418.870 et 95/580.870 constituent la contrefaçon de ses marques, la société C.L.E et la société ELVIR ont, par acte du 13 mai 1997, assigné les sociétés BESNIER et PRESIDENT devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de les voir annuler, et prononcer, outre les mesures d’interdiction, de publication et de confiscation habituelles, des condamnations pécuniaires, tant u titre des actes de contrefaçon que de concurrence déloyale. Parallèlement à cette instance, la société BESNIER, invoquant ses droits sur les marques « TENDRESSE », a assigné la société C.L.E. pour voir annuler les marques « BEURRE TENDRE » numéros 92/405.820 et 92/416.866 prononcer des mesures d’interdiction et des condamnations pécuniaires.

Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction. Par jugement du 26 février 1999, le tribunal a :

- déclaré recevable l’action en contrefaçon dirigée contre les marques « BEURRE TENDRE » dont est titulaire la société C.L.E.,
- déclaré recevable l’action en nullité des marques « BEURRE TENDRE » numéros 96/620.539 et 96/622.911,
- débouté les sociétés BESNIER et PRESIDENT de leur demande d’annulation des marques « BEURRE TENDRE » et de leur action en contrefaçon de leurs marques « TENDRESSE »
- dit que la société BESNIER en déposant les marques en trois dimensions « BEURRE TENDRE PRESIDENT TARTINE » N 418.892 et « BEURRE TENDRE PRESIDENT TARTINE DEMI-SEL » N 95/580/870 a commis des actes de contrefaçon de la marque dénominative "BEURRE TENDRE D’ELLE&VIRE" N 92/405.820 dont la société C.L.E. est titulaire,
- prononcé l’annulation de ces deux marques en ce qu’elles comprennent la dénomination « BEURRE TENDRE »,
- interdit aux sociétés BESNIER et PRESIDENT de faire tout usage de cette dénomination sous astreinte de 500 F par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la société BESNIER à verser à la société C.L.E. la somme de 120.000 F en réparation des atteintes portées à sa marque et in solidum les sociétés BESNIER et PRESIDENT à verser à la société ELVIR la somme de 500.000 F en réparation de son préjudice commercial,
- autorisé les sociétés ELVIR et C.L.E. à publier, aux frais des sociétés BESNIER et PRESIDENT, dans la limite de 60.000 F, le dispositif du jugement dans trois quotidiens ou revues de leur choix,
- condamné in solidum les sociétés BESNIER et PRESIDENT à verser la somme complémentaire de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 19 mars 1999 par la société PRESIDENT, la société COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, devenue Groupe LACTALIS et la société BESNIER devenue B.S.A. ; Vu les conclusions signifiées le 4 janvier 2000 par lesquelles la société PRESIDENT, la société B.S.A et le groupe LACTALIS, poursuivant l’infirmation du jugement déféré sauf

en ce qu’il a déclaré recevables les actions en contrefaçon et en nullité du groupe LACTALIS, débouté la société C.L.E. de ses demandes au titre de la contrefaçon des marques N 92/416.886, 96/620.539 et 96/622.911 et de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale, demandent à la cour de :

- dire que la dénomination « BEURRE TENDRE » ne jouit pas d’un pouvoir distinctif propre au sens de l’article L 711-2-b) du Code de la Propriété Intellectuelle et en conséquence, de débouter la société C.L.E. de son action en contrefaçon,
- subsidiairement, dire que la dénomination « BEURRE TENDRE » constitue l’imitation des marques « TENDRESSE » N 1.415.431 et 1.226.995 dont est titulaire le Groupe LACTALIS, prononcer les mesures d’usage de nullité, d’interdiction et de publication et condamner la société C.L.E. à payer au Groupe LACTALIS la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts,
- à titre plus subsidiaire, dire que les marques figuratives « BEURRE TENDRE PRESIDENT TARTINE » N 92/418.892 et « BEURRE TENDRE PRESIDENT TARTINE DEMI-SEL » N 95/580.870, déposées par la société BESNIER ainsi que les produits commercialisés par la société PRESIDENT dont l’emballage inclut la dénomination « BEURRE TENDRE » ne constituent pas la contrefaçon de la marque "BEURRE TENDRE D’ELLE & VIRE" N 92/405.820 dont la société C.L.E. est titulaire, En conséquence,
- débouter la société C.L.E. de l’ensemble de ses demandes au titre d e la contrefaçon de sa marque,
- déclarer irrecevable et de débouter la société ELVIR de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- dire que l’exécution du jugement du 26 février 1999 à causé à la société PRESIDENT un préjudice qu’elle évalue à la somme de 2.000.000 F, dont la réparation incombe in solidum à la société C.L.E. et à la société ELVIR,
- condamner la société C.L.E. et la société ELVIR à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 29 décembre 1999 aux termes desquelles la société C.L.E. et la société ELVIR sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les marques « BEURRE TENDRE » N 92/405.820, 92/416.866, 96/622.911 et 96/620.539 ne constituent pas des contrefaçons des marques « TENDRESSE » de la société BESNIER et sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de :

- déclarer la société COMPAGNIE LAITIERE BESNIER irrecevable en son action en nullité et contrefaçon des marques « BEURRE TENDRE » N 92/405.820 et 96/416.866,

— dire que les marques N 92/418.892 et 95/580.870 de la société BESNIER et les conditionnements qu’elles représentent constituent des contrefaçons des marques N 92/405.820 et N 92/416.866 de la société C.L.E.,
- dire que le produit « BEURRE TENDRE-PRESIDENT », dans son conditionnement beurrier et plaquette pratique constitue la contrefaçon des marques « BEURRE TENDRE » N 92/405.820, N 92/416.866, N 96/622.911 et N 96/620.539 de la société C.L.E.,
- à titre subsidiaire, dire que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner les sociétés PRESIDENT et BESNIER à payer à la société C.L.E. la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses marques,
- condamner in solidum les sociétés PRESIDENT et BESNIER à payer à la société ELVIR la somme de 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux et périodiques aux frais des appelantes,
- condamner les sociétés appelantes à payer aux sociétés C.L.E. et ELVIR la somme de 150.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR LE CARACTERE DISTINCTIF DE LA DENOMINATION « BEURRE TENDRE » Considérant que les sociétés appelantes contestent le caractère distinctif de la dénomination « BEURRE TENDRE » incluse dans les marques dont se prévaut la société C.L.E., se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article L 711-2-b du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel : « sont dépourvus de caractère distinctif… les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité… » ; Considérant que le produit désigné par les marques litigieuses est un beurre dont la caractéristique essentielle est d’être facile à tartiner dès sa sortie du réfrigérateur ; qu’il

n’est pas contesté que les parties en cause commercialisent ce même type de produit dont la consistance le distingue des autres beurres offerts en vente ; Considérant que, pour apprécier le caractère distinctif de cette dénomination, il convient de se placer à la date du dépôt du signe litigieux, soit le 5 février 1992 ; Considérant que l’adjectif « tendre » s’emploie selon une de ses acceptions, telle que définie dans le Grand LAROUSSE Encyclopédique, pour un aliment « qui ne résiste pas sous la dent, est facile à mâcher » ou pour un matériau qui « se laisse entamer, pénétrer, couper facilement » ; qu’il ressort des documents produits aux débats que l’emploi de l’adjectif « tendre » dans cette acception, pour caractériser la consistance d’un produit alimentaire, était largement répandu ; qu’il en est ainsi pour apprécier la texture de la viande, du pain et même, dans le domaine des produits laitiers, pour qualifier la consistance de la pâte de fromages ; que l’usage de ce terme pour désigner une caractéristique du beurre apparaît dès 1991, dans une plaquette destinée au grand public intitulée « Réfrigérateur -l’atout fraîcheur », éditée par le Centre d’Information des Industries Laitières dit CIDIL ; qu’il est également employé dans une base de données du CNRS datée de 1981, pour traduire la texture du beurre ; Qu’ainsi, l’emploi du mot « tendre » étant usuel dans le domaine alimentaire et notamment dans celui des produits laitiers, le consommateur perçoit immédiatement la qualité du beurre ainsi désigné, par opposition à « dur » ; Considérant, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, qu’il n’est pas nécessaire, au regard de l’article L 711-2-b, que la dénomination composant la marque soit la seule à permettre de qualifier le produit, il suffit qu’elle puisse servir à désigner une de ses qualités ; que l’adjectif « tendre » exprime bien une caractéristique du produit et apparaît, en outre, le plus adapté pour mettre en évidence la consistance revendiquée ; que le choix de ce terme correspond à son acception classique et non à un détournement de son sens ; Considérant que l’expression « BEURRE TENDRE » incluse dans les marques invoquées est donc dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article L 711-2-b du Code de Propriété Intellectuelle ; II – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES « TENDRESSE » APPARTENANT AU GROUPE LACTALIS Considérant que cette demande formée à titre subsidiaire est devenue sans objet, dès lors qu’il a été fait droit à l’appel des sociétés PRESIDENT, B.S.A. et LACTALIS sur le défaut de caractère distinctif de l’expression « BEURRE TENDRE » ; qu’il n’y a pas davantage lieu de statuer sur l’exception de forclusion soulevée par la société C.L.E. et la société ELVIR ; III – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES « BEURRE TENDRE »

Considérant que l’élément « BEURRE TENDRE », ne pouvant exercer à lui seul la fonction distinctive des marques dont est titulaire la société C.L.E., qui ne sont protégeables que dans l’ensemble composé de la dénomination complexe "BEURRE TENDRE d’ELLE&VIRE", sa reproduction dans les marques N 92/418.892 et 95/580.870 ne constitue pas une contrefaçon ; Considérant que tant le beurrier représenté sur les deux marques semi-figuratives dont est titulaire la société BESNIER que le nouveau conditionnement adopté en 1997 par la société PRESIDENT pour commercialiser le beurre « facile à tartiner » se différencient de la composition protégée par les marques semi-figuratives de la société C.L.E., par leur forme (fond plat pour les beurres PRESIDENT, plus arrondi pour les produits ELLE&VIRE), les couleurs utilisées (dominante rouge pour les premiers, bleue ou verte selon la variété du beurre pour les seconds), le graphisme des différentes inscriptions ; que cette configuration distincte exclut tout risque de confusion entre les produits vendus sous ces emballages ; Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les marques N 92/418.892, N 95/580.870 et les conditionnements sous forme de beurrier ou de plaquette des beurres PRESIDENT ne constituent pas la contrefaçon des marques semi-figuratives dont est titulaire la société C.L.E. ; IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Considérant que la société ELVIR qui commercialise des beurres sous les marques « BEURRE TENDRE », avec l’autorisation de la société C.L.E. est recevable à agir pour demander réparation du préjudice qui résulteraient pour elle de faits de concurrence déloyale ; Considérant que les sociétés C.L.E. et ELVIR se prétendent victimes d’actes de concurrence déloyale qui procéderaient de la mise sur le marché concomitante du beurre « PRESIDENT TARTINE » par la société PRESIDENT et du « BEURRE TENDRE » d’ELLE & VIRE, de la modification progressive de l’emballage du premier pour le rapprocher de leur conditionnement et du recrutement par un société du Groupe BESNIER, à l’époque précédant le lancement du produit concurrent, de l’ancien directeur commercial de la société ELVIR ; Qu’elles ajoutent, dans l’hypothèse où la dénomination « BEURRE TENDRE » ne serait pas protégeable, qu’en utilisant sans nécessité cette expression, après plus de cinq années d’exploitation des termes « PRESIDENT TARTINE », les sociétés du Groupe BESNIER ont manifesté leur volonté de se placer dans le sillage du succès du produit « BEURRE TENDRE » et cherché à entretenir une confusion avec celui-ci ; Mais considérant que les sociétés intimées, qui ne peuvent se prévaloir d’aucun droit privatif sur le beurre présentant la particularité d’être facile à tartiner dès sa sortie du réfrigérateur, ne démontrent pas que la société PRESIDENT a commis une faute en commercialisant un produit présentant les mêmes propriétés ; que l’embauche de M. P,

ancien salarié de l’UNION LAITIERE NORMANDE, qui n’était pas liée à cette société par une clause de non-concurrence et qui exerce des fonctions commerciales, ne saurait revêtir un caractère fautif dès lors que son rôle dans la mise au point des emballages litigieux n’est pas établi ; Considérant que l’usage de l’expression « BEURRE TENDRE », dénuée de tout pouvoir distinctif, n’est pas susceptible de constituer un acte fautif distinct de la contrefaçon ; que si la société PRESIDENT a, à deux reprises en 1995, puis en 1997, modifié le conditionnement du produit litigieux, il ne ressort pas de l’examen des emballages en cause une même impression d’ensemble de nature à engendrer un risque de confusion, en raison des différences de formes, de couleurs et de graphismes précédemment relevées ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés C.L.E. et ELVIR au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; V – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE PRESIDENT Considérant que la société PRESIDENT reproche à la société ELVIR d’avoir, dans les jours qui ont suivi le prononcé du jugement déféré, adressé un communiqué à l’agence FRANCE-PRESSE et une lettre-type aux centrales d’achat pour les informer que la société PRESIDENT ne pouvait plus faire usage sur ses produits de la dénomination « BEURRE TENDRE », agissements qui ont eu pour conséquence de désorganiser son réseau de distribution ; Mais considérant, d’une part, qu’il n’est pas établi que la société ELVIR soit à l’origine de la transmission des informations diffusées par l’agence FRANCE-PRESSE, dont la dépêche se limite à relater la décision prononcée par le tribunal de grande instance de PARIS ; Que, d’autre part, si la lettre circulaire adressée par la société ELVIR aux centrales d’achat les informe de la teneur du jugement rendu en sa faveur, par les propos modérés qu’elle contient, elle n’excède pas les limites de la simple information de la clientèle et ne revêt aucun caractère fautif ; Que la demande de la société PRESIDENT tirée de l’exécution fautive du jugement, dont il convient de relever qu’il était assorti de l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction, sera donc rejetée ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés appelantes ; qu’il leur sera alloué à ce titre chacune la somme de 50.000 F ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par les sociétés C.L.E. et ELVIR ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C.L.E. et la société ELVIR de leur demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que l’expression « BEURRE TENDRE » incluse dans les marques N 92/405.820, N 92/416.866, N 96/622.911 et 96/620.539 est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article L 711-2-b du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit que ni les marques N 92/418.892, N 95/580.870 dont est titulaire la société BESNIER devenue B.S.A., ni les conditionnements sous forme de beurrier et de plaquettes utilisés par la société PRESIDENT ne constituent la contrefaçon des marques N 92/405.820, N 92/416.866, N 96/622.911 et 96/620.539 appartenant à la société C.L.E., Déboute la société C.L.E. de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société PRESIDENT, Condamne in solidum la société C.L.E. et la société ELVIR à payer à la société PRESIDENT, à la société B.S.A. et à la société Groupe LACTALIS, chacune, la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum la société C.L.E. et la société ELVIR aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.