1 . libre circulation des marchandises – propriete industrielle et commerciale – droits – protection – etendue

( traite cee , art.36 )

2 . libre circulation des marchandises – propriete industrielle et commerciale – droit de marque protege dans differents etats membres – produit licitement pourvu de la marque dans un de ces etats – reconditionnement et reapposition de la marque par un tiers – importation dans un autre etat membre – opposition du titulaire – admissibilite – conditions

( traite cee , art.36 )

3 . concurrence – position dominante sur le marche – droit de marque – exercice compatible avec l ' article 36 du traite – violation de l ' article 86 – absence

( traite cee , art.36 et 86 )

1 . il ressort de l ' article 36 du traite cee , notamment de sa deuxieme phrase et de son contexte , que si le traite n ' affecte pas l ' existence des droits reconnus par la legislation d ' un etat membre en matiere de propriete industrielle et commerciale , l ' exercice de ces droits n ' en peut pas moins , selon les circonstances , etre limite par les interdictions du traite .

En tant qu ' il apporte une exception a l ' un des principes fondamentaux du marche commun , l ' article 36 n ' admet des derogations a la libre circulation des marchandises que dans la mesure ou ces derogations sont justifiees par la sauvegarde des droits qui constituent l ' objet specifique de cette propriete .

2 . en vue de repondre a la question de savoir si ce droit exclusif comporte le droit de s ' opposer a l ' apposition de la marque par un tiers apres reconditionnement du produit , il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque , qui est de garantir au consommateur ou a l ' utilisateur final l ' identite d ' origine du produit marque , en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance .

Cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l ' utilisateur final puisse etre certain qu ' un produit marque qui lui est offert n ' a pas fait l ' objet , a un stade anterieur de la commercialisation , d ' une intervention , operee par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque , qui a atteint le produit dans son etat originaire .

Est justifiee , au sens de l ' article 36 , premiere phrase , du traite , l ' opposition par le titulaire d ' un droit de marque , protege dans deux etats membres a la fois , a ce qu ' un produit , licitement pourvu de la marque dans un de ces etats , soit mis sur le marche dans l ' autre etat membre , apres avoir ete reconditionne dans un nouvel emballage sur lequel la marque a ete apposee par un tiers .

Une telle opposition constitue , cependant , une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres au sens de l ' article 36 , deuxieme phrase , du traite .

— s ' il est etabli que l ' utilisation du droit de marque par le titulaire , compte tenu du systeme de commercialisation applique par celui-ci , contribuerait a cloisonner artificiellement les marches entre etats membres ;

— s ' il est demontre que le reconditionnement ne saurait affecter l ' etat originaire du produit ;

— si le titulaire de la marque est averti prealablement de la mise en vente du produit reconditionne ; et

— s ' il est indique sur le nouvel emballage par qui le produit a ete reconditionne .

3 . dans la mesure ou l ' exercice du droit de marque est legitime d ' apres les dispositions de l ' article 36 du traite , cet exercice n ' est pas contraire a l ' article 86 du traite pour le seul motif qu ' il est le fait d ' une entreprise qui detient une position dominante sur le marche si le droit de marque n ' a pas ete utilise comme instrument de l ' exploitation abusive d ' une telle position .

Dans l ' affaire 102/77 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le ' landgericht ' de fribourg et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

1 . hoffmann-la roche & co . ag , bale

2.Hoffmann-la roche ag , grenzach-wyhlen ( allemagne )

Et

Centrafarm vertriebsgesellschaft pharmazeutischer erzeugnisse mbh , bentheim ( allemagne ) ,

Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 36 et 86 dudit traite ,

1attendu que , par ordonnance du 20 juin 1977 , qui est parvenue a la cour le 2 aout 1977 , le landgericht de fribourg , en application de l ' article 177 du traite cee , a saisi la cour de deux questions relatives a l ' incidence de certaines dispositions du traite sur l ' exercice des droits qui appartiennent au titulaire d ' une marque ;

Que ces questions sont posees dans le cadre d ' un litige entre deux entreprises du secteur des produits pharmaceutiques , dont l ' une , la partie demanderesse au principal ( ci-apres hoffmann-la roche ) qui est titulaire d ' une certaine marque dans plusieurs etats membres , s ' oppose a ce que l ' autre , la partie defenderesse au principal ( ci-apres centrafarm ) qui a achete un produit de cette marque mis en circulation dans un etat membre , le distribue dans un autre etat membre apres l ' avoir reconditionne et appose sur le nouvel emballage la marque du titulaire ;

2que le produit en cause , le valium , est commercialise en allemagne par hoffmann-la roche en emballages de 20 ou de 50 tablettes , destines aux particuliers , et en lots quintuples de 100 ou de 250 tablettes , a l ' usage des cliniques , tandis que la filiale britannique du groupe hoffmann-la roche fabrique le meme produit et le commercialise dans des emballages de 100 ou de 500 tablettes a des prix sensiblement inferieurs a ceux pratiques en allemagne ;

Que centrafarm a commercialise en allemagne du valium , achete en grande-bretagne dans les emballages originaires et reconditionne en lots de 1 000 tablettes dans de nouveaux emballages , sur lesquels ont ete apposees la marque de hoffmann-la roche et l ' indication que le produit etait mis en circulation par centrafarm ;

Que centrafarm a exprime , en outre , l ' intention de reconditionner les tablettes en emballages plus petits , destines a la vente aux particuliers ;

3que , dans son ordonnance de renvoi , le landgericht s ' est prononce , conformement a l ' opinion exprimee par l ' instance judiciaire superieure dans une phase procedurale anterieure de la meme affaire , dans ce sens que l ' operation pratiquee par centrafarm constitue une violation des droits de hoffmann-la roche d ' apres la loi allemande sur le droit des marques ;

4que la question de savoir si la legislation des autres etats membres en la matiere doit etre entendue dans le meme sens a ete discutee au cours de la procedure devant la cour , sans recevoir toutefois une reponse univoque ;

Sur la premiere question

5attendu que la premiere question est libellee comme suit :

' le titulaire d ' un droit de marque protege en sa faveur a la fois dans l ' etat membre a et dans l ' etat membre b peut-il , en vertu de l ' article 36 du traite cee , se prevaloir de ce droit pour empecher qu ' un importateur parallele achete des medicaments qui ont licitement ete pourvus de cette marque par son titulaire ou avec son consentement et mis en circulation dans des emballages portant cette marque dans l ' etat membre a de la communaute , qu ' il les presente dans un nouvel emballage , qu ' il appose sur celui-ci la marque du titulaire de la marque , et qu ' il importe la marchandise ainsi marquee dans l ' etat membre b ? '

6attendu que , par l ' effet des dispositions du traite relatives a la libre circulation des marchandises et , en particulier , de l ' article 30 , sont prohibees entre etats membres les mesures restrictives a l ' importation et toutes mesures d ' effet equivalent ;

Qu ' aux termes de l ' article 36 , ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux interdictions ou restrictions d ' importation justifiees par des raisons de protection de la propriete industrielle et commerciale ;

Qu ' il ressort toutefois de cet article meme , notamment de sa deuxieme phrase , autant que du contexte , que , si le traite n ' affecte pas l ' existence des droits reconnus par la legislation d ' un etat membre en matiere de propriete industrielle et commerciale , l ' exercice de ces droits n ' en peut pas moins , selon les circonstances , etre limite par interdictions du traite ;

Qu ' en tant qu ' il apporte une exception a l ' un des principes fondamentaux du marche commun , l ' article 36 n ' admet , en effet , des derogations a la libre circulation des marchandises que dans la mesure ou ces derogations sont justifiees par la sauvegarde des droits qui constituent l ' objet specifique de cette propriete ;

7attendu que l ' objet specifique du droit de marque est notamment d ' assurer au titulaire le droit exclusif d ' utiliser la marque , pour la premiere mise en circulation d ' un produit , et de le proteger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la reputation de la marque en vendant des produits indument pourvus de cette marque ;

Qu ' en vue de repondre a la question de savoir si ce droit exclusif comporte le droit de s ' opposer a l ' apposition de la marque par un tiers apres reconditionnement du produit , il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque , qui est de garantir au consommateur ou a l ' utilisateur final l ' identite d ' origine du produit marque , en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance ;

Que cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l ' utilisateur final puisse etre certain qu ' un produit marque qui lui est offert n ' a pas fait l ' objet , a un stade anterieur de la commercialisation , d ' une intervention , operee par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque , qui a atteint le produit dans son etat originaire ;

Que le droit qui est reconnu au titulaire de s ' opposer a toute utilisation de la marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise releve donc de l ' objet specifique du droit de marque ;

8qu ' il est , par consequent , justifie aux termes de l ' article 36 , premiere phrase , de reconnaitre au titulaire le droit de s ' opposer a ce qu ' un importateur d ' un produit de marque , apres reconditionnement de celui-ci , appose la marque , sans autorisation du titulaire , sur le nouvel emballage ;

9attendu , cependant , qu ' il faut encore examiner si l ' exercice d ' un tel droit peut constituer une ' restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres ' au sens de l ' article 36 , deuxieme phrase ;

Qu ' une telle restriction pourrait resulter , entre autres , du fait , par le titulaire de la marque , de mettre sur le marche , dans divers etats membres , un produit identique dans des conditionnements divers , tout en se prevalant des droits inherents a la marque pour empecher le reconditionnement par un tiers , meme si celui-ci etait opere dans des conditions telles que l ' identite d ' origine du produit marque et l ' etat originaire de celui-ci ne sauraient en etre affectes ;

Qu ' ainsi le probleme en cause consiste a savoir si le reconditionnement d ' un produit de marque , tel que celui opere en l ' espece par centrafarm , est de nature a affecter l ' etat originaire du produit ;

10qu ' a cet egard , la reponse ne peut que varier suivant les circonstances , notamment selon la nature du produit et le procede du reconditionnement ;

Que , dans bien des cas , le reconditionnement affecte inevitablement l ' etat du produit , en raison meme de la nature de ce dernier , tandis que , dans d ' autres , le reconditionnement comporte un risque , plus ou moins evident , d ' exposer le produit a des manipulations ou a des influences affectant son etat originaire ;

Que , cependant , il est concevable que le reconditionnement soit opere dans des circonstances qui ne sauraient affecter l ' etat originaire du produit ;

Qu ' il pourrait par exemple en etre ainsi lorsque le titulaire de la marque a mis le produit en circulation dans un emballage double et que le reconditionnement ne porte que sur l ' emballage exterieur , en laissant intact l ' emballage interieur , ou lorsque le reconditionnement est controle par une autorite publique en vue d ' assurer l ' integrite du produit ;

Qu ' il pourrait par exemple en etre ainsi lorsque le titulaire de la marque a mis le produit en circulation dans un emballage double et que le reconditionnement ne porte que sur l ' emballage exterieur , en laissant intact l ' emballage interieur , ou lorsque le reconditionnement est controle par une autorite publique en vue d ' assurer l ' integrite du produit ;

Qu ' il pourrait par exemple en etre ainsi lorsque le titulaire de la marque a mis le produit en circulation dans un emballage double et que le reconditionnement ne porte que sur l ' emballage exterieur , en laissant intact l ' emballage interieur , ou lorsqu le reconditionnement est controle par une autorite publique en vue d ' assurer l ' integrite du produit ;

Que , dans l ' hypothese ou la garantie de provenance en tant que fonction essentielle de la marque est ainsi sauvegardee , l ' exercice par le titulaire de son droit de marque pour faire obstacle a la libre circulation des marchandises entre les etats membres pourrait constituer une restriction deguisee aux termes de l ' article 36 , deuxieme phrase , du traite s ' il etait etabli que l ' utilisation du droit de marque par le titulaire , compte tenu du systeme de commercialisation applique par celui-ci , contribuerait a cloisonner artificiellement les marches entre etats membres ;

11attendu que cette conclusion , si elle s ' impose dans l ' interet de la liberte des echanges , equivaut pourtant a reconnaitre a l ' operateur , qui vend le produit importe avec la marque apposee sur le nouvel emballage sans autorisation du titulaire , une certaine faculte qui , dans des circonstances normales , est reservee au titulaire lui-meme ;

Que , dans l ' interet du titulaire en tant que proprietaire de la marque et pour le proteger contre tout abus , il convient par consequent de n ' admettre cette faculte qu ' a la condition qu ' il soit demontre que le reconditionnement ne saurait affecter l ' etat originaire du produit ;

12attendu qu ' eu egard a l ' interet du titulaire a ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la provenance du produit , il convient en outre de ne reconnaitre a l ' operateur la faculte de vendre le produit importe avec la marque apposee sur le nouvel emballage qu ' a la condition qu ' il avertisse prealablement le titulaire et qu ' il indique clairement sur l ' emballage que le produit a ete reconditionne par lui ;

13attendu qu ' il resulte des considerations ci-dessus que , sauf l ' appreciation des questions de fait particulieres aux cas individuels , il est sans pertinence pour la solution du probleme juridique souleve , relatif a la matiere du droit de marque , que la question posee par la juridiction nationale vise exclusivement les medicaments ;

14qu ' il faut donc repondre a la premiere question en ce sens que

A ) est justifiee , au sens de l ' article 36 , premiere phrase , du traite , l ' opposition par le titulaire d ' un droit de marque , protege dans deux etats membres a la fois , a ce qu ' un produit , licitement pourvu de la marque dans un de ces etats , soit mis sur le marche dans l ' autre etat membre , apres avoir ete reconditionne dans un nouvel emballage sur lequel la marque a ete apposee par un tiers ;

B ) constitue , cependant , une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres au sens de l ' article 36 , deuxieme phrase , du traite , une telle opposition

— s ' il est etabli que l ' utilisation du droit de marque par le titulaire , compte tenu du systeme de commercialisation applique par celui-ci , contribuerait a cloisonner artificiellement les marches entre etats membres ;

— s ' il est demontre que le reconditionnement ne saurait affecter l ' etat originaire du produit ;

— si le titulaire de la marque est averti prealablement de la mise en vente du produit reconditionne ; et

— s ' il est indique sur le nouvel emballage par qui le produit a ete reconditionne ;

Sur la deuxieme question

15attendu que la deuxieme question est libellee comme suit :

' le titulaire de la marque a-t-il aussi ce pouvoir ou contrevient-il en l ' exercant a certaines dispositions du traite cee – en particulier a son article 85 – lorsque pour le medicament en question il detient sur le marche de l ' etat membre b une position dominante , lorsque l ' interdiction d ' importer des produits reconditionnes pourvus de la marque du titulaire entrave dans les faits leur commercialisation , parce que les lots unitaires usuels dans les pays a et b sont d ' importance inegale et parce que l ' importation du produit sous une autre forme ne s ' est effectivement pas encore imposee de maniere significative sur le marche , et lorsque l ' interdiction a pratiquement pour effet de maintenir entre les etats membres une notable difference de prix – eventuellement disproportionnee – , sans qu ' il puisse etre prouve au titulaire de la marque qu ' il se sert de l ' interdiction uniquement ou principalement pour maintenir cette difference de prix ?

16attendu qu ' il suffit d ' observer que , dans la mesure ou l ' exercice du droit de marque est legitime d ' apres les dispositions de l ' article 36 du traite , cet exercice n ' est pas contraire a l ' article 86 du traite pour le seul motif qu ' il est le fait d ' une entreprise qui detient une position dominante sur le marche si le droit de marque n ' a pas ete utilise comme instrument de l ' exploitation abusive d ' une telle position ;

Sur les depens

17attendu que les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni , par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne ainsi que par la commission , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le landgericht de fribourg , par ordonnance du 20 juin 1977 , dit pour droit :

1 . a ) est justifiee , au sens de l ' article 36 , premiere phrase , du traite cee , l ' opposition par le titulaire d ' un droit de marque , protege dans deux etats membres a la fois , a ce qu ' un produit , licitement pourvu de la marque dans un de ces etats , soit mis sur le marche dans l ' autre etat membre , apres avoir ete reconditionne dans un nouvel emballage sur lequel la marque a ete apposee par un tiers ;

B ) constitue , cependant , une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres au sens de l ' article 36 , deuxieme phrase , du traite , une telle opposition

— s ' il est etabli que l ' utilisation du droit de marque par le titulaire , compte tenu du systeme de commercialisation applique par celui-ci , contribuerait a cloisonner artificiellement les marches entre etats membres ;

— s ' il est demontre que le reconditionnement ne saurait affecter l ' etat originaire du produit ;

— si le titulaire de la marque est averti prealablement de la mise en vente du produit reconditionne ; et

— s ' il est indique sur le nouvel emballage par qui le produit a ete reconditionne .

2 . dans la mesure ou l ' exercice du droit de marque est legitime d ' apres les dispositions de l ' article 36 du traite , cet exercice n ' est pas contraire a l ' article 86 du traite pour le seul motif qu ' il est le fait d ' une entreprise qui detient une position dominante sur le marche si le droit de marque n ' a pas ete utilise comme instrument de l ' exploitation abusive d ' une telle position .