INPI, 9 novembre 2021, NL 21-0053

R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 21-0053 Le 09/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national

créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 12 mars 2021, Monsieur M B (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0053 contre la marque n°20/4675730 déposée le 20 août 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021-01 du 8 janvier 2021. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : «Classe 43 : Services de restauration (alimentation). 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n°17/4370336, déposée le 21 juin 2017, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2017-41 le 13 octobre 2017 et portant sur le signe complexe ci-dessous-reproduit : Il invoque également le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 21 avril 2021, reçu le 23 avril 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti. 8. Ces observations ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date du 24 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 9. Le demandeur a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti. 10. Ces observations ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 16 juillet 2021, reçu le 20 juillet 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 11. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 août 2021. Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur fait notamment valoir les arguments suivants :

- L’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure invoquée n°17/4370336 et la marque contestée, compte tenu de la similitude des signes et de l’identité des services en cause.

- En outre, la marque contestée a été déposée de mauvaise foi en connaissance des droits antérieurs du demandeur par le titulaire de la marque contestée, le demandeur ayant mis en demeure le titulaire de la marque contestée, par courrier du 12 juin 2020 de cesser l’utilisation du signe BEEFCUT comme enseigne d’un restaurant grill en se fondant sur la marque antérieure invoquée.

13. Dans ses observations, le demandeur :

- répond aux arguments du titulaire de la marque contestée sur les ressemblances d’ensemble entre les marques en présence et rappelle que la marque antérieure a une protection sur l’ensemble du territoire national ;

- constate que le titulaire de la marque contestée n’a pas répondu quant aux conditions du dépôt de sa marque, « pourtant effectué en toute mauvaise foi ». Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- conteste les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes et indique que les termes BEEF CUT et GRILL sont d’usage commercial courant ;

- remarque que le demandeur n’a pas démontré que la marque antérieure BEEFCUT STEAKHOUSE est connue en France en dehors de la commune de Courbevoie où se trouve exploité son restaurant, alors que lui exploite un restaurant dans un quartier populaire de Nice de sorte qu’il n’y a pas de risque de détournement de clientèle. II.- DECISION A. S ur le motif absolu de nullité 1. S ur le droit applicable 15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 16. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 18. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce

appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 19. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 20. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 21. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 22. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 23. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 24. A cet effet, le demandeur a produit un courrier de mise en demeure adressé par son conseil au titulaire de la marque contestée et daté du 12 juin 2020. 25. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe complexe ci- dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe similaire (voir infra), à savoir ci- dessous reproduit : Pour désigner des services de restauration (alimentation).  Connaissance de l’usage antérieur du signe BEEFCUT STEAKHOUSE 26. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20 août 2020. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe BEEFCUT STEAKHOUSE par le demandeur. 27. Il ressort de l’exposé des moyens et de la pièce produite par le demandeur que tant ce dernier que le titulaire de la marque contestée exercent leurs activités dans le secteur de la restauration. 28. Le demandeur est titulaire de la marque antérieure BEEFCUT STEAKHOUSE déposée le 21 juin 2017 pour désigner des « Services de restauration (alimentation) ». 29. Il ressort également des pièces produites par le demandeur qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au titulaire de la marque contestée une lettre de mise en demeure datée du 12 juin 2020 de cesser d’utiliser le signe BEEF CUT (pièce 1). Dans cette mise en demeure, le demandeur indique au titulaire de la marque contestée qu’il détient la marque française complexe BEEFCUT STEAKHOUSE déposée le 21 juin 2017 pour désigner des services de restauration et de bars. Il y précise également avoir appris que le titulaire de la marque contestée utilisait « indument la marque protégée BEEFCUT comme enseigne du restaurant grill … ouvert dans le courant de l’année dernière ». Il met en demeure le titulaire de la marque contestée de cesser dans le délai maximum de huit jours l’usage de la marque BEEFCUT et de justifier de l’accomplissement des formalités de radiation de l’enseigne BEEFCUT sur le certificat d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nice, et indique qu’à défaut d’exécution dans ce même délai il portera l’affaire sur le plan judiciaire. 30. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 20 août 2020, de l’usage antérieur du signe BEEFCUT STEAKHOUSE pour désigner des services de restauration et de bars.

 L’intention du titulaire de la marque contestée 31. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 32. En l’espèce, le dépôt litigieux a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 20 août 2020 alors qu’il avait reçu un courrier de mise en demeure le 12 juin 2020 l’informant de l’existence d’un droit antérieur sur le signe BEEFCUT STEAKHOUSE. 33. Toutefois, le demandeur ne développe pas d’argument, ni ne produit de pièce, aux fins de démontrer en quoi le titulaire de la marque contestée aurait agi dans l’intention de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 34. Or, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 35. A cet égard, la seule argumentation du demandeur tenant au courrier de mise en demeure adressé au titulaire de la marque contestée ne permet pas, à elle seule, de déduire la volonté, par le titulaire de la marque contestée, d’entraver ses activités. 36. En outre, le titulaire de la marque contestée indique avoir acheté le 23 janvier 2019, donc antérieurement au dépôt de la marque contestée le 20 août 2020, « un petit restaurant à Nice » exploité sous l’enseigne « Beef Cut Grill » et fournit le copie de l’acte de vente dans laquelle il est indiqué que le fonds de commerce qu’il a acheté comprend notamment une enseigne. 37. Par ailleurs, le demandeur indique lui-même dans son courrier de mise en demeure en en date du 12 juin 2020, que le titulaire de la marque contestée utilisait le signe BEEFCUT « comme enseigne du restaurant grill … ouvert dans le courant de l’année dernière ». 38. En l’absence d’élément de preuve contraire, ces indications tendent à démontrer que le dépôt de la marque contestée s’inscrit davantage dans une volonté de conforter les droits préexistants du titulaire de la marque contestée sur le signe BEEFCUT GRILL que d’entraver l’activité du demandeur. 39. La jurisprudence retient à cet égard que l’intention maligne n’est pas caractérisée lorsque le dépôt est effectué afin de conforter des droits précédemment exploités par le déposant (CA Paris, 17 mars 2006, L’épi Plage : PIBD 2006, n° 831, III, p. 406 – CA Paris, 4 sept. 2015, n° 14/18575).

40. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci. 41. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté. B. S ur le motif relatif de nullité 1. S ur le droit applicable 42. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles

L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 43. A cet égard, l’article L.711-3 I. du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 44. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 45. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure complexe n°17/4370336 ci-dessous reproduit :

46. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 47. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 48. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 49. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Services de restauration (alimentation) ». 50. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». 51. Force est de constater que les « Services de restauration (alimentation) ».de la marque contestée sont strictement identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 52. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Elle a été enregistrée en couleurs. 53.La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

Elle a été enregistrée en couleurs. 54.Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 55. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 56. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux, et d’éléments graphiques présentés de façon particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux, un élément graphique et une présentation particulière en couleurs. 57. Ces signes ont en commun l’élément verbal BEEFCUT/BEEF CUT ainsi que la représentation stylisée d’une tête de bœuf, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 58. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque contestée, du terme GRILL, d’éléments graphiques, d’une calligraphie particulière et de couleurs et, au sein de la marque antérieure, par la présence du terme STEAKHOUSE, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière et en couleurs. 59. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 61 à 66). 60. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes

61. L’élément verbal commun BEEF CUT / BEEFCUT apparaît distinctif au regard des services en cause. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée relève que cet élément est d’usage commercial courant, il n’établit pas qu’il soit si fréquemment utilisé qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des services de restauration (alimentation) en cause. 62. Ainsi, cet élément verbal présente un caractère distinctif à l’égard de ces services et apparaît dominant tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. 63. En effet, dans chacun de ces signes, l’élément verbal BEEFCUT/BEEF CUT est suivi d’un terme qui désigne un restaurant à viande ou à grillade et apparaît donc dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il en désigne une caractéristique à savoir leur nature (STEAKHOUSE dans la marque antérieure ; GRILL dans la marque contestée). 64. En outre, les présentations particulières adoptées contribuent à mettre en exergue l’élément verbal BEEFCUT/BEEF CUT dans chacun de ces signes, en raison de son positionnement sur une ligne supérieure, dans des caractères de grande taille ou dans une calligraphie différente des autres termes. Ainsi, les termes STEAKHOUSE et GRILL, inscrits sur une ligne inférieure dans une calligraphie différente, ne retiendront pas l’attention du consommateur. De mêmes, les éléments figuratifs et les couleurs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal BEEFCUT/BEEF CUT au sein de chacun de ces signes. 65. Le public est donc incité à porter son attention sur cet élément verbal dans chacun des signes en cause. 66. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 67. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 68. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 69. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des services de la marque contestée reconnus comme identiques, à savoir les « services de restauration (alimentation » est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal sans caractéristique particulière.

70. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 71. En l’espèce, au regard du caractère distinctif de l’élément BEEFCUT (point 61), le caractère distinctif de la marque antérieure complexe BEEFCUT STEAKHOUSE prise dans son ensemble doit être considéré comme normal. d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 72. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 73. En l’espèce, compte tenu de la stricte identité des services, des ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion. 74. A cet égard, le risque de confusion ne saurait être écarté du fait de l’argumentation du titulaire de la marque contestée tenant au fait que la marque antérieure ne serait pas connue en France en dehors de la commune de Courbevoie où se trouve exploité le restaurant du demandeur, alors que le sien est situé dans un quartier populaire de Nice, dès lors que la marque contestée a une portée juridique en France. 75. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. C. Con

clusion 76. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour l’ensemble des services visés à l’enregistrement en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure complexe BEEFCUT STEAKHOUSE n°17/4370336 (point 75). 77. En revanche, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté (point 41).

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0053 est justifiée. Article 2 : La marque n° 20/4675730 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés dans son enregistrement.