Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 20 décembre 2000

FAITS ET PROCEDURE Faisant état d’un procès verbal de constat d’huissier de justice dressé le 2 juillet 1998 à Paris, du procès verbal de la saisie-contrefaçon pratiquée le 30 juillet 1998 dans les locaux de la Société QUIMDIS à Levallois-Perret ainsi que la demande d’extension à la France de l’enregistrement international n° 666.367 de la marque PYCNOGENOL effectuée par la Société HORPHAG RESEARCH M&B et invoquant, sur le fondement des articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte à son droit sur la marque française PYCNOGENOL n° 94.515.501 qu’elle a déposée le 14 avril 1994 en classes 3 et 5, la Société de droit du Liechtenstein INTERNATIONAL NUTRITION COMPANY, ci-après INC, a assigné par actes des 3 et 11 août 1998, la Société HORPHAG RESEARCH ayant son siège Guernesey, la Société de droit suisse HORPHAG RESEARCH M&B et la Société de droit français QUIMDIS en contrefaçon de ladite marque. Dans ses dernières écritures du 11 février 2000, la Société QUIMDIS conteste l’existence d’actes de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale qui lui seraient imputables, sollicite sa mise hors de cause et le débouté de la demanderesse notamment en sa demande de condamnation solidaire avec ses codéfenderesses et d’expertise. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la Société INC à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire et la somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 15 mai 2000, les Sociétés HORPHAG RESEARCH et HORPHAG RESEARCH M&B soulèvent l’exception de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 décembre 1998. Pour le surplus, faisant valoir qu’elles sont propriétaires l’une ou l’autre de la marque PYCNOGENOL dans de nombreux pays étrangers notamment aux USA, elles concluent au rejet de la demande en priant le tribunal de constater :

- qu’elles n’ont commis aucun acte de contrefaçon tant par l’intermédiaire de leur site Internet que par la demande d’extension de la marque internationale PYCNOGENOL à la France,
- qu’il ne leur saurait être fait application « de la Convention de Paris et de l’interdiction d’utiliser le nom PYCNOGENOL en France dans des symposiums eu égard aux chercheurs professionnels internationaux qui font partie de ces symposiums qui sont totalement en langue anglaise et concernent la protection au titre de la marque américaine ». A titre très subsidiaire, elles font valoir que la Société INC ne justifie d’aucun préjudice. Reconventionnellement, elles sollicitent :

- le prononcé de la déchéance pour défaut d’usage sérieux des droits de la Société INC sur

la marque PYCNOGENOL 94.515501 ainsi que sur la marque PYCNOGENOLS n° 1.522.228,
- une mesure d’expertise, en tant que de besoin, sur l’usage de ces marques,
- la nullité, pour nullité absolue opposable à tous, d’une procuration en date du 24 octobre 1990 donnée par la Société SCERPA à messieurs S et M. Elles demandent l’exécution provisoire sur le tout et 100.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2000, la Société INC réfute les moyens adverses et conclut à l’irrecevabilité, ou subsidiairement au mal fondé, de l’exception de sursis à statuer, de la demande en nullité de la procuration du 24 octobre 1990, de la demande tendant à voir le tribunal « se déclarer incompétent pour appliquer l’article 6 septies de la Convention d’union de Paris » et de la demande en déchéance des droits sur la marque PYCNOGENOLS n° 1.522.228. Elle estime abusive la demande d’annulation de la procuration du 24 octobre 1990 et sollicite à ce titre la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’elle justifie de l’exploitation de sa marque PYCNOGENOL et subsidiairement de sa marque PYCNOGENOLS et conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses. Invoquant à l’appui de ses propres demandes, non seulement les articles L 713-1 et suivants, L 716-1 et suivants et 1382 du Code civil, mais encore l’article 6 septies de la Convention d’union de Paris, elle sollicite du tribunal qu’il constate les actes de contrefaçon de sa marque PYCNOGENOL n° 94.515501 et les actes de concurrence déloyale, notamment par agissements parasitaires, commis par les Sociétés HORPHAG à son encontre ainsi que les actes de contrefaçon de sa marque PYCNOGENOL n° 94.515501 commis par la Société QUIMDIS. Elle prie en conséquence le tribunal de :

- enjoindre sous astreinte à la Société HORPHAG RESEARCH de supprimer toute référence à cette marque (PYCNOGENOL) et lui faire défense de l’utiliser sur le territoire français, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, notamment sur le réseau Internet accessible en France,
- interdire sous astreinte aux Sociétés HORPHAG d’organiser des symposiums ou toutes autres manifestations consacrées aux produits PYCNOGENOL sur le territoire français,
- dire applicable à l’espèce l’article 6 septies de la Convention de Paris, la Société HORPHAG RESEARCH ayant abusé de sa position d’agent pour s’approprier frauduleusement la dénomination PYCNOGENOL à titre de marques dans certains pays,
- enjoindre sous astreinte à la Société HORPHAG RESEARCH de procéder auprès d’Internic et du Network solution Inc. aux formalités de transfert du nom de domaine « pycnogenol.com » au profit de la Société INC et, à tout le moins, interdire l’utilisation par la Société HORPHAG RESEARCH du nom de domaine « pycnogenol.com » qu’elle ne peut s’approprier au niveau mondial ou, s’il y a lieu, d’interdire l’accessibilité du site

« Pycnogenol.com » à un utilisateur à partir du territoire français,
- interdire toute indication sur le site Internet des Sociétés HORPHAG ou sur tout site accessible par des liens directs ou indirects et à partir du site des Sociétés HORPHAG de la marque PYCNOGENOL pour la France et notamment interdire la mention d’un quelconque agent pour le produit PYCNOGENOL en France,
- enjoindre sous astreinte à la Société HORPHAG RESEARCH de publier à ses frais la présente décision après traduction en anglais sur son site Internet et un avertissement aux utilisateurs indiquant que les Sociétés HORPHAG n’ont pas de droits sur cette marque sur le territoire français,
- faire défense sous astreinte à la Société QUIMDIS d’utiliser la marque PYCNOGENOL notamment sur son catalogue, de détenir, d’offrir en vente et de vendre sur le territoire français des produits sous la marque PYCNOGENOL. Elle demande également la condamnation solidaire des Sociétés HORPHAG à lui payer 100.000 F pour la concurrence déloyale, la condamnation solidaire des Sociétés HORPHAG et QUIMDIS à lui payer 2.000.000 F à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice né de la contrefaçon et une mesure d’expertise comptable sur ce point des mesures de publication, l’exécution provisoire sur le tout et la condamnation des défenderesses, outre aux dépens comprenant les frais de saisie-contrefaçon et d’expertise, à lui payer 50.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état le 11 septembre 2000. Par conclusions du 19 octobre 2000, les Sociétés HORPHAG RESEARCH et HORPHAG RESEARCH M&B sollicitent la révocation de cette ordonnance « compte tenu des nouvelles pièces découvertes lors de la procédure devant le tribunal de commerce de Grasse (9 octobre 2000) » et demandent que soient déclarées recevables les pièces prouvant selon elles l’absence d’usage des marques PYCNOGENOL ou PYCNOGENOLS en France ainsi que leurs nouvelles conclusions récapitulatives signifiées le même jour.

DECISION > I – SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE Attendu qu’aux termes de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

Attendu que les parties ne s’accordent pas sur l’existence de la cause grave exigée par ce texte ; Que bien au contraire, le conseil de la Société INC s’oppose à la barre à la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir, et ce à juste titre, que les pièces prétendument nouvelles dont les Sociétés HORPHAG soutiennent n’avoir eu connaissance que le 9 octobre 2000 à l’occasion d’un procès devant le tribunal de commerce de Grasse, sont des pièces auxquelles elles pouvaient avoir accès de longue date à savoir les bilans 1997 et 1998 de la Société CEP, la copie d’une consultation sur le moteur de recherche YAHOO FRANCE référençant le site « pycnogenol » au nom de ladite Société et un document OPC PRACTICE en anglais non traduit ; Attendu qu’il importe de relever en outre à cet endroit que la charge de la preuve de l’exploitation sérieuse de la marque ne pèse pas sur les Sociétés HORPHAG mais sur la Société INC, défenderesse à la déchéance, et qu’il s’agit pour le tribunal d’apprécier les justifications d’exploitation produites par celle-ci ; Attendu que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée ; Que les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 19 octobre 2000, postérieurement à cette ordonnance, seront déclarées d’office irrecevables et écartées des débats. II – SUR L’EXCEPTION DE SURSIS À STATUER Attendu que sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le long rappel de leurs griefs respectifs qui sont pour l’essentiel sans incidence sur la solution du présent litige, il convient d’indiquer que de multiples procédures, tant en France qu’à l’étranger, opposent les parties ou les diverses Sociétés de leur groupe respectif, et à travers elles, le professeur Jack M d’une part, Charles H d’autre part ; Que la mésentente s’est installée entre les parties ou les entreprises de leur groupe dès 1990 et s’est cristallisée autour tant des droits sur le brevet américain n° 4.698.360 dont la Société SCIPA, animée par Jack M, et la Société HORPHAG OVERSEAS, avec laquelle la Société HORPHAG RESEARCH a fusionné, sont les codemandeurs, que sur la dénomination PYCNOGENOL servant à désigner le produit correspondant à ce brevet, étant précisé que si le terme PYCNOGENOLS a été choisi en 1979 par une équipe dont Jack M faisait partie, pour désigner un groupe de substances particulier : les catéchines et leur dérivés possédant la structure flavane-3-ol., la marque PYCNOGENOL a été déposée par les Sociétés de l’un ou l’autre groupe dans les divers pays du monde ; Attendu que les Sociétés HORPHAG ont sollicité pour la première fois dans leurs conclusions du 11 février 2000, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date 4 décembre 1998 ;

Que dans leurs dernières écritures, elles se bornent à faire valoir à l’appui de l’exception qu’elles soulèvent que « la Société INC invoque en permanence la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 décembre 1998 pour dire à votre tribunal que ledit tribunal a constaté l’appartenance exclusive de la marque PYCNOGENOL à la Société SCERPA c’est à dire à INC » ; Attendu que la Société INC réplique que la demande est irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis ; qu’elle est, en tout état de cause, dilatoire car l’affaire actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux oppose d’autres parties pour des faits différents et que la mention dans le jugement de la marque PYCNOGENOL n’empêche aucunement le tribunal de statuer sur la contrefaçon reprochée ; Attendu que la règle posée par l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, trouve sa limite quand la cause de l’exception s’est révélée en cours de procédure ; Qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de Bordeaux a été prononcé le 4 décembre 1998 et l’appel formé le 18 janvier 1999 postérieurement aux premières conclusions au fond des Sociétés HORPHAG ; Que leur exception de sursis à statuer est dès lors recevable ; Attendu qu’il demeure que le sursis à statuer demandé n’est pas de droit et doit être justifié par l’intérêt d’une bonne administration de la justice ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’en effet, les questions tranchées par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 4 décembre 1998, auquel la Société INC n’est pas partie, sont sans incidence sur l’action en contrefaçon de la marque PYCNOGENOL dont le tribunal de ce siège est saisi ; Que l’exception de sursis à statuer, non fondée, sera rejetée. III – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE AFFERENTE A LA MARQUE PYCNOGENOL N° 94.515501 Attendu que si l’action en contrefaçon de marque n’est nullement conditionnée par la preuve de l’exploitation de la marque invoquée, son examen passe par la justification d’un enregistrement en vigueur et dès lors par l’examen préalable de la demande en déchéance des droits sur cette marque ; Attendu que la marque française PYCNOGENOL n° 94.515501 a été déposée par la Société INC le 14 avril 1994 pour désigner en classes 3 et 5 les produits suivants : Savons ; parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; aliment pour bébé ; Attendu que les Sociétés HORPHAG ont soulevé la déchéance des droits de la Société INC sur cette marque, faute d’usage sérieux, dans leurs conclusions du 10 avril 2000 et ont maintenu cette prétention dans leurs dernières conclusions ; Attendu que leur demande en déchéance a pour fondement l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (…) La déchéance peut dire demandée en justice par toute personne intéressée Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut dire apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ; Attendu que la Société INC verse aux débats les contrats de licence non exclusive d’exploitation et d’usage des marques PYCNOGENOLS n° 1.522.228 et PYCNOGENOL n°94.515501 qu’elle a conclus avec la Société Laboratoires LIERAC d’une part, avec la Société Centre d’Expérimentation Pharmaceutique, dite CEP, d’autre part, étant précisé que ces contrats, datés respectivement du 20 mai 1998 et du 10 mars 1999, ont été inscrits au Registre national des marques le 12 octobre 1999 pour le premier et le 17 novembre 1999 pour le second ; Attendu que de tels contrats ne sont pas de nature à établir à eux seuls l’usage sérieux de la marque ; Attendu que la Société INC produit également une attestation du PDG des Laboratoires LIERAC, non pertinente puisque celui-ci n’atteste nullement de l’exploitation de la marque PYCNOGENOL sur le territoire français, ainsi que divers documents faisant mention du terme PYCNOGENOLS qui constitue, non pas la marque n° 94.515501 en cause, mais la marque n° 1.522.228 dont la Société INC est également propriétaire et qui ne valent, à les supposer pertinents, que pour l’exploitation de cette marque PYCNOGENOLS n° 1.522.228 ; Que la Société INC produit encore un constat d’huissier dressé postérieurement au 10 avril 2000, date de la demande en déchéance et de ce fait inopérant ;

Attendu que la Société INC établit en revanche l’existence d’un nom de domaine Internet « pycnogenol.tm.fr » appartenant à la Société CEP, l’hébergement par FRANCENET d’un site à cette adresse depuis le mois de mars 1999, l’offre en vente faite par la Société CEP sur son site, accessible en France, de compléments alimentaires PYCNOGENOL AUTHENTIQUE et les achats qui ont été faits à compter de mai 1999 par divers clients résidant sur le territoire français ; Qu’il est ainsi suffisamment justifié de l’exploitation, sinon importante, du moins sérieuse et antérieure à la demande en déchéance, de la marque PYCNOGENOL n° 94.515501 par la Société CEP, licenciée non exclusive de la dite marque, pour des compléments alimentaires ; Attendu que la demande en déchéance est en conséquence mal fondée en ce que la marque PYCNOGENOL désigne les compléments nutritionnels et sera rejetée de ce chef ; Que la demande d’expertise, sans intérêt et non fondée au regard des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, sera également rejetée ; Attendu que la Société INC, qui a la charge de cette preuve, n’établit toutefois aucune exploitation de sa marque pour les autres produits visés à son enregistrement ; Qu’elle sera dès lors déchue de ses droits sur sa marque PYCNOGENOL n° 94-515501 dans son application aux savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé ; Que cette déchéance prendra effet, dans les termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, au 14 avril 1999. IV – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que la Société INC est propriétaire de la marque PYCNOGENOL n° 94.515501 dont la nullité n’est pas soutenue ; Qu’elle dispose pour la France, du fait de l’enregistrement en vigueur de sa marque, d’un droit opposable à tous sur la dénomination PYCNOGENOL prise dans son application à l’ensemble des produits des classes 3 et 5 visés à l’enregistrement jusqu’au 14 avril 1999, dans son application aux seuls compléments nutritionnels postérieurement à cette date ; Qu’elle a vocation à faire sanctionner toute usage non autorisé, en France, de sa marque pour ces produits et les produits similaires ; Attendu que l’action en contrefaçon que la Société INC a introduite à l’encontre des défenderesses n’est susceptible de trouver son fondement que dans l’article L 716-1 du

Code de la propriété intellectuelle ainsi que dans les articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 auxquels cette disposition renvoie ; Que sur le terrain de la contrefaçon de la marque française alléguée, l’article 6 septies de la Convention d’Union de Paris n’est aucune d’application, la Société INC étant le demandeur originaire et le titulaire actuel de l’enregistrement de marque qu’elle invoque ; Attendu que pour le surplus, consciente de l’incompétence de ce tribunal français pour en connaître, la Société INC se garde bien de solliciter la nullité des dépôts de marques opérés par les Sociétés HORPHAG à l’étranger ; Qu’il n’y a pas lieu dès lors de lui donner acte, ainsi qu’elle le réclame, "de son droit à s’opposer à tout enregistrement demandé par la Société HORPHAG ou de réclamer la radiation, ou si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement ; qu’un tel donné acte est sans portée, le tribunal ne pouvant se substituer aux administrations et juridictions étrangères devant lesquelles la Société INC serait susceptible de faire valoir le droit dont elle se prévaut ; Que la demande de la Société INC tendant à voir dire applicable à l’espèce l’article 6 septies de la Convention d’Union de Paris est mal fondée et sera rejetée ; Attendu qu’à suivre ses dernières écritures, la Société INC fait grief, au titre de la contrefaçon de sa marque :

- à la Société HORPHAG RESEARCH d’avoir utilisé sur un site Internet accessible en France la dénomination PYCNOGENOL, d’avoir proposé à la vente sur le territoire français des produits sous la marque PYCNOGENOL et d’avoir utilisé la marque PYCNOGENOL à l’occasion de symposiums sur le produit PYCNOGENOL, notamment en 1999 et 1997, en France et sur des brochure ;

- à la Société HORPHAG RESEARCH M&B d’avoir procédé à une demande d’extension à la France d’une marque internationale PYCNOGENOL n° 666.367 ;

- à la Société QUIMDIS d’avoir utilisé la marque PYCNOGENOL notamment sur son catalogue, proposé à la vente et vendu sur le territoire français ou à partir du territoire français des produits sous la marque PYCNOGENOL ; Attendu que se prévalant pour l’essentiel des droits de marque des Sociétés HORPHAG dans les pays étrangers, les défenderesses font valoir pour l’essentiel qu’aucun acte de contrefaçon ne peut leur être reproché sur le territoire français ; Attendu, cela étant posé, qu’il ressort des procès verbaux de constat d’huissier dressés à Paris les 2 juillet 1998, 8 et 16 septembre 1999 que la Société HORPHAG RESEARCH titulaire du nom de domaine « pycnogenol.com » présente et offre à la vente, sur le site accessible à cette adresse en France, son complément nutritionnel PYCNOGENOL, en indiquant la liste de ces divers revendeurs à travers le monde dont pour la France la Société QUIMDIS ;

Que par l’intermédiaire de ce site, l’huissier de justice constatant a passé commande le 8 septembre 1999 à la Société HORPHAG RESEARCH d’un flacon de capsules PYCNOGENOL qu’il a réglé avec sa carte Visa et qui lui a été livré le 16 septembre suivant sous les références de cette carte de paiement ; Attendu que la reproduction et l’usage par la Société HORPHAG RESEARCH, sur le territoire français, du signe PYCNOGENOL, constituant la marque invoquée, pour des compléments nutritionnels, produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de cette marque ainsi que pour un nom de domaine en relation avec ces produits est ainsi établi ; Qu’il importe peu au regard des textes applicables que la Société HORPHAG RESEARCH soit établie en suisse et que son site Internet couvre le monde entier et notamment des pays où la Société HORPHAG RESEARCH est, en l’état, régulièrement investie de droits sur la marque PYCNOGENOL ; Que la reproduction et l’usage de la dénomination PYCNOGENOL, constatés en France et imputables à la Société HORPHAG RESEARCH, ont été commis sur le territoire français en violation des droits de la Société INC sur sa marque PYCNOGENOL n° 94.515501 ; Que la contrefaçon est constituée dans les termes des articles L 716-1 et L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il est par ailleurs prouvé que la Société HORPHAG RESEARCH a organisé en France, courant 1997 et 1999, des symposiums et qu’elle a distribué en France, à cette occasion des brochures vantant les mérites de son produit et reproduisant servilement la marque PYCNOGENOL pour le complément nutritionnel qu’elle vise ; Que le simple usage non autorisé de cette marque PYCNOGENOL est contrefaisant ; Attendu qu’il est sans incidence que les documents contrefaisants aient été diffusés en anglais ; Qu’il est en outre faux pour la Société HORPHAG RESEARCH de soutenir que ces documents ne concernent que des chercheurs, la Société HORPHAG RESEARCH étant comme certains de ses invites aux symposiums PYCNOGENOL, une Société commerciale dont le souci est d’assurer, par les congrès qu’elle organise, la publicité du produit qu’elle commercialise ; Qu’enfin l’argument de la Société HORPHAG RESEARCH selon lequel le terme PYCNOGENOL accompagné du (R) de registred est exclusif de toute confusion avec la marque française, dessert en fait sa thèse puisqu’il est ainsi reconnu que ce terme n’est pas employé dans les congrès comme un simple mot du langage courant qui serait nécessaire aux chercheurs pour désigner une substance précise mais bien comme une marque désignant le complément nutritionnel vendu par la Société HORPHAG RESEARCH et dont la Société INC est fondée à lui interdire l’usage en France ;

Attendu qu’il est acquis que la Société HORPHAG RESEARCH M&B a demandé l’enregistrement pour la France de sa marque internationale PYCNOGENOL enregistrée sous le n° 666.367 pour désigner des compléments alimentaires diététiques à usage non médical tels qu’extraits de fruits, de légumes et de végétaux notamment de pin ; Qu’indépendamment du rejet de cette extension, par l’INPI, sur l’opposition formée par la Société INC, une telle demande d’enregistrement pour la France s’analyse, contrairement à ce qui est soutenu en défense, en un acte d’usage non autorisé de la marque PYCNOGENOL pour des produits identiques à ceux qu’elle désigne et dès lors en un acte de contrefaçon de la marque n° 94.515501 imputable à la Société HORPHAG RESEARCH M&B ; Attendu que le procès verbal de constat d’huissier de justice du 2 juillet 1998 montre que la Société QUIMDIS est présenté sur le site Internet de la Société HORPHAG RESEARCH comme le revendeur en France des produits revêtus de la marque PYCNOGENOL ; Que ce fait est confirmé par la saisie-contrefaçon opérée le 30 juillet 1998 dans les locaux de la Société QUIMDIS à Levallois-Perret, le directeur commercial de cette Société ayant déclaré à l’huissier saisissant que « nous distribuons les produits HORPAG, cette distribution est assurée au sein de la société QUIMDIS dans le département international par M. Quarre Jean-François, Président du Directoire de ladite société » ; Attendu que si la mesure de saisie-contrefaçon n’a pu aboutir, contrairement à ce que soutient la Société INC, à la saisie de catalogues QUIMDIS mentionnant le produits PYCNOGENOL, si le certificat d’analyse saisi n’émane pas de QUIMDIS mais d’HORPHAG et s’il n’est pas justifié que le catalogue QUIMDIS (versé aux débats et présenté fallacieusement comme étant celui saisi par l’huissier) a bien été diffusé sur le sol français, il demeure que la mention de la Société QUIMDIS, constaté par huissier de justice, à Paris, sur le site de la Société HORPHAG RESEARCH comme revendeur pour la France du produit PYCNOGENOL, établit l’offre en vente par la Société QUIMDIS du produit PYCNOGENOL et l’offre de commercialisation par celle-ci de ce produit depuis la France ; Que la contrefaçon de marque imputable à la Société QUIMDIS est ainsi suffisamment établie. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Attendu qu’aux termes de ses dernières écritures, la Société INC ne forme aucune demande à ce titre à l’encontre de la Société QUIMDIS ; Attendu que pour le surplus, la Société INC n’établit l’existence d’aucun fait distinct de la contrefaçon de marque reprochée de nature à constituer à l’encontre des Sociétés HORPHAG, les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme allégués ;

Qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef. VI – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les seuls termes du dispositif ; Attendu que ces mesures d’interdiction sont de nature à mettre un terme à la contrefaçon de la marque française contrefaite et à assurer le respect des droits de marque dont la demanderesse est investie, étant précisé que ces droits n’ont qu’une portée limitée au seul territoire national français ; Qu’il est sans incidence que ces mesures d’interdiction puissent conduire à l’abandon par la Société HORPHAG RESEARCH de son nom de domaine « pycnogenol.com » ; Qu’il appartiendra aux défenderesses de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour se conformer à la décision, quand bien même ceux-ci conduiraient à défaut d’une autre solution technique permettant d’éviter le territoire français, à cette solution radicale ; Attendu qu’en revanche, rien ne peut conduire à ce que le nom de domaine « pycnogenol.com » dont la Société HORPHAG RESEARCH est titulaire soit transféré, ainsi qu’elle le demande, à la Société INC ce qui lui conférerait un avantage, en l’état, indu ni même à interdire l’utilisation par la Société HORPHAG RESEARCH « au plan mondial » du nom de domaine litigieux et ce d’autant qu’il a été enregistré auprès d’un organisme étranger, tiers à l’instance ; Attendu qu’il ne saurait également être interdit aux Société HORPHAG d’organiser en France des symposiums sur les produits qu’elles vendent, la mesure d’interdiction portant sur la marque PYCNOGENOL et non sur le produit que les défenderesses sont libres de désigner en France sous une autre marque ; Attendu que la Société INC ne fournit aucun document comptable d’aucune sorte de nature à justifier le préjudice commercial qu’elle allègue ; qu’aucune mesure d’expertise n’est susceptible de suppléer sa carence en la matière ; Que le dommage qu’elle subit ne tient qu’à une atteinte à ses droits de marque et à la banalisation de celle-ci ; Qu’il sera réparé, en considération du dommage auquel les défenderesses ont individuellement ou ensemble concouru, par l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 30.000 F à la charge de la Société HORPHAG RESEARCH M&B seule et d’une somme de 100.000 F à la charge de la Société HORPHAG RESEARCH et de la Société QUIMDIS tenues in solidum ; Attendu que la publication sera autorisée dans les seuls termes du dispositif, étant précisé que s’agissant de la contrefaçon d’une marque française limitée au territoire français, la

demande de traduction du jugement en anglais ne s’explique que par la volonté de la Société INC de donner un écho préjudiciable aux Société HORPHAG dans le reste du monde ce qui ne peut être admis ; Qu’il sera en outre enjoint à la Société HORPHAG RESEARCH d’insérer à ses frais sur son site Internet « pycnogenol.com » un avertissement aux utilisateurs ; Que le surplus de la demande de publication sera rejetée ; Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et d’avertissement seulement. VII – SUR LE SURPLUS DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIETES HORPHAG Attendu que ces défenderesses ne justifient d’aucun intérêt à agir en déchéance de la marque PYCNOGENOLS n° 1.522.229 déposée le 30 mars 1989 par la Société Civile pour l’Expansion de la Recherche en Phytochimie appliquée dite SCERPA et acquise par la Société INC suivant acte inscrit au Registre national des marques le 3 mai 1994 ; Qu’en effet cette marque, dont le renouvellement de l’enregistrement n’est au surplus pas établi, ne leur est pas opposée dans le cadre de la présente instance ; Qu’elle sont irrecevables en leur demande à ce titre ; Attendu que les Sociétés HORPHAG sollicitent par ailleurs la nullité d’une « procuration » en date du 24 octobre 1990 passé entre, d’une part, la SCERPA, celle-ci se prévalant de sa qualité de titulaire de la marque « Pycnogenol » (en fait PYCNOGENOLS) n° 1.522.228, d’autre part Bert S et Peter M ; Que par cet acte : Le mandant, SCERPA, déclare en son propre nom, donner pouvoirs aux mandataires M et S d’effectuer les actes suivants en tenant compte des droits conférés déjà par le mandant à des tiers : D – réaliser tous lesdits actes en épuisant tous les moyens légaux ; E – aux effets ci-dessus élire domicile variable on non variable." (Sic, les points A, B et C étant barrés) ; Que l’acte précise que : Les mandataires et Holland Health BV auront le droit d’utiliser et de déposer à leurs frais et à leur nom la marque PYCNOGENOL dans tous logis les pays, à l’exception de la France. Pour les pays suivants, les mandataires auront le droit de récupérer à leurs frais les droits sur la marque PYCNOGENOL, s’appuyant sur l’aide totale de SCERPA et CEP : Etats-Unis, Allemagne, Benelux. SCERPA concédera aux mandataires la licence exclusive pour ces pays : Etats-Unis,

Allemagne, Benelux et autres pays où des tiers ont déjà établi des droits sur la marque PYCNOGENOL à leurs noms ; Attendu qu’il suffit pour le tribunal de constater qu’à supposer que la Société INC vienne aux droits pour cet acte de la SCERPA, ce qui n’est pas établi, les cocontractants, Bert S et Peter M ne sont pas dans la cause ; Qu’au surplus, le lien entre la demande reconventionnelle en nullité d’un tel acte avec l’action en contrefaçon de la marque PYCNOGENOL n° 94.515501 déposée en France, territoire exclu de l’acte, n’est pas suffisant ; Que cette demande est irrecevable en application de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile. VIII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE QUIMDIS Attendu que l’abus de procédure n’est pas établi eu égard au bien fondé de la demande principale à l’encontre de cette défenderesse ; Qu’en tout état de cause, la demande de dommages et intérêts ne peut être fondée sur l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la possibilité d’une amende civile ne bénéficiant qu’à l’Etat et non aux parties ; Que la demande reconventionnelle de la Société QUIMDIS sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du N.C.P.C. Attendu que les défenderesses, succombant et condamnées aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-contrefaçon pratiquée le 30 juillet 1998 dans les locaux de la Société QUIMDIS, verront leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ; Que l’équité conduit en revanche à allouer à la Société INC la somme de 50.000 F qu’elle réclame pour les frais non taxables qu’elle a exposés dans ce procès. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les pièces et conclusions communiquées ou signifiées le 19 octobre 2000 ; Rejette l’exception de sursis à statuer ;

Prononce la déchéance au 14 avril 1999 des droits de la Société INC sur la marque PYCNOGENOL n° 94.515501 déposée le 14 avril 1994 en ce qu’elle vise les produits suivants : Savons ; parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébé ; Dit que le présent jugement sera, en ce qui concerne cette déchéance, transmis à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties ; Déboute les Sociétés HORPHAG RESEARCH et HORPHAG RESEARCH M&B de leur demande en déchéance de la marque PYCNOGENOL n° 94.515501 en ce qu’elle vise les compléments nutritionnels ; Dit que la Société HORPHAG RESEARCH en utilisant sur un site Internet accessible en France, la dénomination PYCNOGENOL pour des compléments nutritionnels, en offrant en vente par l’intermédiaire de ce site sur le territoire français des compléments nutritionnels PYCNOGENOL et en faisant usage du terme PYCNOGENOL pour désigner ces produits lors de symposiums organisés en France courant 1997 et 1999, la Société HORPHAG RESEARCH M&B, en demandant l’extension à la France de sa marque internationale PYCNOGENOL enregistrée sous le n° 666.367, la Société QUIMDIS, en offrant en vente en France des compléments nutritionnels PYCNOGENOL, le tout sans autorisation de la Société INC, ont commis des actes de contrefaçon de la marque française PYCNOGENOL n° 94.515501 dont cette Société est propriétaire ; Interdit aux Sociétés HORPHAG RESEARCH, HORPHAG RESEARCH M&B et QUIMDIS de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum la Société HORPHAG RESEARCH et la Société QUIMDIS à payer à la Société INC la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Société HORPHAG RESEARCH M&B à payer à la Société INC la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise la Société INC à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais des défenderesses tenues in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale hors taxes de 40.000 F ; Enjoint à la Société HORPHAG RESEARCH d’insérer en page d’accueil de son site Internet « pycnogenol.com », sous astreinte de 5.000 F par jour de retard passé le délai de 8

jours à compter de la signification du présent jugement et pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit l’avertissement suivant : La dénomination PYCNOGENOL a été déposée le 14 avril 1994 comme marque en France pour désigner des compléments nutritionnels par la Société INTERNATIONAL NUTRITION COMPANY, (INC) Déboute la Société INC du surplus de sa demande ; Déclare les Sociétés HORPHAG RESEARCH et HORPHAG RESEARCH M&B irrecevables en leur demande reconventionnelle en déchéance de la marque PYCNOGENOL n° 1.522.228 et en nullité ; Déboute la Société QUIMDIS de sa demande reconventionnelle ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et d’insertion de l’avertissement seulement ; Condamne in solidum les défenderesses à payer à la Société INC la somme de 50.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne en outre in solidum aux dépens qui comprendront les frais de la saisie- contrefaçon du 30 juillet 1998 et admet M^e BENECH, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.