INPI, 16 décembre 2020, 2020-0136

13/11/2020

OPP 20-0136 Projet valant décision le 16/12/2020

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ELLCIE HEALTHY (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 octobre 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 591 136 portant sur le signe verbal SERENITY EYEWEAR BY ELLCIE HEALTHY.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques, de mesurage; articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; verres de lunettes ; verres correcteurs (optiques) ; montures de lunettes ; lunettes de natation ; lunettes de sports ; lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, mesurer, stocker, traiter, enregistrer et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique, au rythme cardiaque, aux calories brulées, au sommeil des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil et l’endormissement, aux mouvements des membres, au déplacement des personnes à savoir la distance et la vitesse parcourues, aux chutes des personnes, à l’environnement; casques de protection pour le sport ; casques de protection pour le sport connectés ; montures de lunettes intelligentes permettant de se connecter sans fil et fournissant des informations audio ou visuelles à celui qui les porte ; dispositifs mobiles à porter sur soi ; détecteurs de mouvements ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour lunettes et montures de lunettes intelligentes ; casques à écouteurs ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images dans le domaine de l’optique; logiciel pour ordinateurs et applications logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour la collecte et l’analyse de variables liées à l’état de santé, à l’activité physique, aux mouvements des membres, à la détection des chutes des personnes, aux cycles du sommeil des personnes, à l’environnement à savoir la température, la qualité de l’air et la lumière, le bruit; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et la présentation d’informations ayant un rapport avec la condition physique, le gras corporel, l’indice de masse corporelle

; logiciels pour la gestion d’informations relatives au suivi, au respect et à la motivation dans le cadre d’un programme de santé et de remise en forme ; diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons en matière de lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de vente au détail ou en gros de lunettes et montures lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, stocker, traiter et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil, à l’endormissement, aux mouvements des membres, au rythme cardiaque, aux calories brulées, et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes, à la sécurité routière permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication; services de vente au détail ou en gros de logiciels et applications logicielles informatiques pour lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées; promotion des ventes pour le compte de tiers dans le domaine des appareils et instruments optiques y compris les lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de regroupement, présentation et mise à disposition au profit de tiers (à l’exception de leur transport) d’appareils et instruments optiques, de lentilles de contact, de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres de lunettes, d’appareils et instruments optiques, lunettes et montures de lunettes intelligents connectés sans fil permettant de détecter, mesurer, traiter, rassembler, stocker, enregistrer et transmettre des données relatives au temps, à la distance, la vitesse, à l’allure parcourus, au rythme cardiaque, ainsi qu’aux calories brulées , et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes ; collecte de données et traitement de données dans le domaine de la santé, de la sécurité routière, de l’activité physique des personnes ; Conception et développement de logiciels ; sauvegarde externe des données, services de cryptage et décodage de données ; stockage électronique de données ; compression numérique de données informatiques ; maintenance de base de données ; développement et conception de systèmes pour le traitement des données ; programmation d’équipement pour le traitement de données ; location de logiciels informatiques ; installation, mise à jour, maintenance de logiciels informatiques ; services d’assistance et de consultation en matière de développement de systèmes, bases de données et applications informatiques ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière; développement de systèmes pour le traitement de données dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière; conception, développement, installation et maintenance de logiciels dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière pour la prévention de l’endormissement au volant, la détection des chutes des personnes ; Services de surveillance, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des biens et des individus; services de surveillance, télésurveillance en cas de chute des personnes ; Services d’assistance liés aux alarmes anti-chute des personnes ; organisation de services en rapport avec la sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir consultations en matière de sécurité ».

Le 8 janvier 2020, la société BIOSERENITY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe SERENITY MEDICAL SERVICES, déposée le 28 mai 2018 et enregistrée sous le n°18 4 456 413.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de

réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; service de gestion informatisée de fichiers ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes».

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 10 janvier 2020 sous le n° 20-0136. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 24 mars 2020.

Par courrier en date du 14 janvier 2020, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement. La société déposante a régularisé son dépôt dans le délai imparti par la notification.

Le 19 mars 2020 la société ELLCIE HEALTHY et la société BIOSERENITY ont présenté conjointement, conformément à l’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé.

En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la procédure d’opposition a été suspendue jusqu’au 24 septembre 2020, le délai pour déposer des observation en réponse à lui été repoussé au 7 octobre 2020.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 25 septembre 2020, au stade où elle se trouvait le 12 mars 2020, date de la suspension.

Dans le délai imparti, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- LA SOCIETE OPPOSANTE

La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après:

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services en cause ainsi que celle des signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par le titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments optiques, de mesurage; articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; verres de lunettes ; verres correcteurs (optiques) ; montures de lunettes ; lunettes de natation ; lunettes de sports ; lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, mesurer, stocker, traiter, enregistrer et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique, au rythme cardiaque, aux calories brulées, au sommeil des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil et l’endormissement, aux mouvements des membres, au déplacement des personnes à savoir la distance et la vitesse parcourues, aux chutes des personnes, à l’environnement ; casques de protection pour le sport ; casques de protection pour le sport connectés ; montures de lunettes intelligentes permettant de se connecter sans fil et fournissant des informations audio ou visuelles à celui qui les porte ; détecteurs de mouvements ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour lunettes et montures de lunettes intelligentes ; casques à écouteurs ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images dans le domaine de l’optique; logiciel pour ordinateurs et applications logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour la collecte et l’analyse de variables liées à l’état de santé, à l’activité physique, aux mouvements des membres, à la détection des chutes des personnes, aux cycles du sommeil des personnes, à l’environnement à savoir la température, la qualité de l’air et la lumière, le bruit; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et la présentation d’informations ayant un rapport avec la condition physique, le gras corporel, l’indice de masse corporelle ; logiciels pour la gestion d’informations relatives au suivi, au respect et à la motivation dans le cadre d’un programme de santé et de remise en forme ; diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons en matière de lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de vente au détail ou en gros de lunettes et montures lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, stocker, traiter et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil, à l’endormissement, aux mouvements des membres, au rythme cardiaque, aux calories brulées, et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes, à la sécurité routière permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication; services de vente au détail ou en gros de logiciels et applications logicielles informatiques pour lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées; promotion des ventes pour le compte de tiers dans le domaine des appareils et instruments optiques y compris les lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de regroupement, présentation et mise à disposition au profit de tiers (à l’exception de leur transport) d’appareils et instruments optiques, de lentilles de contact, de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres de lunettes, d’appareils et instruments optiques, lunettes et montures de lunettes intelligents connectés sans fil permettant de détecter, mesurer, traiter, rassembler, stocker, enregistrer et transmettre des données relatives au temps, à la distance, la vitesse, à l’allure parcourus, au rythme cardiaque, ainsi

qu’aux calories brulées , et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes ; services de cartes de fidélité, à savoir opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; collecte de données et traitement de données dans le domaine de la santé, de la sécurité routière, de l’activité physique des personnes ; Conception et développement de logiciels ; sauvegarde externe des données ; services de cryptage et décodage de données ; stockage électronique de données ; compression numérique de données informatiques ; maintenance de base de données ; développement et conception de systèmes pour le traitement des données ; programmation d’équipement pour le traitement de données ; location de logiciels informatiques ; installation, mise à jour, maintenance de logiciels informatiques ; services d’assistance et de consultation en matière de développement de systèmes, bases de données et applications informatiques ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière; développement de systèmes pour le traitement de données dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière; conception, développement, installation et maintenance de logiciels dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière pour la prévention de l’endormissement au volant, la détection des chutes des personnes ; Services de surveillance, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des biens et des individus; services de surveillance, télésurveillance en cas de chute des personnes ; Services d’assistance liés aux alarmes anti-chute des personnes (services de sécurité pour la protection des individus) ; organisation de services en rapport avec la sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir consultations en matière de sécurité » ;

Que la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu’el e porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; service de gestion informatisée de fichiers ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants Appareils et instruments optiques; articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; verres de lunettes ; verres correcteurs

(optiques) ; montures de lunettes ; lunettes de natation ; lunettes de sports ; casques de protection pour le sport ; casques de protection pour le sport connectés ; détecteurs de mouvements ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour lunettes et montures de lunettes intelligentes ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images dans le domaine de l’optique ; logiciel pour ordinateurs et applications logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour la collecte et l’analyse de variables liées à l’état de santé, à l’activité physique, aux mouvements des membres, à la détection des chutes des personnes, aux cycles du sommeil des personnes, à l’environnement à savoir la température, la qualité de l’air et la lumière, le bruit; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et la présentation d’informations ayant un rapport avec la condition physique, le gras corporel, l’indice de masse corporelle ; logiciels pour la gestion d’informations relatives au suivi, au respect et à la motivation dans le cadre d’un programme de santé et de remise en forme ; Conception et développement de logiciels ; sauvegarde externe des données ; stockage électronique de données ; développement et conception de systèmes pour le traitement des données ; programmation d’équipement pour le traitement de données ; location de logiciels informatiques ; installation, mise à jour, maintenance de logiciels informatiques ; services d’assistance et de consultation en matière de développement de systèmes, bases de données et applications informatiques ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière ; développement de systèmes pour le traitement de données dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière; conception, développement, installation et maintenance de logiciels dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière pour la prévention de l’endormissement au volant, la détection des chutes des personnes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les « lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, mesurer, stocker, traiter, enregistrer et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique, au rythme cardiaque, aux calories brulées, au sommeil des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil et l’endormissement, aux mouvements des membres, au déplacement des personnes à savoir la distance et la vitesse parcourues, aux chutes des personnes, à l’environnement ; montures de lunettes intelligentes permettant de se connecter sans fil et fournissant des informations audio ou visuelles à celui qui les porte  » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil et intégrant des fonctions de transmission ou de réception d’informations appartiennent à la catégorie générale des « lunettes (optiques) ; articles de lunetterie » de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent comme des « objets de l’internet connectés » qui « permettent de collecter des données sur la santé, l’activité physique » dès lors que ces produits ont à la fois pour objet d’améliorer la vision et la transmission ou réception d’informations ; qu’il ne peut donc être exclu que le consommateur leur attribue la même origine ;

Qu’en outre, rien ne permet d’affirmer que ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; qu’en tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à écarter toute similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits, comme c’est le cas en l’espèce ;

Que ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires.

CONSIDERANT que les « diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons en matière de lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de vente au détail ou en gros de lunettes et montures lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, stocker, traiter et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil, à l’endormissement, aux mouvements des membres, au rythme cardiaque, aux calories

brulées, et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes, à la sécurité routière permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication; services de vente au détail ou en gros de logiciels et applications logicielles informatiques pour lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées; promotion des ventes pour le compte de tiers dans le domaine des appareils et instruments optiques y compris les lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de regroupement, présentation et mise à disposition au profit de tiers (à l’exception de leur transport) d’appareils et instruments optiques, de lentilles de contact, de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres de lunettes, d’appareils et instruments optiques, lunettes et montures de lunettes intelligents connectés sans fil permettant de détecter, mesurer, traiter, rassembler, stocker, enregistrer et transmettre des données relatives au temps, à la distance, la vitesse, à l’allure parcourus, au rythme cardiaque, ainsi qu’aux calories brulées , et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à permettre la vente de produits optiques ou de produits indissociables du domaine de l’optique présentent à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieure « Appareils et instruments, optiques ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie » les premiers ayant pour objet les seconds ;

Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que les « lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées sont des objets de l’internet connectés et ne seront pas utilisés pour les mêmes besoins, ni par le même public » dès lors que ces produits peuvent conserver une même fonction optique et sont par ailleurs déjà proposés par les opticiens ;

Qu’en outre, contrairement à ce qu’indique la société déposante, les « services de vente au détail ou en gros de logiciels et applications logicielles informatiques pour lunettes et montures de lunettes intelligentes connecté » de la demande d’enregistrement contestée partagent bien un lien étroit et obligatoire avec les « lunettes (optiques) ; articles de lunetterie » de la marque antérieure dès lors que ces derniers constituent une catégorie générale dans laquelle figure notamment les lunettes et montures connectées comme démontré précédemment ;

Qu’à cet égard, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services présentant une même nature, fonction/objet et destination, mais aussi aux produits et services similaires en raison du lien de complémentarité nécessaire et exclusif qu’il existe entre eux comme c’est le cas en l’espèce ;

Qu'il s’agit donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « collecte de données et traitement de données dans le domaine de la santé, de la sécurité routière, de l’activité physique des personnes » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « stockage électronique de données » de la marque antérieure ;

Qu’en effet, ces prestations permettent de rassembler et organiser des données dans un fichier informatique afin de les traiter ;

Que ces services sont donc similaires contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « maintenance de base de données » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations consistant à maintenir dans un état donné et à mettre en conformité avec le moment présent des bases de données afin d’assurer leur fonctionnement présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de «conception de systèmes informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent de l’ensemble des ressources qui permettent de col ecter, stocker, traiter et diffuser l’information ;

Qu’en effet, ces prestations permettent de rassembler et organiser des données dans un fichier informatique ;

Que ces services sont donc similaires contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services de surveillance, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des biens et des individus; services de surveillance, télésurveillance en cas de chute des personnes ; Services d’assistance liés aux alarmes anti-chute des personnes ; organisation de services en rapport avec la sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir consultations en matière de sécurité » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » de la marque antérieure dès lors que les seconds sont exclusivement destinés à la protection des personnes ;

Qu’en outre, ces produits et services relèvent tous du même domaine de la sécurité ;

Que ces services et produits apparaissent ainsi complémentaires et dès lors similaires contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que les « appareils et instruments de mesurage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « lunettes (optiques) ; articles de lunetterie » de la marque antérieure qui constituent des produits optiques ;

Qu'il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que les « casques à écouteurs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’appareils de réception audio, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « périphériques d’ordinateurs » de la marque antérieure qui se définissent comme des dispositifs d’entrée / sortie (imprimantes, lecteur …) et mémoires externes (disques, bandes magnétiques) d’une unité de traitement ;

Qu'il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante.

CONSIDERANT que les services de «services de cartes de fidélité, à savoir opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services commerciaux et publicitaires, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion informatisée de fichiers » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;

Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne sont pas un support préalable et nécessaire à la mise en œuvre des premiers ; qu’en effet, si les premiers sont susceptibles de faire appel aux seconds lors de leur prestation, ces derniers constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans le cadre de multiples services de sorte qu’aucun lien nécessaire et exclusif ne peut être retenu entre ces services ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les «services de cryptage et décodage de données ; compression numérique de données informatiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas exclusivement utilisés pour la réalisation des premiers mais sont destinés à de multiples usages ;

Qu’admettre la complémentarité en l’espèce reviendrait à considérer comme complémentaires aux « logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs » tous les services susceptibles de faire appel à l’informatique, très nombreux compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, et aboutirait ainsi à méconnaître le principe de spécialité.

Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SERENITY EYEWEAR BY ELLCIE HEALTHY, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SERENITY MEDICAL SERVICES ci- dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et une présentation particulière ;

Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause comportent la dénomination commune SERENITY ;

Qu’intellectuellement, l’élément verbal SERENITY, présent dans les deux signes, renvoie à la notion de « sérénité » ;

Que les signes différent par la présence des éléments EYEWEAR BY ELLCIE HEALTHY dans le signe contesté, et des termes MEDICAL SERVICES accompagnés d’éléments figuratifs dans la marque antérieure;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu’en effet, le terme SERENITY, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu’à cet égard, la société déposante ne démontre pas en quoi l’élément verbal SERENITY apparaitrait faiblement distinctif pour désigner les produits et services visés en ce qu’il en désignerait par exemple une caractéristique ;

Que l’élément verbal SERENITY, revêt un caractère dominant dans la marque antérieure, où il est mis en exergue par sa position d’attaque, son lettrage plus épais et sa couleur sombre ;

Qu’en outre, les termes MEDICAL SERVICES renvoient au domaine des produits et des services en cause ;

Que de même, le terme SERENITY présente également un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison notamment de sa position d’attaque et du caractère accessoire des termes EYEWEAR BY ELLCIE HEALTHY qui le suivent ;

Qu’en effet, le terme EYEWEAR, terme anglo saxon qui désigne des lunettes et est susceptible d’être compris par le consommateur, n’est pas distinctif pour les produits et services considérés comme identiques et similaires, et n’a donc pas vocation à retenir l’attention des consommateurs pour ces produits et services ;

Qu’en outre, contrairement à ce qu’indique la société déposante, les éléments verbaux BY ELLCIE HEALTHY apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont susceptibles d’être perçus comme la signature (le terme anglais BY signifiant « par ») personnalisant le terme premier, ainsi mis en exergue ;

Que dès lors, les différences de structures relevées par la société déposante dues à la présence des termes MEDICAL SERVICES dans la marque antérieure et EYEWEAR BY ELLCIE HEALTHY dans le signe contesté ne sont pas déterminantes, dès lors qu’ils présentent un caractère secondaire ;

Qu’en outre, s’il est vrai que la marque antérieure associe des éléments verbaux à des éléments figuratifs et une présentation particulière, ces derniers constituent un simple décor, qui n’affecte en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux et notamment du terme SERENITY qui présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure comme précédemment démontré ;

Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté SERENITY EYEWEAR BY ELLCIE HEALTHY constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée SERENITY MEDICAL SERVICES.

CONSIDERANT que ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation ; qu’en effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.

CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal SERENITY EYEWEAR BY ELLCIE HEALTHY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SERENITY MEDICAL SERVICES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; verres de lunettes ; verres correcteurs (optiques) ; montures de lunettes ; lunettes de natation ; lunettes de sports ; lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, mesurer, stocker, traiter, enregistrer et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique, au rythme cardiaque, aux calories brulées, au sommeil des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil et l’endormissement, aux mouvements des membres, au déplacement des personnes à savoir la distance et la vitesse parcourues, aux chutes des personnes, à l’environnement ; casques de protection pour le sport ; casques de protection pour le sport connectés ; montures de lunettes intelligentes permettant de se connecter sans fil et fournissant des informations audio ou visuelles à celui qui les porte ; détecteurs de mouvements ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour lunettes et montures de lunettes intelligentes ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images dans le domaine de l’optique; logiciel pour ordinateurs et applications logiciel es informatiques pour appareils portables utilisés pour la collecte et l’analyse de variables liées à l’état de santé, à l’activité physique, aux mouvements des membres, à la détection des chutes des personnes, aux cycles du sommeil des personnes, à l’environnement à savoir la température, la qualité de l’air et la lumière, le bruit; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et la présentation d’informations ayant un rapport avec la condition physique, le gras corporel, l’indice de masse corporelle ; logiciels pour la gestion d’informations relatives au suivi, au respect et à la motivation dans le cadre d’un programme de santé et de remise en forme ; diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons en matière de lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de vente au détail ou en gros de lunettes et montures lunettes de vue et de sport intelligentes connectées sans fil permettant de capter, détecter, stocker, traiter et transmettre des données électroniques liées à la santé, à l’activité physique des personnes, à l’attention des personnes, à la sécurité routière, aux cycles du sommeil, à l’endormissement, aux mouvements des membres, au rythme cardiaque, aux calories brulées, et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes, à la sécurité routière permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication; services de vente au détail ou en gros de logiciels et applications logicielles informatiques pour lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées; promotion des ventes pour le compte de tiers dans le domaine des appareils et instruments optiques y compris les lunettes et montures de lunettes intelligentes connectées ; services de regroupement, présentation et mise à disposition au profit de tiers (à l’exception de leur transport) d’appareils et instruments optiques, de lentilles de contact, de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres de lunettes, d’appareils et instruments optiques, lunettes et montures de lunettes intelligents connectés sans fil permettant de détecter, mesurer, traiter, rassembler, stocker, enregistrer et transmettre des données relatives au temps, à la distance, la vitesse, à l’allure parcourus, au rythme cardiaque, ainsi qu’aux calories brulées , et en général à la santé, à l’activité physique, au sommeil et au déplacement des personnes ; collecte de données et traitement de données dans le domaine de la santé, de la sécurité routière, de l’activité physique des personnes ; Conception et développement de logiciels ; sauvegarde externe des données ; stockage électronique de données ; maintenance de base de données ; développement et conception de systèmes pour le traitement des données ; programmation d’équipement pour le traitement de données ; location de logiciels informatiques ; installation, mise à jour, maintenance de logiciels informatiques ; services d’assistance et de consultation en matière de développement de systèmes, bases de données et applications informatiques ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière; développement de systèmes pour le traitement de données dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière; conception, développement, installation et maintenance de logiciels dans le domaine de la santé, de l’activité physique des personnes, de la sécurité routière pour la prévention de l’endormissement au

volant, la détection des chutes des personnes ; Services de surveillance, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des biens et des individus; services de surveillance, télésurveillance en cas de chute des personnes ; Services d’assistance liés aux alarmes anti-chute des personnes (services de sécurité pour la protection des individus) ; organisation de services en rapport avec la sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir consultations en matière de sécurité». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.