Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 1982, n° 10274/81

TIDU TEO D xu L

M

119820820 JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982

10 274/81/ PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ASS. 22 AVRIL 81

DECHEANCE

[…]

3è CHAMBRE PAIEMENT

N° 3 DEMANDERESSE:

R. P. 51 590 SOCIETE B LABORATOIRES D

[…]

[…]

représentée par :

M^e Pascal PENCIOLELLI, Avocat – PN 97

DEFENDERESSE:

Société Z Y S. A. 125, […]

représentée par :

M^e J. Jacques GRAFF, Avocat D. 927

et assistée de :

M^e SERRES, Avocat au batreau de boulouse

PAGE PREMIERE

201-12-82

^se ^délivrée ^lePencio Felli expédition le

à […]

$

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+1e juge f/fde/ Ď

:

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

t.. Monsieur GOUGE, Vice-Président
Madame DUVERNIER, Juge
Madame MANDEL, Juge

GREFFIER
Madame X

DEBATS à l’audience du 28 octobre 1982

tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel

O

O

-ARGUMENTATION PROCEDURE IP EXPOSE DES FAITS

DES PARTIES

Le 15 mai 1973, la Société Z Y déposa sous le n° 152456 une marque nominative cons tituée du mot « DIATOPAN » dans la classe 5 pour désigner des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, des produits diététiques pour enfants et malades, des emplâtres, du matériel pour pansements, des matières pour plomber des dents et pour empreintes dentaires et des désinfectants.

Cette marque fut enregistrée sous le

n° 8739 12.

Le 7 octobre 1977, la Société américain

B C D constituée le 9 juillet 1964 selon

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les lois de l’Etat du DELAWARE, déposa, sous le n° 258 270, une AUDIENCE DU marque dénominative « DITROPAN » dans la classe 5 pour désigner 25 NOV. 1982 des produits antispasmodi ques pour appareil et voies urinaires, qui fut enregistrée sous le n° 1 029.505. 3è CHAMBRE

[…] Le 6 juillet 1978, la Société Z Y

s’adressa à la Société B MABORATORIES en ces termes :

N° 3 SUITE "nous remarquons dans le bulletin officiel de Proprierté Intellec tuelle n° 78/19 du 23 juin 1978, la publication de notre marque n°

1029 505 DITROPAN en France,

Nous nous permettons d’attirer votre at tention sur notre marque très proche n° 873 912 DIATOPAN

Toutefois, avant de décider de la suite à donner à cette affai re, nous vous serions reconnaissants de nous indiquer si vous pos sédez un droit antérieur sur la marque DITROPAN… "

Le 13 juillet suivant, E N. G répondit au nom de la société B C que celle-ci entendait régler cette affaire de manière « tout à fait amicale » et était disposée à souscrire à une déclaration de consentement appro priée limitant l’utilisation de sa marque DITROPAN à une préparation pharmaceutique utile comme antispasmodique des voies ubinaires,

Il précisait : "nous pensons qu’en faisant

l’approche décrite ci-dessus, les marques DIATOPAN et DITROPAN peuvent coexister sur le marché sans confusion".

Le 2 août 1978, la Société Z Y fit valoir qu’elle était convaincue que les deux marques ne pouvaient coexister sans risque de confusion et proposa de céder sa marque

DIATOPAN à la société B C.

Le 19 septembre, celle-ci lui réponditn qu’avant de faire cette approche« , elle se demandait » si les deux marques pouvaient coesister sur le marché sans être similaires

de manière prêtant à confusion".

Le 25 octobre, la Société Z Y informa sa correspondante qu’il ne subsistait qu’une alternative pour celle-ci: renoncer à la marque DITROPAN ou envisager l’a chat de la marque DIATOPAN.

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Le 28 février 1979, la société B

C répondit être dans l’impossibilité d’envisager

l’achat de cette dernière marque.

Le 23 juillet de la même année, la

Société Z Y éposa sous le n° 523 670 une marque dénominative « DITOPAN », dans la classe 5, pour désigner des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, des pro duite diététiques pour enfants et malades, laquelle fut enregistrée

soue le n 1 103 263.⁹

Le 2 octobre 1980, à la suite d’uh litige, àxbaxxidext survenu en GRECE à l’occasion de l’exploitation des marques DITROPAN et DIATOPAN, la Société Z Y rappela à la société B C qu’il était exclu que ces marques coexistent dans les pharmacies et proposa l’ blissement d’un modus vivendi,

Le 16 décembre, la société B

C rejeta cette proposition.

Le 7 janvier 1981, la Société Z C

Y maintint celle-ci,

Enfin, le 29 septembre, elle notifia à sa correspondante son intention d’entreprendre "seules les actions appropriées pour défendre (son) droit antérieur sur la marque

DIATOPAN".

Le 22 avril 1981, la Société B

C assigna la Société Z Y en déchéance de ses droits sur la marque DIATOPAN.

Elle sollicita, en outre :

l’inscription de la décision du Tribunal au registre national des marques, sur réquisition du greffier,

l’exécution provisoire du jugement.

Le 30 octobre 1981, la Société Z

Y conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande en déchéance et à la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts.

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Elle soutint reconventionnellement AUDIENCE DU que la marque DITROPAN déposée par la Société B 25 NOV. 1982

C constituait la contrefaçon ou à tout le moins

l’imitation illicite de la marque DIATOPAN dont elle-même était 3è CHAMBRE propriétaire et demanda : […]

la condamnation de la société adverse N° 3 SUITE

-

à faire procéder à la radiation de sa marque, sous astreinte définitive de 5 000 F par jour de retard à compter de la significa tion de la décision à intervenir,

- l’inscription de la radiation auprès de l’INPI aux frais de la société B C avec faculté pour elle-même d’en requérir également la radiation sur simple présentation du jugement,

l’interdiction à la demanderesse d’user de la marque DITROPAN de quelque x manière ou, sous quelque a forme que ce soit pour désigner des produits de la classe 5 et des produits similaires, sous astreinte de 10 000 F par infraction

constatée,

la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques de son choix aux frais de son adversaire,

la condamnation de celle-ci, en raison

-

de cette demande reconventionnelle, à lui payer une somme de

200 000 F à titre de dommages-intérêts,

- l’exécution provisoire de la décision

à intervenir.

Le 15 janvier 1982, la Société B

C maintit le principe de sa demande en déchéance et conclut à la déchéance ou à l’annulation de tous droits de la

Société Z Y sur la marque DIATOPAN et sur la marque

DITOPAN, qualifiée d’imitation frauduleuse de la marque DITRO

PAN.

Le 5 février 1982, la demanderesse confir ma ses précédentes écritures et conclut au débouté de la société

Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions recon

ventionnelles.

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Le 17 septembre 1982, la défenderes se fit valoir que les demandes de son adversaire étaient irre vevables et mal fondées et persista en ses prétentions.

La Société B C fait valoir, à l’appui de sa demande en déchéance de la marque

DIATOPAN que la société Z Y n’a pas exploité celle-ci de façon publique et non équivoque dans le délai prévu à l’article

11 de la loi du 31 décembre 1964.

Elle invoque en outre l’article 4 de ce texte pour une éventuelle annulation.

Elle sollicite également l’annulation d la marque DITOPAN appartenant également à son adversaire en soulignant que celle-ci n’est que l’imitation frauduleuse de la marque DITROPAN dont elle-même est propriétaire.

La Société Z Y réplique que si elle n’a pas exploité la marque DIATOPAN pendant les cinq ans précédant la demande en déchéance, elle peut invoque r’une excuse légitime. Elle précise que les discussions engagées depuis 1978 et la volonté clairement manifestée par la société B LABO

RATORIES de trouver un accord constituent l’excuse légitime

à partir de laquelle la déchéance ne saurait être encourue et que, de surcroft, un risque certain de confusion entre ses marques

l’avait persuadée que toute exploitation était inopportune tant que n’était pas résolu au préalable le devenir de la marque con trefaisante.

Elle allègue que la société B

C tente manifestement d’abuser d’un droit paccoc par la mise en oeuvre d’une telle procédure sur un fondement juri dique en toute hypothèse inopérant.

La Société Z Y fait valoir, sur la demande reconventionnelle, que la marque DITROPAN de la société B C constitue la contrefaçon ou l’imitation illicite de la marque DIATOPAN dont elle est

titulaire L

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En ce qui concerne la marque DITOPAN, AUDIENCE DU elle soutient qu’elle fut déposée par ses soins dans le cadre 25 NOV/1982 normal de sa politique de marque et ce, à titre de marque "dérivée’ pour assurer le renforcement de la marque initialement déposée. 3è CHAMBRE

[…]

●MOTIFS DECISION II

[…]

A SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE

DIATOPAN n° 152 456/8 73 912 =

Attendu que la société B LABORA

TORIES invoque à l’appui de cette demande les dispositions de

l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964;

Attendu que ce texte précise qu’est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la

demande en déchéance ;

Que la Société Z Y si elle ne conteste pas n’avoir pas exploité la marque DIATOPAN allègue cependant qu’elle bénéficie d’une excuse légitime tenant au fait qu’eu égard aux discussions et pourparlers qu’elle soutint avec la société B LBBORATORIES, elle avait jugé opportun 1 d’attendre la solution de ce litige pour exploiter effectivement

ladite marque ;

Attendu cependant qu’il convient de noter que ses discussions avec la demanderesse n’intervinrent qu’à partir du 6 juillet 1978 (date de sa mise en garde quant à un risque de confusion des marques en présence) alors que la marque qu’elle entendait défendre avait été déposée le 15 mab 1973, soit

plus de cinq ans auparavant;

Que, de surcroft, ne peut être invoqués titre d’excuse légitime qu’une cause objective de non exploitation extérieure au titulaire de la marque constituant pour celui-ci un obstacle insurmontable que telle qu’une maladie, une guerre,

l’impossibilité de se procurer une matière première indispensa. ble à la fabrication du produit auquel la marque est destinée

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ou celle d’obtenir une autorisation administrative de fabrication

de vente ou d’exploitation ou d’importation;

Que tel n’étant pas le cas, il convient de noter que la marque DIATOPAN déposée le 15 mai

1973 sous le n° 152 456 et enregistrée dans la classe 5 sous le

n° 873 912 n’ayant pas été exploitée de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant l’assignation, la Société Z Y doit être déclarée déchue de ses droits

sur celle-ci ;

[…]

MARQUE DITROPAN n° 258 270/1 029 505

Attendu que la Société Z Y soutient, à titre reconventionnel, que la marque DITROPAN dé posée le 7 octobre 1977, par son adversaire constitue la contre façon ou l’imitation illicite de la marque DIATOPAN ;

Qu’il convient tout d’abord de rappeler eu égard au développement exprimé dans le premier paragraphe du présent jugement que la déchéance d’une marque ne pouvant être prononcée que par décision judiciaire sans effet rétroactif, il est toujours possible au titulaire dexxx d’une marque dont il vinat d’être déclaré déchu de soutenir que, préalablement à cette déchéance, une autre marque constituait une contrefaçon ou une imitation illicite de celle dont il était propriétaire ;

Que, de surcroft, à la date du dépôt de la marque litigieuse (7 octobre 1977), nul ne pouvait invo quer la non-exploitation d’une marque déposée le 15 mai 1973;

Attendu que la marque de la Société

Z Y est constituée de trois syllabes (DIA, TO et PAN), comme la marque contestée (DI, TRO et PAN);

Que les deux appellations se caractérisent ainsi que par par la similitude des deux premières lettres, celles des trois dernières ;

Que l’adjonction à la première syllabe de la marque de la Société Z Y de la voyelle A et celle

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de la consonne R à la deuxième syll abe de la marque de la AUDIENCE DU Société B LBBORATORIES ne font pas disparaître une 25 NOV. 1982 certaine similitude de sonorité de nature à susciter, de la part

d’une consommateur d’attention moyenne, un risque certain de 3è CHAMBRE confusion, renforcé par le fait que les deux appellations étaient

[…] utilisées l’une et l’autre dans le domaine de l’industrie pharma

ceutique ; N° 3 SUITE

Qu’ainsi, il convient de décider que la marque DITROPAN appartenant à la société B C constitua bien l’imitation illicite de la marque DIATOPAN de la

Société Z Y:

[…]

DE LA MARQUE DITOPAN n° 523 670/1 103 263

Attendu que la Société B LABORA

TORIES soutient que la marque DITOPAN déposée le 23 juillet 1979 par la société Z Y est l’imitation frauduleuse de la marque DITROPAN déposée le 7 octobre 1977;

Mais attendu que celle-ci n’ayant jamais été que l’imitation illicite de la marque DIATOPAN, imitation illicite dont il convient de rappeler qu’elle existait en tout état de cause dès le dépôt susvisé, un tel grief ne saurait être retenu ;

D SUR LA DEMANDE EN REPARATION DE LA SOCIETE

Z Y

Attendu que celle-ci soutient que l’imita

DIATOPAN dont elle fut victime lui causa tion illicite de la marque un préjudice certain ;

Qu’outre le fait que le seul acte de dépôt fonde selon elle ses réclamations, elle fait valoir que la société

B C n’hésita pas à effectuer diverses dé marches dès 1978, auprès d’hôpitaux et fournisseurs pour promou

voir en France le produit DITROPAN ;

Attendu que le Tribunal possède les éléme

d’appréciation suffisants pour faire droit à cette demande dans les

conditions qui seront précisées au dispositif ;

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E SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu’aucune circonstance particuliè re ne justifiant celle-ci, il convient de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit que la société Z Y est déchue de ses droits sur la marque DIATOPAN :

- déposée le 15 mai 1973 sous le n°

152 456,

enregistrée dous le n 873 918 dans la classe 5

pour défaut d’exploitation publique et non équivoque pendant les cinq années précédant l’assignation.

Dit que la marque DITROPAN déposée par la société B C le 7 octobre 1977 sous le n° 258 270 et enregistrée sous le n° 1 029 505 constitue

l’imitation illicite de la marque DIATOPAN dont la société Z

Y était titulaire jusqu’au 22 avril 1981.

Condamne la société B LABORA

TORIES à verser à la société Z Y une somme de

15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS) à titre de dommages-intér ³ de ce chef.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Dit que la présente décision devenue définitive sera inscrite au registre National des Marques sur réquisition du Greffier, en ce qui concerne la déchéance de

⁹la marque DIATOPAN n 152 456/ 873 912.

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AUDIENCE DU

25 NOV. 1982

3è CHAMBRE

[…]

N° 3 SUITE

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Fait et jugé à PARIS, le 25 NOVEMBRE 1982/ 3è CHAMBRE […]. AE

Le Greffier Le Vice- Président

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PAGE ONZIEME ET DERNIERE