Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)

Article 5 - Motifs relatifs de refus ou de nullité

Version en vigueur

Entrée en vigueur :	12 janvier 2016

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a)	lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

les marques dont la date de la demande d'enregistrement est antérieure à celle de la demande d'enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)	les marques de l'Union européenne;

ii)	les marques enregistrées dans l'État membre concerné ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

iii)	les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre concerné;

b)	les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement (CE) no 207/2009, d'une marque visée aux points a) ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;

c)	les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

d)	les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont «notoirement connues» dans l'État membre concerné au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3. Par ailleurs, une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

b)	lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:

une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre concerné avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii)	cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

4. Tout État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de la demande d'enregistrement de la marque postérieure ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, autre que les droits visés au paragraphe 2 et au point a) du présent paragraphe, et notamment:

i)	d'un droit au nom;

ii)	d'un droit à l'image;

iii)	d'un droit d'auteur;

iv)	d'un droit de propriété industrielle;

c)	la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée à l'étranger, à condition qu'à la date de la demande, le demandeur fût de mauvaise foi.

5. Les États membres s'assurent qu'il n'y ait pas d'obligation, dans des circonstances appropriées, qu'une marque soit refusée à l'enregistrement ou qu'elle soit déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

6. Tout État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus d'enregistrement ou de nullité qui étaient applicables dans cet État membre avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Décisions • 17

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1. CJUE, n° C-705/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson, 6 mars 2019

[…] ( 46 ) Dans l'arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, point 20), concernant l'article 5, point 1, de la directive 89/104, la Cour a précisé que, « pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation ». Lorsque l'examen intervient, comme dans la procédure au principal, aux fins de l'enregistrement du signe postérieur, c'est la date de dépôt de la demande d'enregistrement de ce signe qui devrait importer.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
Risque de confusion·
Directive·
Enregistrement·
Caractère distinctif·
Marque antérieure·
Similitude·
Protection·
Caractère·
Renonciation

2. Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 1re sect.

[…] - subsidiairement, sur les marques, de juger que le dépôt et l'exploitation de la marque n° 4279451 pour tous les produits et services cités ci-dessus portent atteinte aux marques renommées « FREE » n° 1 734 391, n° 99 785 839 et n° 13 4 037 814 au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Service·
Marque antérieure·
Classes·
Ordinateur·
Nom de domaine·
Marque verbale·
Risque de confusion·
Propriété intellectuelle·
Télécommunication·
Photographie

3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2019, n° 17/07447

[…] Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 mai 2018, les sociétés ASO et STF demandent au tribunal, au visa des articles L.713-5, L.714-3 du code de la propriété intellectuelle de :

Marque antérieure·
Marque postérieure·
Sociétés·
Marque renommée·
Caractère distinctif·
Service·
Usage·
Propriété intellectuelle·
Enregistrement·
Atteinte

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Commentaires • 4

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1. Le critère de l’usage de la marque dans la vie des affaires

www.alain-bensoussan.com · 5 juin 2020

A forme un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour suprême finlandaise qui, alors, saisit la CJUE d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) sur l'interprétation de l'article 5 de la Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques. […]

2. Les procédures administratives en droit de la propriété industrielle : autres évolutions (souhaitables ?) de la loi Pacte

www.cabinet-arenaire.com · 13 décembre 2019

L'Ordonnance va donc au-delà de ce qui était prévu par la Directive selon laquelle sont autorisés à former opposition, conformément à son article 43, « (…) au minimum » : […]

3. Paquet Marques - Modification de la procédure d’opposition : les règles de fond (Partie I.)

Dreyfus · 13 mai 2019

idArticle=LEGIARTI000006279690&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20190502">article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l'article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l'article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'une opposition peut être faite par :

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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2015 / Directive n°2015/2436