Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 4 novembre 1998

FAITS ET PROCEDURE Odette G dite Ariane R est titulaire de la marque dénominative « GALAXIE » déposée le 22 août 1989 et enregistrée sous le n 1 547 315 pour désigner classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 les « supports d’enregistrement magnétique, équipement pour le traitement de l’information, papier, produits de l’imprimerie, publicité, service vidéotex (offrant astrologie, tarots divinatoires, voyance en direct, interprétation des rêves, communication interactive), édition de livres, revues, abonnements de journaux, programmation pour ordinateurs ». Par contrat daté du 14 mars 1991, Odette G sous le nom d’Ariane R déclarant agir tant en nom personnel qu’es-qualités de gérante de la société STRAG COMMUNICATION a concédé à la société NEOCOM la licence exclusive d’exploitation de ladite marque pour un kiosque télématique 36 15 moyennant le paiement de redevance à la société STRAG COMMUNICATION. Odette G après avoir fait constater par huissier le 10 octobre 1994 que la société ASCOM exploitait une messagerie intitulée « GALAXI » et que le centre serveur était la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIE (S.T.A) a les 8 et 10 novembre 1994 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris ces deux sociétés afin qu’elles soient déclarées responsables des actes de contrefaçon de sa marque et de concurrence déloyale et condamnées à lui payer, outre la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, celle de 100.000 francs et de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts. La société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES a soutenu n’avoir commis aucune faute et que la marque déposée, dépourvue d’originalité, ne peut faire l’objet d’aucune protection, tandis que la société ASCOM a contesté l’enregistrement de la marque et l’exploitation de celle-ci pour les produits et services qu’elle vise. La société ASCOM a précisé avoir résilié le 11 janvier 1995 la convention kiosque de son code GALAXI. Par jugement du 29 mars 1996, le tribunal saisi a :

- interdit en tant que de besoin aux sociétés défenderesses de poursuivre l’usage de la dénomination GALAXI pour un service télématique sous astreinte de 1.000 francs par infraction, constatée à compter de la signification, du jugement,
- condamné in solidum la société ASCOM et la société SOTIAF TELEMATIQUE ASSOCIES à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 francs Odette G au titre de la contrefaçon de marque et celle de 30.000 francs à la société STRAG IMPACT pour les faits de concurrence déloyale,
- ordonné l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction,

— condamné in solidum la société ASCOM et la société SOTIAF INFORMATIQUE ASSOCIES à payer aux demanderesses la somme de 8.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

- débouté Odette G et la société STRAG IMPACT du surplus de leurs demandes,
- condamne la société ASCOM et la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES aux entiers dépens. La société ASCOM appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris et soutient que les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui sont imputés ne sont pas démontrés, et qu’en l’absence de préjudice établi, les demanderesses devront être condamnées à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite pour le cas où elle serait condamnée que la condamnation soit prononcée in solidum avec la société SOTIAF. La société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES appelante revendique la nullité de la marque GALAXIE dont Odette G est titulaire et demande de constater qu’elle n’a ni reproduit, ni utilisé, ni imité ladite marque. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société ASCOM pour toutes les condamnations qui sont susceptibles d’être prononcées contre elle. Elle évalue à la somme de 20.000 francs ses frais non compris dans les dépens que devront supporter Odette G et la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES. Odette G et la société STAG IMPACT intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande de nullité de la marque formée pour la première fois en cause d’appel par la société S.T.A et concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles se rapportant aux condamnations pécuniaires. Odette G réclame à titre de dommages et intérêts la condamnation in solidum des sociétés ASCOM et SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES à lui payer la somme de 100.000 francs, tandis que la société STRAG IMPACT demande le paiement au même titre de la somme de 200.000 francs. L’une et l’autre évaluent à la somme de 20.000 francs les frais hors dépens qu’elles ont du engager. Par conclusions postérieure à l’ordonnance de clôture du 7 septembre 1998, la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES, Odette G et la société STRAG IMPACT ont demandé le rejet des conclusions signifiées le 1^er septembre précédent par la société ASCOM.

Odette G et la société STRAG IMPACT, en réponse à la demande formée par la société ASCOM, ont conclu à la révocation de l’ordonnance sus-visée et au bénéfice de leurs écritures antérieures.

DECISION SUR QUOI, LA COUR I – SUR LA PROCEDURE CONSIDERANT qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. QU’en conséquence, les écritures signifiées postérieurement à l’ordonnance du 7 septembre 1998 devront être déclarées irrecevables sans qu’il y ait pour autant lieu de rejeter celles régulièrement signifiées le 1^er septembre par la société ASCOM qui n’a fait que répondre aux moyens soulevés par Odette G, par la société STRAG IMPACT et par la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES dans leurs dernières conclusions. II – SUR LA TITULARITE DE LA MARQUE GALAXIE CONSIDERANT qu’Odette G justifie être titulaire de la marque GALAXIE enregistrée sous le n 1 547 315 et déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 22 août 1989 sous le n 150.673 dans les classes de produits et de services 9, 16, 35, 38, 41 et 42 et notamment pour désigner un service vidéotex (offrant astrologie, tarots divinatoires, voyance en direct, interprétation de rêves, communication interactive). QUE la société ASCOM ne peut par conséquent soutenir qu'« Odette G ne justifie pas avoir procédé à l’enregistrement de la marque n’établissant que le dépôt de celle-ci le 22 août 1989 ». III – SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA MARQUE CONSIDERANT que la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES invoque la nullité de la marque au motif qu’elle ne présente « aucun caractère distinctif des produits et des services visés » dans l’enregistrement. CONSIDERANT que si la société ASCOM et la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES n’ont pas en première instance sollicité la nullité de la marque GALAXIE, il convient de faire observer que la seconde société a, à titre subsidiaire, soulevé l’absence « d’originalité » de la marque qui ne pouvait selon elle faire l’objet d’une protection particulière.

QUE la demande de nullité de la marque qui constitue la conséquence directe du défaut d’originalité sus-évoqué ne constitue par conséquent pas en cause d’appel une demande nouvelle au sens de l’article 564 du nouveau code de civile puisqu’elle tend à la même fin que celle soumise aux premiers juges, même si le fondement juridique en est différent. CONSIDERANT que la marque est un signe consacrant un droit d’occupation qui a essentiellement pour objet de permettre l’identification de l’origine des produits et des services parmi ceux de même nature proposés par les concurrents. CONSIDERANT en l’espèce que le signe GALAXIE qui évoque de manière purement scientifique et objective un ensemble d’étoiles et de matières interstellaires ne constitue pas comme le prétend la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES une désignation nécessaire, générique ou usuelle destinée à s’appliquer à un produit ou à un service de vidéotex consacré à des sujets extra-scientifiques comme l’astrologie, la voyance ou la communication interactive. QU’il ne sert pas davantage à qualifier une caractéristique du produit ou du service tel que le prévoit l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en l’espèce eu égard à la date de dépôt de la marque. QUE les exclusions énumérées à l’article susvisé ne lui sont également pas applicables, de telle sorte que pour les causes sus-énoncées, la validité de la marque GALAXIE ne saurait être contestée. QUE la demande de nullité devra par conséquent être rejetée. IV – SUR LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE STRAG IMPACT CONSIDERANT que la société ASCOM reproche à la société STRAG IMPACT de ne pas démontrer qu’elle exploite un code Minitel et lui fait grief tout comme à la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES, de ne pas justifier que le contrat de licence de marques a fait l’objet d’une mesure de publication au Registre national des marques. CONSIDERANT qu’Odette G indique avoir verbalement concédé l’exploitation de la marque susvisée à la société STRAG IMPACT dont elle est la gérante, puis avoir transmis à la même société par acte sous seing privé daté du 1^er septembre 1998 une licence d’exploitation qui a fait l’objet d’une inscription au Registre national des marques le 18 septembre suivant sous le n 262333. QU’elle invoque également un acte sous seing privé daté du 14 mars 1991 par lequel la société STRAG COMMUNICATION représentée par sa gérante Ariane R a concédé à la société NEOCOM une licence exclusive d’usage et d’exploitation, notamment de la marque GALAXIE pour une utilisation strictement limitée au domaine télématique sur le kiosque 36.15 T36.

CONSIDERANT que si les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, leur transfert de propriété doit être en application, de l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle constaté par écrit à peine de nullité. QU’au surplus, tous transmission des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. CONSIDERANT ceci exposé que la société STRAG IMPACT ne justifie pas avoir conclu avec Odette G un contrat écrit de concession de licence de la marque GALAXIE ayant fait l’objet d’une mesure de publication destinée à le rendre opposable aux tiers. MAIS CONSIDERANT que si la régularisation de la cession qui est intervenue le 1^er septembre 1998 et son enregistrement le 18 septembre suivant ne donnent pas qualité à agir à la société STRAG IMPACT sur le fondement de la contrefaçon, il ne saurait en revanche lui être interdit d’entreprendre une action judiciaire sur celui de la concurrence déloyale en établissant des faits distincts de ceux qui ont servi à qualifier les actes de contrefaçon. V – SUR LES ACTES DE CONTREFACON CONSIDERANT que les sociétés appelantes prétendent qu’il n’est pas justifié de l’exploitation d’un code Minitel et du code télématique GALAXIE. MAIS CONSIDERANT qu’Odette G verse aux débats les rapports d’activité des mois de novembre et de décembre 1994, de janvier à avril 1995 ainsi que les contrats passés entre les sociétés NEOCOM et STRAG IMPACT avec FRANCE TELECOM pour l’exploitation dudit code qui révèlent que le code GALAXIE a été utilisé. CONSIDERANT que le procès-verbal de constat du 10 octobre 1994 établit que la société ASCOM exploite une messagerie intitulée GALAXI ayant trait notamment à la voyance en direct, à l’horoscope quotidien horojour, à l’astrologie chinoise, au thème astral, aux lignes de vie, à la numérologie, etc…, et que la société STA est désignée comme étant le service serveur. CONSIDERANT que les société appelantes ne contestent pas dans leurs écritures d’appel le caractère contrefaisant du signe GALAXY qu’elles ont utilisé. CONSIDERANT que la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES soutient pour contester toute part de responsabilité dans les actes de contrefaçon qui lui sont imputés, qu’en qualité de centre serveur, elle ne met à la disposition du « fournisseur de services » que des logiciels qui ne lui permettent pas d’exercer un contrôle sur le nom de code. MAIS CONSIDERANT qu’il convient de faire observer à la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES qu’elle a conclu avec la société FRANCE TELECOM le 17 décembre 1992 une convention kiosque, puis le 24 novembre 1993 un avenant qui font expressément référence au code 3615 GALAXI.

QU’il s’ensuit que la preuve de l’utilisation du signe protégé par la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES est rapportée. QUE celle-ci ne peut donc faire état de sa bonne foi, par ailleurs inopérante en matière de contrefaçon. QUE le jugement sera par conséquent confirmé de en toutes ses dispositions de ce chef qui comprendront en tant que de besoin la mesure d’interdiction. VI – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que les sociétés ASCOM et SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES soutiennent que la société STRAG IMPACT ne démontre pas qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale. MAIS CONSIDERANT qu’il résulte des constatations faites par l’huissier de justice le 10 octobre 1994 qui ont été reprises par les premiers juges que la page d’accueil du service GALAXI de la société appelante est comme celle du service GALAXIE la représentation d’un ciel nocturne étoilé. QUE cette description a pour effet de créer un risque de confusion dans l’esprit de l’usager de ces services qui est amené à croire qu’il s’agit d’un même et unique organisme qui diffuse les même messages. QUE le jugement déféré qui a déclaré la société ASCOM responsable d’avoir commis des actes de concurrence déloyale devra être confirmé. CONSIDERANT que la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES prétend en revanche que ne peuvent lui être imputés de tels actes aux motifs que n’exerçant qu’un rôle passif, elle ne dispose d’aucune possibilité d’intervention sur les messages émis par la société ASCOM et diffusés par FRANCE TELECOM. CONSIDERANT que si les actes de concurrence déloyale commis par la société ASCOM ont pu effectivement être réalisés à l’aide de l’intervention des services de la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES, il convient de constater que celle-ci n’exerce pas une activité identique ou similaire à celle de la société STRAG COMMUNICATION et ne se trouve pas donc pas avec cette dernière en situation de concurrence. QUE le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES à verser une somme de 30.000 francs à la société STRAG IMPACT sera par conséquent réformé. VII – SUR LE PREJUDICE

CONSIDERANT qu’Odette G demande à la Cour d’élever à la somme de 100.000 francs le montant de la réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de sa marque. MAIS CONSIDERANT que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice personnel subi par Odette G du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés ASCOM et SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES, étant observé comme démontré par la lettre de FRANCE TELECOM daté du 4 janvier 1994 qu’ils ont cessé le 11 janvier 1995. CONSIDERANT que la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES pour le cas où elle serait condamnée sollicite la garantie de la société ASCOM. MAIS CONSIDERANT que les sociétés appelantes ayant de conserve commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES ne peut pas rechercher une telle la garantie. VIII – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’Odette G la totalité des frais qu’elle a dû engager en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 10.000 francs, ceux de première instance devant lui demeurer acquis. CONSIDERANT que les demandes formées au même titre par les sociétés STRAG IMPACT, ASCOM et SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES qui succombent devront être rejetées. REJETTE les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 septembre 1998, CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles se rapportant aux actes de concurrence déloyale imputés à la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES, LE REFORMANT de ce chef, DEBOUTE la société STRAG IMPACT de sa demande au titre de la concurrence déloyale dirigée contre la société SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES, REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, CONDAMNE les sociétés ASCOM et SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES in solidum à payer à Odette G la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les mêmes sociétés aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître B avoué dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.