Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 mars 1999

FAITS ET PROCEDURE La SA ESSILOR International dont l’objet est « la fabrication, l’achat, la vente et le commerce en général de tout ce qui concerne la lunetterie et l’optique », est titulaire des marques :

- ORMA déposée le 9 février 1990 sous le numéro 186.889 en renouvellement d’un dépôt opéré le 11 février 1980 et enregistrée sous le numéro 1.547.794 dans les classes de produits ou services 9 et 17,
- ORMA UVX, déposée le 14 août 1985 sous le numéro 755.626 et enregistrée sous le numéro 1.320.311 dans la classe 9,
- CRIZAL, déposée le 3 juin 1992 sous le numéro 92.421.372 dans la classe 9,
- CRISTELLE, déposée le 15 octobre 1987 sous le numéro 882.484 et enregistrée sous le numéro 1.430.863 dans la classe 9
- PRECAL, déposée le 7 septembre 1988 sous le numéro 952.931 et enregistrée sous le numéro 1.487.153 dans la classe 9, en renouvellement d’un dépôt opéré le 12 juillet 1978,
- ASPHERAL, déposée le 10 juillet 1985 sous le numéro 751.159 et enregistrée sous le numéro 1.315.539 dans la classe 9,
- VARILUX, déposé le 6 juillet 1993 et enregistrée sous le numéro 1.247.541 dans la classe 9, en renouvellement d’un dépôt opéré le 29 juillet 1983. La SA BB.GR, filiale de la précédente est, quant à elle, titulaire des marques :

- ASPHEM, déposée le 6 juillet 1990 sous le numéro 223.473 et enregistrée sous le numéro 1.601.022 dans la classe 9
- ASPHOR déposée le 6 juillet 1990 sous le numéro 223.472 et enregistrée sous le numéro 1.601.021 dans la classe 9
- STAR, déposée le 10 novembre 1988 sous le numéro 996.131 et enregistrée sous le numéro 1.498.053 dans la classe 9
- UNOR, déposée le 6 juillet 1990 sous le numéro 223.471 et enregistrée sous le numéro 1.601.020 dans la classe 9 Les marques ORMA UVX et CRISTELLE désignent des lentilles ophtalmologiques et de contact, les autres marques, plus particulièrement des verres de lunettes.

Le 5 août 1994, la SA ORACEL, spécialisée dans « le développement et la commercialisation de hautes technologies sous vide dans l’optique », à déposé dans la classe 9 pour désigner des verres de lunettes, les marques :

- ORMATIC, enregistrée sous le numéro 94.532.045
-VARIABLE, enregistrée sous le numéro 94.532.048. Elle a, en outre, fait usage :

- dans son catalogue de tarifs 1994-1995, pour désigner des verres de lunettes, des dénominations suivantes : . ORMATIC, ORGALOR et ORGA . ASPH et ASPHER . MYOCEL . DUOR et TRIOR . STAR et BI-STAR . PROFERAL . HYPERCEL et HYPERLITE AS . VARIABLE pour désigner un mode de traitement des verres, des dénominations UVX et CRYCEL et pour désigner un mode de fabrication des verres, du terme ORECAL OPTIMUM. Alléguant que ces différentes dénominations reproduisaient ou imitaient les marques dont elles sont titulaires, les sociétés ESSILOR et BB.GR ont, le 6 janvier 1995, assigné la société ORACEL en contrefaçon. Ultérieurement, elles ont soutenu que les dénominations VARIO, HYPER et MYOLITE constituaient la contrefaçon des marques VARILUX, HYPERAL et MYOFOCAL et les dénominations HYPERLENS et MYOLENS, celle des marques HYPERAL et MYOFOCAL. La société ORACEL a conclu au rejet de la demande et subsidiairement a fait valoir qu’elle avait procédé au retrait des marques ORMATIC, ORGALOR ET MYOCEL et abandonné les dénominations ORMATIC, ORGALOR, MYOCEL, VARIABLE, DUOR, TRIOR, STAR, BI-STAR, HYPERCEL, HYPERLYTE A.S, MYOLITE, UVX, CRYCEL et PRECAL. Par jugement du 11 décembre 1996, le tribunal après avoir constaté que la défenderesse avait modifié sa dénomination sociale en NOVACEL a :

- dit la demande en contrefaçon des marques . ORMA par ORMATIC et ORGA . ORMA UVX par UVC

. CRIZAL et CRISTELLE par CHRYCEL . PRECAL par PRECAL . VARILUX Par VARIABLE et VARIO . STAR par STAR et BI-STAR . ASPHERAL ET ASPHOR par ASPH et ASPHER . UNOR par DUOR et TRIOR bien fondée,
- prononcé les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et avec exécution provisoire et de publication,
- condamné la société NOVACEL à payer : . à la société ESSILOR, les sommes de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 15.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, . à la société BB-GR, les sommes de 100.000 francs et de 15.000 francs aux mêmes titres,
- rejeté toutes autres demande. La société NOVACEL a, le 20 février 1997, formé à l’encontre de cette décision un appel aux termes duquel elle poursuit l’infirmation de celle-ci et l’attribution d’une somme de 18.000 francs pour ses frais hors dépens. Les sociétés ESSILOR et BB.GR concluent à la confirmation du jugement et sollicitent l’allocation d’une somme complémentaire de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION Considérant qu’il convient de préciser que les sociétés ESSILOR et BB.GR ont, par conclusions du 11 septembre 1997, déclaré ne pas remettre en cause les dispositions du jugement rejetant les demandes formées à l’encontre des dénominations ORGALOR, PROPHERAL, HYPERCEL, HYPERLITE AS, HYPER et HYPERLENS, MYOCEL, MYOLITE et MYOLENS. I – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ESSILOR 1 – Sur la contrefaçon de la marque ORMA numéro 1.574.794

Considérant que la société ESSILOR allègue que la marque susvisée est reproduite à l’identique au sein de la dénomination ORMATIC et que le terme ORGA n’en diffère que d’une lettre. Considérant que la société NOVACEL réplique que la marque ORMA a été déposée le 9 février 1990, « alors que, depuis 1981, la société GALILEO OREGAL, sans aucune protestation de la part de la société ESSILOR utilisait pour sa part la marque ORMATIC » et que « l’existence de cette antériorité aurait à elle seule entraîné la nullité de la marque ORMA ». Mais considérant que la société ESSILOR lui oppose à juste titre, outre que le dépôt de la marque ORMA du 9 février 1990 était le renouvellement d’un précédent dépôt opéré le 11 février 1980 soit antérieurement à l’usage ci-dessus invoqué de la dénomination ORMATIC, que, ainsi que l’a rappelé le tribunal, la société NOVACEL est irrecevable à opposer à la demande des marques qui, appartenant à des tiers, ne confèrent qu’à ces derniers la qualité de s’en prévaloir. Considérant, en l’espèce, que le radical ORMA dont la société appelante ne démontre pas qu’il serait utilisé de manière usuelle pour désigner des verres organiques est repris à l’identique dans la dénomination ORMATIC. Que le terme ORGA, composé du même nombre de lettres que la marque invoquée dont il ne diffère que par une consonne, placée de surcroît en troisième position et qui s’applique à des produits identiques ou similaires aux produits désignés par ladite marque, est de nature à susciter un risque de confusion tant phonétique que visuel dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne. Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit la demande de la société ESSILOR bien fondée de ce chef. 2 – Sur la contrefaçon de la marque ORMA UVX numéro 1.320.311 Considérant que la société ESSILOR fait grief à la société NOVACEL d’avoir fait usage de la dénomination UVX pour désigner un mode de traitement des verres et d’avoir ainsi reproduit à l’identique le second élément de la marque susvisée. Considérant que le société NOVACEL réplique que « la dénomination UV désigne des ultra-violets et UVX par conséquent, les verres dont la caractéristique est d’assurer une filtration convenable de ce type de rayons solaires ». Qu’elle soutient que l’appellation UVX est « un usage verbal dans toute profession » et, de ce fait, « une dénomination uniquement descriptive, non protégeable en conséquence ». Mais considérant que le jugement déféré lui a exactement opposé que si les lettre UV sont couramment utilisées pour désigner les rayons ultra-violets, d’adjonction de la lettre

X n’est nullement usuelle et suffit à conférer à l’ensemble des trois lettres un caractère arbitraire. Que la dénomination litigieuse qui reprend à l’identique l’un des deux éléments de la marque invoquée constitue ainsi la contrefaçon de celle-ci. 3 – Sur la contrefaçon des marques CRIZAL numéro 92.421.372 et CRISTELLE numéro 1.430.863 Considérant que la société ESSILOR expose que les ressemblances qui existent entre la dénomination CHRYCEL utilisée par l’appelante pour désigner des verres de lunette et les marques CRIZAL et CRISTELLE dont elle-même est titulaire « sont telles que la contestation alléguée ne peut être sérieusement contestée ». Que la société NOVACEL lui objecte qu’elle a tiré de son propre nom les trois dernières lettres et que le radical « cri » ne peut être contrefait par le radical « chry » au motif que « la différenciation est trop nette pour qu’une confusion quelconque soit possible ». Mais considérant que le tribunal lui a pertinemment fait observer que les radicaux des trois vocables en présence étaient phonétiquement identiques, que la dénomination CHRYCEL reproduisait de manière quasi-servile la marque CRISTELLE et que les mots CRIZAL et CRYCEL, composés l’un et l’autre de deux syllabes se terminent par la même consonne L qui leur confère une perception globale très proche. 4 – Sur la contrefaçon de la marque PRECAL numéro 1.487.153 Considérant que la société ESSILOR incrimine le fait que la société NOVACEL a utilisé la dénomination PRECAL pour désigner un mode de traitement des verres. Considérant que la société appelante invoque la nature purement descriptive du terme qui désignerait une caractéristique inhérente à certains types de verres « précalibrés ». Mais considérant que la société NOVACEL ne rapporte pas la preuve que ce vocable était employé de manière habituelle en 1988, date du dépôt de la marque invoquée, pour désigner un type particulier de verres. Que l’absence de caractère distinctif n’étant de ce fait pas établie, la reproduction à l’identique d’un terme valable suffit à constituer le grief de contrefaçon allégué. 5 – Sur la contrefaçon de la marque ASPHERAL numéro 1.315.539 Considérant que la société ESSILOR reproche à la société NOVACEL de faire usage des dénominations ASPH et ASPHER pour désigner des verres de lunettes. Considérant que l’appelante lui objecte qu’elle ne peut s’approprier la racine d’un terme générique qui signifie que le verre est « asphérique ».

Mais considérant que le tribunal lui a pertinemment opposé qu’elle ne démontrait pas qu’à la date du dépôt de la marque ASPERAL, l’abréviation ASPA était effectivement utilisée de manière habituelle par les professionnels de l’optique. 6 – Sur la contrefaçon de la marque VARILUX numéro 1.247.541 Considérant que la société ESSILOR expose que la société NOVACEL a fait usage pour désigner des verres de lunettes de la dénomination VARIABLE qu’elle a déposée à titre de marque sous le numéro 94.532.048 et à laquelle elle a ultérieurement substitué, après renonciation du dépôt susvisé, le terme, VARIO. Qu’elle soutient qu’il n’y a « aucun impératif à utiliser le radical VARI pour désigner des verres progressifs » et que, seule, la notoriété qui s’attache aux verres VARILUX a pu inciter la société NOVACEL à l’adopter. Considérant que l’appelante réplique que « les intimées ne peuvent s’approprier la racine VARI de façon exclusive alors même que 14 marques sont déposées avec le radical VARI ou VARI-O dans la classe 9 ». Mais considérant outre qu’il appartient au titulaire d’une marque de poursuivre ou non la contrefaçon de celle-ci, qu’en l’espèce, les deux dénominations incriminées reproduisent le radical VARI dont la société NOVACEL n’établit pas qu’il ait été usuel ou nécessaire pour désigner un type spécifique de verre à la date du dépôt de la marque VARILUX. Que le tribunal a, à juste titre, souligné qu’il existait un risque réel de confusion entre les produits respectifs des parties en cause, le consommateur d’attention moyenne étant en effet tenté de les attribuer à une même gamme de produits commercialisés par la société ESSILOR. II – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE BB.GR 1 – Sur la contrefaçon des marques ASPHEM numéro 1.601.022 et ASPHOR numéro 1.601.021 Considérant que la société BB.GR incrimine l’emploi par la société NOVACEL des termes ASPA et ASPHER pour désigner des verres de lunettes. Que si l’appelante, comme pour la marque ASPHEM de la société ESSILOR, soutient que l’intimée ne peut s’approprier la racine du terme « asphérique », il convient de lui opposer comme précédemment, qu’elle n’établit pas qu’à la date du dépôt de la marque invoquée, l’abréviation ASPH était couramment utilisée par les professionnels de l’optique. 2 – Sur la contrefaçon de la marque STAR numéro 1.498.053

Considérant que la société BB.GR expose que la société NOVACEL a fait usage des dénominations STAR et BI-STAR pour désigner des verres de lunettes. Considérant que l’appelante réplique que les noms STAR et BI-STAR sont utilisés depuis 1981 par la société OREGAL, que les verres en cause sont achetés à la société OPTOVISION qui les commercialise sous le terme OPTOSTAR lequel constituerait l’anagramme du mot allemand STAROPERACION qui signifie « opération de la cataracte » et que, de plus, aucune confusion n’est possible pour les opticiens au motif que la marque STAR déposée par la société BB.GR ne vise pas un type de verre mais un traitement de verre sous vide. Mais considérant que la reproduction du terme STAR suffit à établir le grief de contrefaçon allégué, eu égard au risque de confusion suscité dans l’esprit du public par la désignation ainsi faite de produits similaires à ceux précisés dans l’enregistrement. 3 – Sur la contrefaçon de la marque UNOR numéro 1.601.020 Considérant que la société BB.GR fait grief à la société NOVACEL d’avoir employé les dénominations DUOR et TRIOR pour désigner des verres de lunettes. Qu’elle précise que les trois termes en présence évoquent des chiffres qui se suivent dans l’ordre numérique, auxquels est adjointe la même terminaison. Qu’elle en déduit « cette similitude intellectuelle mais aussi visuelle est nécessairement susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut croire que des verres de lunettes vendus sous les dénominations DUOR ou TRIOR sont de même origine que ceux qui sont vendus sous la dénomination UNOR ». Considérant que la société NOVACEL lui objecte que la marque UNOR a été déposée alors que, dès 1981, la société OREGAL employait les mots DUOR et TRIOR et qu’aucune confusion ne peut s’insinuer dans l’esprit des opticiens professionnels avertis. Mais considérant, outre que l’appelante ne peut se disculper en invoquant une supposée atteinte aux droits de tiers, qu’à l’inverse de ce qu’elle soutient, des opticiens connaissant les produits commercialisés sous l’appellation UNOR peuvent supposer que les termes DUOR et TRIOR par la déclinaison numérique qu’ils évoquent désignent d’autres produits appartenant à la même gamme et leur attribuer ainsi la même origine. Considérant qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a retenu à l’encontre de la société NOVACEL les diverse contrefaçon de marques ci-dessus visées. III – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant que les sociétés ESSILOR et BB.GR sollicitent la confirmation pure et simple de la décision entreprise tant pour les indemnités allouées que pour les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication ordonnées.

Que la société NOVACEL fait valoir « qu’aucun préjudice ne saurait avoir résulté de l’utilisation pendant sept mois seulement des dénominations utilisées dans (son) premier tarif et qui ne figurent plus dans le nouveau tarif distribué par (elle) ». Mais considérant que, pour évaluer le montant des réparations dues, le tribunal a légitimement observé que si, en cours de procédure, la société NOVACEL avait procédé au retrait des marques ORMATIC, ORGALOR et MYOCEL et abandonné l’usage des dénominations ORMATIC, ORGALOR, MYOCEL, VARIABLE, DUOR, TRIOR, STAR, BI-STAR, HYPERCEL, HYPELITE A.S., MYOLITE, UVX, CHRYCEL et PRECAL, elle utilisait toujours les termes ASPH, ASPHER et VARIO et que la gravité des actes de contrefaçon résultait notamment du nombre de marques auxquelles il avait été porté atteinte. Que l’indemnisation des préjudices subis par les deux intimées a été juste titre fixée aux sommes de 200.000 francs pour la société ESSILOR et de 100.000 francs pour la société BB.GR. Que les mesures de publication sollicitées seront également confirmées, la mention du présent arrêt se substituant cependant au jugement. Qu’en revanche, les mesures d’interdiction sous astreinte ne porteront que sur les marques en cours de validité ou dont le renouvellement est justifié. IV – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que la société NOVACEL qui succombe, sera déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est en revanche équitable d’allouer aux sociétés ESSILOR et BB.GR une somme complémentaire de 20.000 francs pour les frais non compris dans les dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

- dit les demandes en contrefaçon de marques telles qu’incriminées dans son dispositif, recevables et bien fondées,
- condamné la société NOVACEL à payer à la société ESSILOR international les sommes des deux cent mille francs à titre de dommages et intérêts et de quinze mille francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la société NOVACEL à payer à la société BB.GR les sommes de cent mille francs et de quinze mille francs aux mêmes titre,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Fait interdiction à la société NOVACEL de faire usage des termes ORMA, CRIZAL et VARILUX, ASPHEM, ASPHOR et UNOR à titre de signes distinctifs, sous astreinte de cinq cents francs par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois à l’expiration de laquelle la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir, fera à nouveau droit, Autorise les sociétés ESSILOR International et BB.GR à faire publier le dispositif du présent arrêt en son entier dans trois périodiques de leur choix aux frais de la société NOVACEL dans la limite d’un coût global de soixante mille francs, Y ajoutant, Condamne la société NOVACEL à verser aux sociétés ESSILOR International et BB.GR une somme de vingt mille francs par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Rejette toutes autres demandes, Condamne la société NOVACEL aux dépens d’appel, Admet M^e M, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.