Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Épuisement du droit conféré par la marque – Règle faisant peser la charge de la preuve sur le tiers invoquant l’épuisement – Admissibilité – Limites

rt. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

$$Une règle de preuve en vertu de laquelle l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l’invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements.

Ainsi, dans l’hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’EEE au moyen d’un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d’établir l’existence d’un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l’EEE.

( voir point 42 et disp. )

Dans l’affaire C-244/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Van Doren + Q. GmbH

et

Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH,

Michael Orth,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, M^mes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M^me C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et M. Orth, par M^e K. Seidelmann, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et T. Jürgensen, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M^me A. Maitrepierre, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M^me K. Banks, en qualité d’agent, assistée de M^es I. Brinker et W. Berg, Rechtsanwälte,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et de M. Orth, du gouvernement allemand, du gouvernement français et de la Commission à l’audience du 8 janvier 2002,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 11 mai 2000, parvenue à la Cour le 19 juin suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de larticle 234 CE, une question préjudicielle sur linterprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de larticle 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par laccord sur lEspace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre dun litige opposant, d’une part, Van Doren + Q. GmbH (ci-après «Van Doren»), société établie à Cologne (Allemagne), grossiste et détaillant en vêtements, et, d’autre part, Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Lifestyle»), société établie à Berlin (Allemagne), ainsi que M. Orth, gérant de celle-ci, à propos de la commercialisation par Lifestyle de vêtements de la marque Stüssy, dont Van Doren est le distributeur exclusif en Allemagne.

Le cadre juridique

3 Larticle 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en labsence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) dun signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[…]

3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit:

[…]

b) doffrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou doffrir ou de fournir des services sous le signe;

c) dimporter ou dexporter les produits sous le signe;

[…]»

4 Larticle 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», dispose:

«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.»

5 Conformément à larticle 65, paragraphe 2, lu en combinaison avec lannexe XVII, point 4, de laccord sur lEspace économique européen, larticle 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 a été modifié aux fins dudit accord, lexpression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire dune partie contractante».

6 Les articles 5, paragraphes 1 et 3, et 7, paragraphe 1, de la directive ont été transposés en droit allemand, respectivement, par les articles 14, paragraphes 1 à 3, et 24, paragraphe 1, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi relative à la protection des marques et dautres signes), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «MarkenG»).

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 Stussy Inc., société établie à Irvine (États-Unis), est titulaire de la marque nominative et figurative Stüssy, enregistrée pour des vêtements, en particulier des chemises, shorts, tenues de bain, tee-shirts, survêtements, vestes et pantalons. Les produits revêtus de cette marque sont commercialisés dans le monde entier. Ils ne portent pas de signes particuliers permettant de les rattacher à une zone de distribution déterminée.

8 Van Doren a obtenu les droits exclusifs de commercialisation des produits de Stussy Inc. en Allemagne, en vertu dun contrat de distribution conclu le 1er mai 1995. Stussy Inc. la habilitée à introduire contre des tiers en son nom propre des procédures judiciaires en cessation et en indemnisation du chef datteintes aux droits de la marque.

9 Selon Van Doren, les produits de la marque Stüssy nont, dans chaque pays de lEspace économique européen (ci-après l«EEE»), quun seul distributeur exclusif et importateur général, qui est contractuellement tenu de ne pas les céder à des intermédiaires en vue de leur commercialisation en dehors de la zone qui lui a été assignée.

10 Lifestyle commercialise en Allemagne des produits de la marque Stüssy, quelle na pas acquis auprès de Van Doren.

11 Van Doren a introduit devant les juridictions allemandes une action dirigée contre Lifestyle et M. Orth. Elle a demandé quils soient condamnés à cesser cette commercialisation, à fournir des informations sur leurs activités depuis le 1er janvier 1995 et que soit constatée une obligation dindemnisation à compter de cette dernière date. Elle a affirmé que les articles distribués par Lifestyle avaient été initialement commercialisés aux États-Unis et que le titulaire de la marque navait pas autorisé leur commercialisation en République fédérale dAllemagne ou dans un autre État membre.

12 Lifestyle et M. Orth ont conclu au rejet de ces demandes en invoquant lépuisement des droits conférés par la marque en ce qui concerne les marchandises en cause. Celles-ci auraient été acquises dans lEEE, où elles auraient été commercialisées par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Le vêtement acheté au mois doctobre 1996 à titre de test auprès de Lifestyle aurait été acquis par elle dans lEEE auprès dun intermédiaire qui, selon une supposition de Lifestyle et de M. Orth, lavait lui-même acheté auprès dun distributeur agréé.

13 Lifestyle a fait valoir quelle nétait pas tenue de révéler le nom de ses fournisseurs, tant que Van Doren nétablirait pas létanchéité absolue de son système de distribution.

14 La juridiction de première instance saisie a fait droit à la plupart des conclusions du recours.

15 Lappel interjeté par Lifestyle et M. Orth a, en revanche, conduit au rejet des prétentions de Van Doren. La juridiction dappel a considéré que Van Doren aurait dû présenter des éléments rendant dans une certaine mesure plausible le fait que les articles en cause avaient été importés et commercialisés dans lEEE sans le consentement du titulaire de la marque.

16 Van Doren a formé un pourvoi en «Revision» devant le Bundesgerichtshof.

17 Dans son ordonnance de renvoi, celui-ci relève que, en vertu de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, et du 1er juillet 1999, Sebago et Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103), le droit conféré par la marque est épuisé, au sens de larticle 7, paragraphe 1, de la directive, lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans lEEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, mais quil ne lest pas lorsque la première mise dans le commerce a eu lieu en dehors de lEEE.

18 Il considère que la réunion des conditions de lépuisement du droit de marque, moyen de défense fondé sur larticle 24, paragraphe 1, du MarkenG, doit en principe être prouvé par le défendeur, conformément aux principes généraux selon lesquels chaque partie au procès doit faire la preuve des faits auxquels est subordonnée lapplication de la norme dont elle se prévaut.

19 Selon le Bundesgerichtshof, un renversement, en droit des marques, de la charge de la preuve découlant de ces principes généraux serait contraire à léconomie du système, parce quil aboutirait à abandonner, sans raison suffisante, le schéma traditionnel du fait illicite, selon lequel la réunion des faits constitutifs dune infraction au droit protégé est en règle générale un indice de lillégalité, de sorte que ce nest pas à la victime de prouver lillégalité, mais, normalement, au contrevenant prétendu de prouver labsence dillégalité. En outre, un renversement de la charge de la preuve affecterait indûment le droit exclusif du titulaire de la marque. En ce qui concerne le principe de lépuisement limité au territoire de lEEE, il se trouverait restreint dans ses effets à un point tel quil en deviendrait presque sans objet, alors que lauteur prétendu de la violation du droit de marque pourrait facilement établir lorigine des produits en cause.

20 La juridiction de renvoi relève que larticle 14, paragraphe 2, du MarkenG interdit aux tiers de faire usage de la marque «sans le consentement du titulaire». Elle estime que, si le titulaire doit prouver la réunion des conditions énoncées par cette disposition pour faire constater un usage au sens de celle-ci, le consentement éventuel du titulaire doit être établi par le tiers poursuivi, si celui-ci entend sen prévaloir.

21 La juridiction de renvoi souligne cependant que, si le tiers poursuivi dans le cadre dune action introduite par le titulaire dune marque supporte la charge de la preuve, il existe un risque quun opérateur non lié au titulaire se voie interdire toute commercialisation de produits de cette marque, même lorsquils ont été mis dans le commerce dans lEEE avec le consentement du titulaire. En effet, un opérateur sera en règle générale en mesure de prouver sans difficulté auprès de qui il a acquis la marchandise, mais il ne pourra pas obliger ses fournisseurs à lui indiquer auprès de qui ils se sont eux-mêmes approvisionnés ni déterminer les autres opérateurs de la chaîne de distribution. Par ailleurs, dans lhypothèse où il serait en mesure de reconstituer la chaîne de distribution jusquau titulaire de la marque et de démontrer que la marchandise a été mise dans le commerce dans lEEE avec le consentement de ce titulaire, sa source dapprovisionnement risquerait de se tarir immédiatement.

22 Dans ces conditions, il existerait un risque que le titulaire de la marque emploie cette dernière pour cloisonner les marchés nationaux.

23 La juridiction de renvoi sinterroge donc sur la question de savoir si larticle 28 CE nimpose pas de prévoir une exception à la règle générale qui fait peser sur le tiers lintégralité de la charge de la preuve des faits constitutifs de lépuisement du droit conféré par la marque. Selon elle, une solution pourrait consister à nimposer au tiers la charge de la preuve de ces faits quà la condition que le titulaire ait dabord fait usage, dans la mesure du raisonnable, des possibilités qui lui sont ouvertes de distinguer, par lapposition de signes, les marchandises mises dans le commerce par lui-même ou avec son consentement dans lEEE de celles commercialisées en dehors de cette zone. Tant quil y aurait lieu de présumer que le titulaire de la marque procède systématiquement de la sorte, le tiers serait tenu de prouver la réunion des conditions dapplication de lépuisement invoqué, parce que, à première vue, les marchandises ne pourraient avoir été mises dans le commerce pour la première fois quen dehors de lEEE.

24 Estimant que, dans ce contexte, la solution du litige au principal dépend de linterprétation des articles 28 CE et 30 CE, ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:

«Les articles 28 CE et 30 CE doivent-ils être interprétés en ce sens quils permettent lapplication de dispositions nationales en vertu desquelles un contrevenant qui, ayant été assigné en justice au titre dun droit de marque pour avoir commercialisé des marchandises dorigine, invoque lépuisement du droit conféré par la marque au sens de larticle 7 de la première directive 89/104/CEE [¼ ] doit exposer et, le cas échéant, prouver que la marchandise litigieuse a été commercialisée la première fois par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci au sein de lEspace économique européen?»

Sur la question préjudicielle

25 Aux articles 5 et 7 de la directive, le législateur communautaire a consacré la règle de lépuisement communautaire, cest-à-dire celle en vertu de laquelle le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans lEEE sous cette marque par lui-même ou avec son consentement. En adoptant ces dispositions, le législateur communautaire na pas laissé aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national lépuisement du droit conféré par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers (arrêts Silhouette International Schmied, précité, point 26, et du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, point 32).

26 Leffet de la directive est donc de limiter lépuisement du droit conféré au titulaire de la marque aux seuls cas où les produits sont mis dans le commerce dans lEEE et de permettre au titulaire de commercialiser ses produits en dehors de cette zone sans que cette commercialisation épuise ses droits à lintérieur de lEEE. En précisant que la mise sur le marché en dehors de lEEE népuise pas le droit du titulaire de sopposer à limportation de ces produits effectuée sans son consentement, le législateur communautaire a ainsi permis au titulaire de la marque de contrôler la première mise dans le commerce dans lEEE des produits revêtus de la marque (arrêts précités Sebago et Maison Dubois, point 21, ainsi que Zino Davidoff et Levi Strauss, point 33).

27 Au cours de la procédure orale, les défendeurs au principal, les gouvernements allemand et français ainsi que la Commission ont débattu de lincidence éventuelle, sur la réponse à apporter à la question préjudicielle posée dans la présente affaire, de larrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, prononcé après lordonnance de renvoi.

28 Il convient de constater que les affaires ayant donné lieu à cet arrêt comportent des différences par rapport à la présente affaire.

29 Dans ces affaires, qui ont amené la Cour à examiner la question du mode dexpression et de la preuve du consentement du titulaire dune marque à une mise dans le commerce dans lEEE, il était constant que les produits litigieux avaient été commercialisés en dehors de lEEE par le titulaire ou avec son consentement, puis avaient été importés et mis dans le commerce dans lEEE par des tiers. Aux points 46, 54 et 58 de larrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, la Cour a jugé que, dans de telles circonstances, le consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce dans lEEE ne peut pas être présumé, quil doit être exprès ou implicite et que sa preuve incombe à lopérateur qui en invoque lexistence.

30 Dans la présente affaire, la solution du litige au principal dépend au premier chef du point de savoir si les produits ont été mis dans le commerce pour la première fois dans ou en dehors de lEEE. La requérante au principal soutient que les produits ont été initialement mis dans le commerce par le titulaire de la marque en dehors de lEEE, tandis que les défendeurs au principal affirment quils lont été dans lEEE, de sorte que le droit exclusif du titulaire de la marque y serait épuisé, en application de larticle 7, paragraphe 1, de la directive.

31 Dans une telle situation, se pose notamment la question de la charge de la preuve du lieu de première mise dans le commerce des produits revêtus de la marque, en cas de contestation sur ce point.

32 Il y a lieu de rappeler que les articles 5 à 7 de la directive procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et quils définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté (arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, point 39).

33 Larticle 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant notamment dinterdire à tout tiers, en labsence de son consentement, dimporter ou de commercialiser des produits revêtus de sa marque. Larticle 7, paragraphe 1, contient une exception à cette règle, en ce quil prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans lEEE par le titulaire ou avec son consentement (voir arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, point 40).

34 Il apparaît ainsi que lextinction du droit exclusif résulte soit du consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans lEEE, exprimé de manière expresse ou implicite, soit de la mise dans le commerce dans lEEE par le titulaire lui-même. Le consentement du titulaire ou la mise dans le commerce dans lEEE par celui-ci, qui équivalent à une renonciation au droit exclusif, constituent donc chacun un élément déterminant de lextinction de ce droit (voir, pour le consentement, arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, point 41).

35 La juridiction de renvoi relève que, selon le droit allemand, lépuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui linvoque.

36 Une telle règle de preuve est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la directive.

37 Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements.

38 Tel doit être le cas lorsque ladite règle serait de nature à permettre au titulaire de la marque de cloisonner les marchés nationaux, favorisant ainsi le maintien des différences de prix pouvant exister entre les États membres (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 23).

39 Ainsi que le relève la juridiction de renvoi, un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux existe, par exemple, dans des situations dans lesquelles, comme en lespèce au principal, le titulaire de la marque commercialise ses produits dans lEEE au moyen dun système de distribution exclusive.

40 Dans de telles situations, si le tiers devait apporter la preuve du lieu où les produits ont été mis pour la première fois dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement, le titulaire de la marque pourrait faire obstacle à la commercialisation des produits acquis et, pour lavenir, supprimer de son fait toute nouvelle possibilité dapprovisionnement du tiers auprès dun membre du réseau de distribution exclusive du titulaire dans lEEE, dans lhypothèse où le tiers parviendrait à démontrer quil sest approvisionné auprès de ce membre.

41 Il doit sensuivre que, lorsque le tiers poursuivi parvient à démontrer quil existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de la preuve de la mise dans le commerce des produits dans lEEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement, il appartient au titulaire de la marque détablir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de lEEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers détablir lexistence dun consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans lEEE (voir arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, point 54).

42 Il convient donc de répondre à la question préjudicielle quune règle de preuve en vertu de laquelle lépuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui linvoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la directive. Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans lhypothèse où le tiers parvient à démontrer quil existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans lEEE au moyen dun système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque détablir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de lEEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers détablir lexistence dun consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans lEEE.

Sur les dépens 43 Les frais exposés par les gouvernements allemand et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire lobjet dun remboursement. La procédure revêtant, à légard des parties au principal, le caractère dun incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 11 mai 2000, dit pour droit :

1) Une règle de preuve en vertu de laquelle l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui linvoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par laccord sur lEspace économique européen, du 2 mai 1992. Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans lhypothèse où le tiers parvient à démontrer quil existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans lEspace économique européen au moyen dun système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque détablir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de lEspace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers détablir lexistence dun consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans lEspace économique européen.