Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 6 novembre 2003

Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2000, Monsieur Henri B et Monsieur Pierre C, tous deux docteurs en médecine, ont fait assigner la SA BIOMERIEUX afin d’obtenir :

- la reconnaissance de leur droit au paiement par la Société BIOMERIEUX d’une redevance de 2,5% en application des conventions du 19 juin 1973 et 9 juillet 1980 sur les produits utilisant l’antigène toxoplasmique pour une opération d’agglutination quelle qu’elle soit et notamment sur les antigènes TOXO-AD et TOXOSCREEN et le teste ISAGA,
- la désignation d’un expert avec mission de se faire communiquer les éléments comptables de la Société BIOMERIEUX portant sur l’exploitation des antigènes AD, TOXOSCREEN et le test ASAGA ou encore sur tout antigène toxoplasmique pour agglutination,
- la condamnation de la défenderesse à verser à chacun d’eux une provision de 250.000F,
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamnation de la défenderesse à payer à chacun d’eux la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens. Dans leurs dernières écritures récapitulatives, Messieurs Henri B et Pierre C reprennent intégralement leurs demandes initiales. Ils exposent :

- qu’ils ont mis au point une méthode de production massive et à bon marché d’un antigène TOXOPLASMIQUE en utilisant le sarcome TG180 de la souris et ont imaginé d’utiliser cette production massive d’antigènes pour une méthode connue en elle-même de détection de la toxoplasmose à savoir la réaction d’agglutination qui avait été mise au point par l’anglais FULTON,
- qu’après avoir consulté le D^r D, grand spécialiste de la toxoplasmose, qui s’est déclaré immédiatement intéressé, ils ont proposé à la société BIOMERIEUX d’exploiter leur méthode et leur savoir-faire pour la multiplication des toxoplasmes et pour la conservation des toxoplasmes prélevés sur des souris infectées par le sarcome TG 180, en prenant soin de préciser qu’ils avaient, par des conférences, révélé le principe même de leur découverte,
- que la Société BIOMERIEUX a fixé elle-même les conditions de leur rémunération par lettre contrat du 19 juin 1973, à savoir une commission de 5% calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par BIOMERIEUX en France et à l’étranger sur l’antigène TOXOPLASMIQUE pour agglutination,
- que sans les informer et sans mentionner leur nom, elle a déposé un brevet sous le numéro 73.14207 dont elle savait qu’il pouvait être contesté,
- que pour cette raison, la lettre du 19 juin 1973 prévoyait que le taux de commission serait ramené à 2,5% si BIOMERIEUX était obligée de faire face à une concurrence que ce brevet ne permettrait pas d’éliminer,
- qu’ils ont ensuite mis au point avec le D^r D un perfectionnement,
- que ce nouvel antigène d’agglutination préparé suivant le même savoir-faire a été commercialisé sous la dénomination TOXOSCREEN et a donné lieu le 20 mai 1980 au dépôt par BIOMERIEUX d’un brevet 80.11261,
- que par convention du 9 juillet 1980, pour tenir compte de la participation du D^r D, il a été convenu qu’ils percevraient une redevance de 2,5% sur cet antigène lorsqu’il serait exploité,
- qu’en 1981, une société concurrente, la Société BIOTIROL a entrepris de mettre sur le

marché un antigène toxoplasmique pour agglutination,
- que BIOMHRIEUX les a alors avisés par lettre du 14 septembre 1981, qu’elle serait amenée à réduire de 5% à 2,5% la redevance prévue pour l’antigène TOXO-AD, ce qui a été effectif à compter du ler avril 1983,
- que BIOMERIEUX a ensuite réalisé de nouvelles modalités d’utilisation de l’antigène agglutinant également produit à partir du sarcome TG 180 de la souris, antigène qu’elle a dénommé ISAGA qui utilise l’antigène TOXOSCREEN et a continué à commercialiser parallèlement trois tests TOXO-AD, TOXOSCREEN et ISAGA,
- qu’elle ne verse plus depuis juin 1983, date d’expiration du brevet 73/14.207, la commission prévue pour les ventes en France de l’antigène TOXO-AD, pourtant expressément prévue au contrat,
- qu’elle a cessé le versement de la commission de 2,5% sur les ventes de TOXOSCREEN en juillet 2000 date d’expiration du brevet 80/11.261,
- qu’elle refuse de verser une commission sur l’exploitation du test IASGA qui utilise le TOXOSCREEN. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1134 du Code Civil et soutiennent que la Société BIOMERIEUX dénature complètement les faits pour minimiser leur rôle alors que par lettre du 3 janvier 1983, elle a reconnu expressément que la formule qu’ils avaient mis au point avait été le point de départ de la notoriété de BIOMERIEUX dans le domaine de la toxoplasmose. Ils soutiennent que le paiement de la redevance n’est nullement lié à la durée de vie des brevets déposés à la seule initiative de BIOMERIEUX en faisant notamment valoir :

- que le premier brevet reprend très exactement les communications qu’ils avaient publiées,
- que la contrepartie de la redevance de 5% prévue à la convention du 19 juin 1973 ne peut donc être un droit à l’exploitation du brevet mais avait pour but de rémunérer tout d’abord l’ensemble des travaux des demandeurs mais également l’assistance qu’ils ont apportée au début de la mise au point des tests d’agglutination et ensuite l’appui de l’autorité qu’ils avaient dans ce domaine particulier,
- que le produit TOXOSCREEN pour lequel un second brevet a été déposé n’est qu’une modification de l’antigène TOXO-AD pour en augmenter la sensibilité et que c’est pour tenir compte de la participation du D^r D que la convention du 9 juillet 1980 est intervenue. En ce qui concerne l’antigène TOXO ISAGA, ils font observer que ce test comporte comme antigène le TOXOSCREEN et constitue un antigène qui rentre très exactement dans la définition de l’engagement pris par la lettre contrat du 19 juin 1973. Ils estiment qu’en tout état de cause, leur action n’a aucun caractère abusif et demandent le rejet de la demande reconventionnelle de la Société BIOMERIEUX. La SA BIOMERIEUX conclut au rejet de toutes les prétentions des demandeurs et, à titre reconventionnel, sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. Elle prétend d’une part que ses engagements de payer des redevances n’avaient pas d’autres causes que les brevets déposés et devaient cesser lors de l’expiration des brevets, d’autre part, qu’aucun élément ne peut justifier le versement d’une redevance pour le produit TOXO ISAGA qui concerne une invention à laquelle Messieurs B et C n’ont pas

participé, et est protégé par un brevet dont elle a obtenu la licence. Elle fait notamment valoir:

- que le paiement de redevances indépendamment d’un brevet ne peut être justifié ni par la présentation de connaissances relevant du domaine public, ni par des prestations telles que des essais ou la fourniture de sérums, ni par la participation à la réalisation de l’invention brevetée et à sa mise en oeuvre ni par la publication d’articles susceptibles de contribuer au succès commercial des produits,
- qu’il ne peut juridiquement être justifié que par la transmission de connaissances non directement liées à l’invention brevetée, non aisément accessibles au public, dûment identifiées et présentant une valeur en rapport avec cette rémunération soit en d’autres termes par la transmission d’un savoir-faire distinct du brevet,
- que de plus, même en présence d’un savoir faire distinct d’un brevet, l’obligation de payer des redevances sans limitation de temps serait contraire tant au droit des obligations qu’au droit interne et communautaire de la concurrence en ce sens qu’un savoir-faire est voué à tomber dans le domaine public et que nul ne peut se voir privé indéfiniment du droit d’exploiter librement une technique du domaine public,
- que son obligation de payer les redevances sur le chiffre d’affaires réalisé avec les ventes du produit TOXO AD ne peut avoir d’autre cause que le droit exclusif d’exploitation du brevet n°73 14207, les parties ayant fait référence à ce brevet dans la lettre du 19 juin 1973 et non à un savoir-faire,
- que les prestations dont font état les demandeurs ne constituent pas un savoir-faire distinct,
- que contrairement à ce qu’ils prétendent, il existait entre les publications antérieures au dépôt et les enseignements du brevet une différence importante relative au rapport précis de 2/1 entre les cellules parasites et les cellules néophasiques qui est l’objet de la revendication n°1,
- que le fait que les parties aient envisagé une diminution de la redevance dans le cas d’une concurrence que le brevet ne permettrait pas d’éliminer ne fait que confirmer que dans l’esprit des parties, l’obligation de payer les redevances venait en contrepartie d’un droit exclusif d’exploitation,
- que le fait que la Société BIOMERIEUX ait accepté le paiement de redevances seulement après le dépôt du brevet confirme cette analyse juridique,
- que contrairement à ce qu’ils indiquent, les demandeurs n’ont pas participé à la conception de la méthode objet du brevet 80 11261 dont la paternité est clairement reconnue à Monsieur D et qui constitue un brevet indépendant au brevet n° 73 14207,
- que l’octroi à Messieurs B ET C d’une redevance sur les ventes du produit TOXO SCREEN n’est qu’un aménagement de la rémunération visée par lettre du 19 juin 1973 en contrepartie d’une réduction de la redevance initialement prévue pour le produit TOXO AD,
- que cette redevance ne peut être maintenue au-delà de la chute dans le domaine public du brevet 80 11261.

- que le produit TOXO ISAGA n’utilise pas l’antigène préparé conformément au brevet 7314207. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2002 et fixée à plaider à l’audience du 11 septembre 2003.

Vu les articles 1134 et suivants, 1156 et suivants du Code Civil, Attendu que Messieurs B et C ont découvert le moyen de produire et conserver en grande quantité et à bon marché des antigènes toxoplasmiques en utilisant le sarcome TG180 de la souris et ont eu l’idée d’utiliser cette production massive pour une méthode connue en elle-même de détection de la toxoplasmose à savoir la réaction d’agglutination directe; Qu’ils ont publié leurs travaux sur ce sujet par diverses communications à la Société de Biologie ou articles scientifiques dès 1966 ; Qu’en juillet 1969, ils se sont adressés à la société BIOMERIEUX afin d’obtenir une aide pour la réalisation d’une enquête épidémiologique humaine et vétérinaire « afin d’étudier à fond et faire connaître l’agglutination des toxoplasmes comme moyen de diagnostic »; Que la société B-D MERIEUX (devenue ultérieurement BIOMERIEUX) qui commercialisait à l’époque un antigène destiné à l’immunofluorescence s’est déclarée intéressée par leur proposition; Que par courrier du 28 octobre 1969, la Société B-D MERIEUX leur a proposé de se charger de la fabrication de lots expérimentaux, en prenant l’engagement de ne fournir cet antigène qu’à eux-mêmes et à leur laboratoire de mise au point et en ajoutant « cette production vous permettrait de poursuivre votre expérimentation et de notre côté nous serions à même d’effectuer les essais préalables à toute commercialisation. La décision de commercialiser cet antigène ne serait prise qu’avec votre accord et nous fixerions alors les conditions de cette collaboration »; Qu’il s’en est suivi une période d’échanges et de recherche entre les parties jusqu’à la mise au point de l’antigène toxoplasmique; Que par lettre du 13 juin 1972, alors qu’une commercialisation de cet antigène était envisagée pour le mois d’octobre suivant, la société B-D MERIEUX a proposé à Messieurs B et C une participation financière aux travaux qu’ils avaient effectués en reconnaissant que sans leur initiative, elle n’aurait vraisemblablement pas travaillé cette question ; Qu’elle a indiqué sa préférence pour une rémunération forfaitaire avec prise en charge totale ou partielle des dépenses engagées plutôt que pour une rémunération liée à l’exploitation du produit au motif qu'« un système de royalties tient généralement compte de ce que le produit est protégé par un brevet », que si elle pensait disposer d’une certaine avance pour l’antigène toxoplasmique, il n’était pas exclu que d’autres fabricants puisse le lancer sur le marché et qu’elle avait apporté une contribution importante à la réalisation de ce travail en standardisant la technique de fabrication et en fournissant des quantités assez importantes d’antigène pour la poursuite de leurs travaux ; Que ce mode de rémunération forfaitaire n’a sans doute pas été accepté par Messieurs B et C puisque par lettre contrat du 19 juin 1973, un an plus tard, la Société BD MERIEUX a consenti une commission de 5% calculée sur le chiffre d’affaires qu’elle réalisetait en France et à l’étranger pour l’antigène toxoplasmique pour agglutination en précisant :

- que ce taux serait ramené à 2,5% si elle était obligée de faire face à une concurrence que le brevet qu’elle avait déposé ne permettait pas d’éliminer,
- que cette commission concernait l’antigène toxoplasmique pour agglutination et ne

saurait être appliquée à des antigènes permettant de faire le diagnostic de la toxoplasmose par d’autres méthodes ; Attendu que sur le fondement de cette convention, Messieurs B et C estiment être en droit d’obtenir un pourcentage de :

- 2,5% sur l’ensemble de la production d’antigène toxoplasmique pour agglutination quelque soit le mode particulier de réalisation de cet antigène puisque c’est la multiplication massive de l’antigène qui permet de mettre en oeuvre tous les tests pour agglutination,
- et ce, tant que la Société BIOMERIEUX commercialisera l’antigène toxoplasmique pour une opération d’agglutination puisqu’aucune durée n’a été prévue ; Attendu que cette convention a toutefois été modifiée par une autre lettre contrat du 9 juillet 1980, après le dépôt par la société BIOMERIEUX d’un deuxième brevet portant également sur la préparation d’un antigène toxoplasmique par agglutination et devant aboutir à la commercialisation d’un nouveau produit dénommé TOXOSCRBBN ; Que cette nouvelle convention est plus précise que la première puisqu’elle prévoit le paiement d’une redevance pour chacun des produits correspondants aux deux brevets déposés par la Société BIOMERIEUX ce qui tend à démontrer que dans l’esprit des parties, la commission prévue dans l’accord initial étaient en fait limitée au produit obtenu selon le procédé protégé par le premier brevet c’est à dire le produit TOXO-AD puisque dans le cas contraire, un nouvel accord aurait été superflu ; Attendu qu’elle ne prévoit pas davantage de limitation dans le temps pour le paiement des commissions ; Qu’il est nécessaire, pour trancher le litige opposant les parties, de rechercher quelle est la cause de l’obligation contractée par la société BIOMERIEUX ; Que cette cause ne peut être la communication de la méthodes de production massive des toxoplasmes grâce an sarcome TG 180 de la souris puisqu’elle a été divulguée antérieurement à la prise de contact avec la Société BIOMERIEUX ; Qu’elle ne peut être que la rémunération des travaux de recherche complémentaires menés par Messieurs B et C, avec l’aide du laboratoire de la Société BD MERIEUX, en vue de la mise au point d’un test commercialisable dont la société BD MERIEUX aurait au moins provisoirement le monopole, et ce, grâce à Messieurs B et C qui lui ont signalé l’intérêt de leur découverte et dont la collaboration lui a procuré une avance sur ses concurrents ; Attendu que pour conforter ce monopole vis à vis des concurrents, la Société BD MERIEUX a déposé le 18 avril 1973, soit avant l’accord sur le paiement de commissions, un brevet portant le numéro 73 14207 ; Que Messieurs B et C ont été informés du dépôt de ce brevet puisque dans la lettre- contrat du 19 juin 1973, la Société BD MERIEUX en fait état pour signaler que ce brevet pouvait être facilement attaqué et justifier une réduction du taux de la commission dans l’hypothèse où il ne permettrait pas d’éliminer une concurrence ; Que cette clause particulière s’explique en raison des divulgations antérieures affaiblissant la portée du brevet et tend à confirmer que c’est bien le monopole d’exploitation qui est la contrepartie de la rémunération ; Attendu que contrairement à ce que prétendent Messieurs B et C, ce brevet ne se contente pas de reprendre les communications qu’ils avaient publiées mais décrit le procédé tel qu’il a été finalement mis au point grâce à la poursuite de leurs travaux en collaboration

avec la Société BD MERIEUX ; Qu’en effet, la première revendication du brevet concerne le rapport de cellules parasites et de cellules néoplasiques égal ou proche de 2/1, rapport qui ne figurait pas dans le dernier article publié en 1970 par Messieurs B et C sur la préparation des antigènes, et sa revendication 4 relative à la durée d’attente avant la récolte soit 96 heures environ est différente de la durée dont ils avaient fait état dans leurs publications antérieures ; Que ce brevet n’a d’ailleurs pas été attaqué même s’il n’a pas permis d’éviter l’apparition d’un produit concurrent ; Attendu que Messieurs B et C n’établissent pas avoir transmis un savoir-faire particulier qui ne serait pas contenu dans le brevet déposé et qui justifierait le paiement de commissions au delà du monopole de droit conféré par le-dit brevet; Attendu que la même observation peut être faite pour le produit TOXOSCREEN qui a été mis au point ultérieurement avec la collaboration de Monsieur D et a donné lieu au dépôt par la Société BIOMERIEUX le 20 mai 1980 du brevet n° 80 11261 puis à l’accord du 9 juillet 1980; Qu’il résulte du préambule dece brevet qu’il s’agit d’un perfectionnement du procédé de préparation de l’antigène qui permet d’accroître la sensibilité du test d’agglutination et supprime les agglutinations non spécifiques; Que si par lettre du 3 janvier 1983, la Société BIOMERIEUX a reconnu le rôle important joué par Messieurs B et C dans le développement de ce nouvel antigène, il n’est nullement démontré que la commission prévue pour ce produit était la contrepartie de la transmission d’un savoir- faire distinct du deuxième brevet; Que l’obligation pour la société BIOMERIEUX de payer des commissions sur l’exploitation de ce nouveau produit ne peut donc excéder la durée du monopole conféré par le brevet; Qu’au-delà, l’obligation est dépourvue de cause; Attendu que le test TOXO-ISAGA est protégé par un brevet déposé le 5 mai 1981 par Monsieur D et la Société PALO ALTO MEDICAL RESEARCH; qu’il repose sur une nouvelle technique de dosage immunologique combinant des aspects de l’essai d’agglutination directe et de l’essai Igm-ELISA; Qu’aucun élément ne justifie que la Société BIOMERIEUX qui a obtenu une licence de ce brevet verse à Messieurs B et C des commissions sur l’exploitation de ce produit auquel ils sont étrangers; Qu’en définitive, la demande de Messieurs B et C tendant à obtenir le paiement d’une commission de 2,5% sur les produits TOXO-AD et TOXOSCREEN au-delà de la période de validité des brevets les concernant et sur le test ISAGA qui fait l’objet d’un brevet déposé par des tiers ne peut qu’être rejetée; Attendu que Messieurs B et C n’ont toutefois commis aucun abus de droit en saisissant la justice du litige qui trouve sa source dans la rédaction imprécise et incomplète des accords intervenus, ce dont la Société BIOMERIEUX est seule responsable; Qu’il convient de rejeter la demande reconventionnelle pour procédure abusive; Attendu qu’au vu du dossier et compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il y a lieu d’allouer la somme de 3.000 euros à la Société BIOMERIEUX et de condamner les demandeurs qui succombent au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens de l’instance; PAIR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Messieurs B et C de toutes leurs demandes; Rejette la demande reconventionnelle en dommage et intérêts présentée par la Société BIOMERIEUX ; Condamne in solidum Messieurs B et C à payer à la Société BIOMERIEUX la somme de 3.000 Euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne in solidum aux dépens de l’instance.