Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 28 février 2001

FAITS ET PROCEDURE La Société SCHOTT BROSS est titulaire de plusieurs marques SCHOTT sous différentes formes, et notamment de la marque SCHOTT déposée à l’INPI le 12 juillet 1985 sous le numéro 75 15 66 et enregistrée sous le numéro 1.315.853, signe déposé dan les classes des produits ou services : 25, à savoir pour les vêtements d’habillement pour hommes, femmes et enfants, y compris les bottes, souliers et pantoufles ; Cette marque qui a été régulièrement renouvelée le 12 juin 1995, est semi-figurative en raison de sa calligraphie particulière ; La Société SCHOTT BROSS est également titulaire de la marque purement dénominative : SCHOTT NYC déposée le 22 février 1990 et enregistrée sous le numéro 1635191 dans les classes des produits 25, pour les vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, gants et bottes ; La Société JAJ DISTRIBUTION est le licencié exclusif de la marque SCHOTT pour le territoire français, son contrat de licence de marque ayant été régulièrement enregistré auprès l’INPI ; Cette société exploite régulièrement les marques SCHOTT en France, spécifiquement la marque n 1.315.853 semi figurative avec sa calligraphie propre accompagnée en dessous et à droite des lettres rouges de petite dimension : N.Y.C. (référence à New York City) ; Ainsi l’exploitation faite des marques consiste en une synthèse des deux signes enregistrés : le terme SCHOTT de la marque n 1315853 semi figurative avec sa calligraphie, et l’ajout des lettres : N.Y.C utilisées en taille réduite et en rouge, extraites de la seconde marque n 16 35191 ; La Société JAJ DISTRIBUTION a constaté que la Société EURECO SCOTT & FOX utilisait depuis quelques temps les termes SCOTT & FOX avec une présentation se rapprochant de la marque SCHOTT. faisant apparaître en gros le nom SCOTT et en petites lettres rouges : "& FOX" ; Monsieur S, animateur de la Société EURECO SCOTT & FOX avait procédé au dépôt de la marque SCOTT & FOX auprès de l’INPI le 17 avril 1992 dans les classes 24 et 25, en lettres majuscules d’imprimerie sans calligraphie particulière ; Depuis l’origine et pendant quelques temps cette marque a été utilisée par la Société BURECO conformément à son dépôt ; Par la suite, la Société EURECO SCOTT & FOX a choisi de faire évoluer sa marque selon cette présentation, et Monsieur S a déposé le 20 mai 1999 les termes SCOTT & FOX sous cette forme ;

Sur opposition formée par la Société SCHOTT BROSS à ce dépôt qu’elle considérait comme contrefaisant de ses marques, Monsieur SCEMAMA a procédé au retrait volontaire de son signe dès le 23 septembre 1999 ; Cependant, la Société EURECO SCOTT & FOX a poursuivi la commercialisation de ses produits revêtus de la marque retirée ; Estimant que cette société s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque et d’actes de concurrence déloyale au sens des dispositions des articles L. 716-1 du Code la propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, la Société SCHOTT BROSS et sa licenciée JAJ DISTRIBUTION ont assigné la Société EURECO SCOTT & FOX devant ce tribunal par acte délivré le 23 mai 2000 afin de l’entendre : Condamner la Société EURECO SCOTT & FOX pour contrefaçon de la marque SCHOTT enregistrée sous le n 1.315.853 au préjudice de la Société SCHOTT BROSS et concurrence déloyale au préjudice de la Société JAJ DISTRIBUTION, à verser à la première société la somme de 1.000.000 de Francs, à la seconde la somme de 5.000.000 de Francs à titre de dommages et intérêts ; Prononcer les mesures d’interdiction et de publication habituelles ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la Société EURECO SCOTT & FOX à verser à chacune des demanderesses la somme de 30.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Dans leurs ultimes écritures du 20 décembre 2001, les sociétés demanderesses ont maintenu leurs moyens et prétentions ; Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées le 12 janvier 2001, la Société EURECO SCOTT & FOX a sollicité qu’il soit donné acte aux sociétés SCHOTT BROS et JAJ DISTRIBUTION de ce qu’elles n’ont jamais sollicité du Tribunal l’interdiction ou l’annulation de la marque SCOTT & FOX déposée par elle en 1992 ; Elle conclut à l’irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de la Société SCHOTT BROSS de sa demande en contrefaçon de marque en vertu des dispositions de l’article L 716- 4^e alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle, puis au débouté des sociétés demanderesses ; A titre reconventionnel, la société EURECO SCOTT & FOX sollicite la condamnation des sociétés SCHOTT BROS et JAJ DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1.000.000 de Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi par elle et pour procédure abusive, outre celle de 30 000 F au titre des frais irrépétibles.

DECISION

I – SUR LA RECEVABILITE DE LA SOCIETE SCHOTT BROSS : Attendu que la Société EURECO SCOTT & FOX fait valoir qu’elle exploite ses articles de vêtements également sous le nom commercial et l’enseigne "SCOTT & FOX« , et que depuis 1992 elle est titulaire de la marque dénominative »SCOTT & FOX" déposée dans les classes 24 et 25 ; Que s’appuyant sur les dispositions de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle soulève l’irrecevabilité et subsidiairement le débouté de la Société SCHOTT BROSS en son action en contrefaçon, dans la mesure "SCOTT & FOX" a été exploitée de façon publique et non équivoque depuis plus de 8 ans ; Attendu que l’article L 716-5 alinéa 4 du Code la propriété intellectuelle dispose : « Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi… » Attendu qu’il est acquis aux débats que la société EURECO SCOTT & FOX, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés en 1962, a déposé la marque SCOTT & FOX en 1992 ; Que depuis cette date, elle a utilisé plusieurs logos à la fois, jouant ainsi avec le graphisme de son nom et de sa marque sous des formes et des couleurs différentes selon les produits pour hommes, femmes et enfants, et selon l’évolution et les tendances de la mode ; Qu’elle a ainsi exploité ses produits sous : "SCOTT & FOX« … (en une ligne), »SCOTT & FOX« … (en deux lignes), »SCOTT & FOX« … (en une seule couleur), »SCOTT & FOX« … (en deux couleurs), »SCOTT & FOX"… (en différents graphismes) ; Qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle a régulièrement, depuis 1992 utilisé de façon publique, constante et non équivoque, sur le territoire national le nom et la marque "SCOTT & FOX" : un grand nombre de factures portant sur des acquisitions de lots de vêtements en tout genre et remontant à 1992, ou sur la fourniture d’articles à des commerçants détaillants depuis 1994 jusqu’en 2000, avec en en-tête la dénomination SCOTT & FOX ; Mais attendu que la Société SCHOTT BROSS invoque une utilisation particulière de ce signe se rapprochant de sa marque semi-figurative SCHOTT n 13 15853, à savoir le mot SCOTT sous une présentation graphique similaire à celle déposée par elle pour sa marque ; Que si la société SCHOTT BROS et la société JAJ DISTRIBUTION ne pouvaient ignorer l’existence de l’utilisation de la marque SCOTT & FOX sous diverses formes et même sous la forme particulière attaquée, la Société EURECO SCOTT & FOX ne rapporte nullement la preuve de ce que les sociétés demanderesses ont toléré cette marque sous cette dernière forme pendant cinq ans ;

Que par ailleurs ce signe incriminé sous cette forme n’a pas été déposé puis enregistré valablement ; Qu’au contraire la Société SCHOTT BROSS a formé opposition auprès du Directeur de l’INPI, provoquant de ce fait le retrait immédiat de la demande d’enregistrement de marque par M. S ; Qu’en conséquence, les conditions édictées par les dispositions de l’article L 716-5 ne sont pas réunies en l’espèce, la marque utilisée sous la forme incriminée par la Société EURECO SCOTT & FOX n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement et au surplus la tolérance alléguée d’une utilisation de cette marque toujours sous cette forme n’ayant pas été démontrée pendant plus de 5 ans ; Attendu que la Société SCHOTT BROS INC est recevable en son action en contrefaçon de sa marque SCHOTT par l’utilisation particulière de la marque "SCOTT & FOX" ; Que le même argument de droit soulevé subsidiairement au titre du bien fondé de la demande ne saurait davantage prospérer ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que la Société SCHOTT BROSS et la JAJ DISTRIBUTION invoquent l’atteinte portée à deux marques :

- la marque SCHOTT numéro 13 15853, signe déposé dans les classes des produits ou services : 25, à savoir pour les vêtements d’habillement pour hommes, femmes et enfants, y compris les bottes, souliers et pantoufles – marque semi-figurative en raison de sa calligraphie particulière ;

- la marque purement dénominative : SCHOTT NYC numéro 1635191 déposée dans les classes des produits 25, pour les vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, gants et bottes ; Attendu que ces marques sont antérieures à la marque SCOTT & FOX : Qu’elles visent les produits de vêtements identiques aux produits commercialisés par la Société EURECO SCOTT & FOX sous sa marque SCOTT & FOX ; Attendu que la contrefaçon alléguée en l’espèce porte seulement sur l’utilisation d’une représentation graphique de la marque SCOTT & FOX pour la premier terme « SCOTT » se rapprochant de la marque « SCHOTT » telle que déposée sous le n 1.3158.53, et de l’utilisation de "& FOX« sous une présentation se rapprochant de celle qu’en fait pour ses articles Société SCHOTT BROSS à propos des lettres »N.Y.C.", à savoir en taille très réduite et de couleur rouge ; Qu’ainsi l’enregistrement de la marque SCOTT & FOX n’est pas en cause, seule l’utilisation sous une forme particulière de ce signe étant attaquée comme contrefaisant ;

Attendu que la comparaison du terme « SCOTT » sur certains des vêtements proposés à la vente par la Société EURECO SCOTT & FOX tels que présentés notamment dans les pages de son catalogue commercial constitue une imitation de la marque SCHOTT semi- figurative numéro 13 15853 ; Qu’on y trouve en effet comme dans la marque première, un « S » prédominant suivi de lettres de même taille où la seule différence est l’absence de la consonne « H » ; Que par une appréhension visuelle et globale du mot SCOTT dans la forme proposée la ressemblance entre les deux signes s’impose à l’évidence à un consommateur d’attention moyenne qui ne les auraient pas sous les yeux dans le même temps ; Qu’une telle ressemblance fait du signe second une imitation du signe premier, imitation susceptible de provoquer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque première : les vêtements ; Attendu en conséquence que l’utilisation de la marque SCOTT & FOX sous cette forme particulière et pour le seul terme « SCOTT » constitue une imitation illicite en application de l’article L 713-3 b/ du Code la propriété intellectuelle ; Que pour ce qui a trait à l’autre partie : "& FOX" laquelle ne reproduit ni n’imite tout ou partie de la marque SCHOTT NYC numéro 1635191, telle que représentée dans le certificat d’enregistrement, s’agissant d’une marque purement dénominative, la demande en contrefaçon n’est pas fondée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la société JAJ DISTRIBUTION forme une demande au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Attendu que la Société EURECO SCOTT & FOX a fait apposer les termes SCOTT & FOX sur des articles vestimentaires similaires voire identiques à ceux proposés à la vente par la Société JAJ DISTRIBUTION, accentuant ainsi la confusion dans l’esprit du consommateur en faisant usage de sa marque dans les mêmes formes que la propre utilisation par la Société SCHOTT BROSS et la société JAJ DISTRIBUTION de la marque SCHOTT NYC numéro 1635191, à savoir avec en petites lettres rouges en bas à droite la partie dénominative : "& FOX" ; Que ce rapprochement délibéré entre les deux signes accentue la confusion entre les articles vendus quant à leur origine auprès de la clientèle ; Que ce fait est distinct de la contrefaçon de marque déjà retenue ; Qu’il est générateur d’un préjudice subi par la Société JAJ DISTRIBUTION par une baisse de son chiffre d’affaires et la captation déloyale d’une partie de sa clientèle ;

Attendu que de tels agissements sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale au sens des dispositions susvisées du Code civil ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que la Société SCHOTT BROSS a subi un préjudice du fait de l’atteinte portée à la valeur de sa marque qu’il conviendra de réparer à hauteur de 100.000F (cent mille francs) ; Attendu que la société JAJ DISTRIBUTION sera indemnisée par l’allocation de dommages-intérêts de 150.000F (cent cinquante mille francs), eu égard au fait que seuls quelques articles de la Société EURECO SCOTT & FOX, et non toute la gamme de ses vêtements, ont pu atteindre les produits proposés par elle ; Attendu qu’il sera par ailleurs fait droit aux mesures requises relatives à l’interdiction du signe incriminé, et de publication selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée pour ces seules mesures d’interdiction ; Qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10.00F (dix mille francs) au titre des frais irrépétibles de procédure laissés à leur charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare recevable la Société SCHOTT BROSS ; Dit que la Société EURECO SCOTT & FOX en utilisant la marque SCOTT & FOX dans la même calligraphie que celle figurant dans l’enregistrement de la marque SCHOTT, s’est rendue coupable d’imitation illicite de marque au préjudice de la SCHOTT BROSS ; Dit qu’en utilisant les termes "& FOX« en lettres rouges de taille réduite à la façon dont la société JAJ DISTRIBUTION l’utilise elle-même pour les lettres : »N.Y.C." issues de sa propre marque, la Société EURECO SCOTT & FOX a commis un acte de concurrence déloyale à son détriment ; Interdit à la Société EURECO SCOTT & FOX sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, de réitérer les faits litigieux : Autorise les sociétés SCHOTT BROSS et JAJ DISTRIBUTION à faire procéder à la publication, en entier ou par extrait, du dispositif du présent jugement dans trois

publications de leur choix à concurrence de 60.000F HT (soixante mille francs) de frais d’insertion au total, à la charge de la Société EURECO SCOTT & FOX ; Condamne la Société EURECO SCOTT & FOX à verser la somme de 100.000F (cent mille francs) à la Société SCHOTT BROSS en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon de marque, et celle de 150.000F (cent cinquante mille francs) à la société JAJ DISTRIBUTION en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour les seules mesures d’interdiction ; Condamne la Société EURECO SCOTT & FOX à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10.000F (dix mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la Société EURECO SCOTT & FOX aux entiers dépens de l’instance.