Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 6 mai 2003

FAITS ET PROCEDURE La société MONTANA COLORS, société de droit espagnol, est fabricante de bombes de peinture destinées aux graffitis et est propriétaire d’une marque communautaire semi- figurative MONTANA COLORS qu’elle a déposée le 6 octobre 1997 et qui a été enregistrée sous le n° 644 864 pour désigner « les peintures appliquées au moyen d’un spray et les services de stockage et distribution de marchandises spécialement de droguerie ou celles destinées à être consommées pendant les congés ou les vacances », produits et services relevant des classes 2 et 39 de la classification internationale. La société MONTANA COLORS exploite régulièrement cette marque pour désigner les bombes de peinture qu’elle fabrique. Le 24 avril 2001, la société MONTANA COLORS a consenti la distribution exclusive de l’ensemble de ses produits sur le Nord de la France à la société XPLICIT. S’étant aperçue que la société allemande L&G WARENVERTRIEBS Gmbh (ci-après société L&G) distribuait en Europe des bombes quasiment identiques aux siennes et reproduisant sa marque, dont la société fabricante serait la société MOTIP DUPLI Gmbh et les faisait distribuer en France via la société POLYMEX, la société MONTANA COLORS a, sur autorisation judiciaire, fait procéder le 20 décembre 2001 à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société POLYMEX où 1600 bombes arguées de contrefaçon ont été saisies.. Par acte du 27 décembre 2001, la société MONTANA COLORS assignait la société POLYMEX, la société L&G et la société MOTIP en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en indemnisation. S’étant aperçue que les bombes fabriquées par la société MOTIP et distribuées par les sociétés L&G et POLYMEX avaient été modifiées mais que leur présentation continuaient à imiter sa marque, sur autorisation judiciaire, la société MONTANA COLORS a fait procéder les 14 et 15 mai 2002 à une nouvelle saisie-contrefaçon et a assigné à nouveau le 23 mai 2002 les sociétés L&G, POLYMEX et MOTIP en contrefaçon et concurrence déloyale. Les deux procédures ont été jointes le 3 juin 2002. Le 15 novembre 2002, les sociétés FARBO et PROGRESSION LICENSIG titulaire et licenciée d’une marque internationale « MONTANA » intervenaient volontairement à l’instance. Aux termes de ses écritures la société MONTANA COLORS demande au tribunal de : à titre principal :

— se déclarer compétent pour apprécier les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et leurs conséquences commis par les défenderesses,
-dire que les bombes, objet des procès-verbaux de saisie-contrefaçon précités reproduisent les caractéristiques de la marque MONTANA COLORS ;

-dire que les sociétés L&G, MOTIP et POLYMEX ont commis des actes de contrefaçon de marque tant en application des articles L 716-1, L 716-3, L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 91, 92 et suivant du Règlement CE n° 40/94,
-condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 645000 Euros en réparation du préjudice subi à évaluer définitivement après dire d’expert à désigner,
-interdire à ces mêmes sociétés la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte,
-ordonner la confiscation de tous les articles et documents comportant les caractéristiques de la marque entre les mains de la société demanderesse, en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier,
-ordonner la publication de la décision à intervenir dans 6 journaux en France, en Suisse, en Italie, en Espagne et en Allemagne ;

-dire que ces mêmes sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale en copiant servilement et en distribuant des produits imités de ceux fabriqués par elle, créant par là même une confusion destinée à détourner la clientèle et à désorganiser son réseau de vente,
-condamner ces mêmes sociétés à lui payer la somme de 300.000 Euros,
-rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’OHMI sur la validité de la marque n° 644 864, celle-ci n’étant pas invalidée à ce jour, l’action étant également fondée sur la concurrence déloyale, fondement distinct de celui de la contrefaçon et aucun atteinte illicite sur la marque internationale « MONTANA » n° 501 557 n’étant démontrée, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé du sursis à statuer,
- subordonner cette mesure à la consignation sous astreinte de la somme de 1 500 000 Euros entre les mains de tel séquestre à désigner ou à la fourniture d’une cautio8+n bancaire d’un même montant, mesure dont le tribunal conservera le contrôle de l’exécution,
-désigner un expert chargé de fournir au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par elle,

en tout état de cause :

-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 16 000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société POLYMEX écrit que :

-elle a conclu avec la société MONTANA COLORS un contrat de « vendeur autorisé et exclusif en France » le 1^er octobre 1997 lui permettant de distribuer de manière exclusive les bombes de peinture portant la marque MONTANA COLORS ;

- un nouveau contrat ayant le même objet a été conclu entre elle le 3 mai 1999 ;

-c’est la société L&G qui bénéficie d’un contrat de distribution du 23 juillet 1999 de la société MONTANA COLORS qui lui a fourni les bombes MONTANA COLORS pour les commercialiser sur le territoire français. La société POLYMEX soutient que :

-contrairement à l’affirmation de la société MONTANA COLORS le contrat du 3 mai 1999 qui a été conclu pour une durée indéterminée n’a jamais été résilié ;

- elle n’a jamais reçu le courrier ddaté du 25 janvier 2000
-en revanche c’est en violation des clauses de ce contrat d’exclusivité que la société MONTANA COLORS a consenti la distribution exclusive de ses bombes sur le territoire français à la société XPLIT. Aussi, la société POLYMEX demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit des tribunaux espagnols, en application de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat du 3 mai 1999 et sollicite l’allocation d’une somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tout état de cause de rejeter la demande de consignation ou de garantie bancaire de la société MONTANA COLORS qui ne repose sur aucun fondement, le principe d’un quelconque préjudice étant vivement contesté. Les sociétés L&G, MOTIP, FARBO et PROGRESSION LICENSIG exposent les faits suivants :

- après plusieurs années de relations commerciales ayant pris la forme de divers contrats de coopération successifs, la société MONTANA COLORS a confirmé par un contrat du 23 juillet 1999, le droit de la société L&G de commercialiser les bombes aérosols qu’elle fabrique ; ce contrat permettait à cette société de distribuer à titre exclusif ces bombes en Allemagne, dans les pays de l’ex-URSS et à titre non exclusif en France et en Belgique ; un avenant du 18 mai 2000 a permis à L&G de distribuer ces produits à titre exclusif également sur le territoire des USA et du Canada ;

- pour mettre fin aux nombreux retards de livraison intervenus compte-tenu de l’ampleur des commandes passées par L&G, les sociétés L&G et MONTANA COLORS ont mis en place un article 11 dans le contrat du 23 juillet 1999 permettant à L&G d’utiliser la

dénomination « MONTANA COLORS » à des fins commerciales, sans restriction et l’autorisant ainsi à faire fabriquer par des tiers, en l’espèce la société MOTIP les bombes que la société MONTANA COLORS ne pouvait lui fournir ;

- la société MONTANA COLORS a d’ailleurs également fait appel à la société MOTIP par l’intermédiaire de sa filiale espagnole la société SPRAY PLANET SL ;

- les produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon étaient distribués dans le cadre des accords contractuels précités,
- parallèlement des négociations étaient en cours entre la société MONTANA COLORS et la société L&G pour un rachat éventuel de la marque MONTANA COLORS, pourparlers qui ont été interrompus par la découverte d’une marque internationale « MONTANA » antérieure pour désigner des peintures et appartenant à la société FARBO et donnée en licence à la société PROCESSING LICENSING pour plusieurs pays dont la France et l’Allemagne ;

- le 18 septembre 2001, la société PROCESSING LICENSING donnait l’autorisation à la société L&G d’utiliser la marque internationale MONTANA pour exploiter celle-ci sur le territoire de différents pays dont l’Allemagne et la France ;

- le 24 octobre 2001, la société MONTANA COLORS a souhaité rompre les accords qui la liaient à la société L&G en invoquant différentes fautes contractuelles ; le 25 octobre 2001, la société L&G a contesté la résiliation unilatérale ainsi intervenue en opposant notamment l’existence d’une marque antérieure MONTANA ;

- le 29 octobre 2001, la société FARBO introduisait devant l’OHMI une demande de nullité de la marque communautaire « MONTANA COLORS », opposant ses droits sur la marque internationale « MONTANA COLORS », cette procédure étant actuellement pendante ;

- la société MONTANA COLORS a introduit en Allemagne une instance sur l’exécution du contrat du 23 juillet 1999. Au vu de ces éléments de fait, les sociétés L&G et MOTIP demandent au tribunal : à titre principal de :

-se déclarer incompétent au titre de l’action en contrefaçon au profit du Tribunal de Heidelberg, en application de l’article 14 du contrat du 23 juillet 1999 ; cette clause précise que le contrat est régi par le droit allemand et désigne les tribunaux de Heidelberg pour tous litiges résultant du contrat ; la société MONTANA COLORS prétendant que la société L&G a outrepassé les droits conférés par cette convention et la société L&G prétendant être autorisée par l’article 11 dudit contrat à exploiter la marque MONTANA COLORS sur des bombes fabriquées par des tiers, l’interprétation de l’article 11 doit être renvoyée aux juridictions allemandes, le tribunal de Heidelberg dans sa décision du 11 novembre 2002, frappée d’appel n’ayant pas constaté la résiliation du contrat du 23 juillet 1999 ;

-cette incompétence frappe également les demandes formulées à rencontre de la société MOTIP, dont la responsabilité dépend du caractère fautif ou autorisé des agissements de la société L&G ainsi que les demandes en concurrence déloyale qui sont connexes à celles en contrefaçon ;

— dès lors que seules les juridictions allemandes sont compétentes pour connaître des demandes de la société MONTANA COLORS, les saisie-contrefaçon des 20 décembre 2001 et 14 et 15 mai 2002 sont nulles pour avoir été portées devant une juridiction incompétente et les documents et pièces saisis à ces occasions devront être restitués à la société POLYMEX ; à titre subsidiaire de :

-de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente la décision de l’OHMI sur la demande de nullité formée par la société FARBO de la marque communautaire MONTANA COLORS et ce, en application de l’article 100.1 du Règlement CE 40/44, demande qui a toutes les chances de prospérer compte-tenu de la similitude des signes et de l’identité des produits désignés dans les deux marques en cause et qui ne résulte nullement d’un complot entre elles et la société FARBO ;

-de rejeter les demandes de constitution de garanties formées par la société MONTANA COLORS qui si elles étaient acceptées reviendraient pour le tribunal à préjuger du bien- fondé des demandes et qui d’ailleurs ne peuvent être accordées par ce dernier mais uniquement par le président du tribunal en application de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

-en tout état de cause, considérer que le risque d’insolvabilité est inexistant. A titre reconventionnel.

-d’allouer une indemnité de 20.000 Euros à chacune des sociétés L&G et MOTIP et une indemnité de 10.000 Euros à chacune des sociétés FARBO et PROGRESSION LICENSING au titre du préjudice résultant de cette procédure téméraire et abusive et celle de 10.000 Euros à chacune de ces 4 sociétés en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’affaire a été plaidée le 2 décembre 2002 sur les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer.

DECISION Le tribunal est présentement saisi par la société MONTANA COLORS d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale pour la commercialisation sur le territoire français de bombes de peinture aérosols reproduisant ou imitant la marque communautaire « MONTANA COLORS »appartenant à la demanderesse et dont les autres éléments de présentation reproduiraient les bombes fabriquées et commercialisées par elle, cette action étant dirigée à rencontre des sociétés POLYMEX, L&G et MOTIP.

I – SUR LA COMPÉTENCE DU PRÉSENT TRIBUNAL SUR L’ACTION DIRIGÉE À RENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ L&G : Il y a lieu de relever :

- que la société L&G oppose à la société MONTANA COLORS un contrat en date du 23 juillet 1999 aux termes duquel elle prétend être autorisée à exploiter la marque « MONTANA COLORS » (article 11)et ainsi avoir le droit de faire fabriquer et de commercialiser des bombes sous cette marque.

- que la société MONTANA COLORS réplique qu’elle a résilié le dit contrat le 24 octobre 2001 et qu’en tout état de cause, la clause 11 de cette convention n’autorisait pas la société L&G à faire fabriquer des bombes identiques aux siennes par un tiers, en l’espèce la société MOTIP. Le tribunal considérant :

- que le contrat du 23 juillet 1999 de distribution exclusive et non exclusive des produits MONTANA COLORS était un contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 2002, sans clause résolutoire ;

- que la lettre du 24 octobre 2001 dite de résiliation adressée par la société MONTANA COLORS a fait l’objet le lendemain d’un courrier de la société L&G contestant le bien- fondé de cette résiliation unilatérale,
- que dans le cadre de la procédure qui les a opposés devant la juridiction de Heidelberg fin 2001 et début 2002, les parties n’ont pas saisi ce tribunal d’une demande de résiliation mais au contraire ont sollicité l’application des clauses du contrat (paiement de redevances, clause pénale etc…), estime que, dès lors que les clauses du contrat du 23 juillet 1999 sont opposées par la société L&G, l’action dont il est saisi n’est pas quasi-délictuelle mais contractuelle puisqu’il s’agit d’apprécier si les faits incriminés sont autorisés ou non par la dite convention. Aussi, en application de l’article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 applicable compte-tenu de la date de l’acte introductif d’instance, le présent Tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de Heidelberg, la clause 14 du contrat du 23 juillet 1999 attribuant à ceux-ci la compétence pour « tous les litiges résultant du présent contrat ». II – SUR LA COMPÉTENCE À L’ÉGARD DE LA DEMANDE FORMULÉE À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MOTIP : Il n’est pas contesté que la société MOTIP a fabriqué les bombes litigieuses à la demande de la société L&G.

Il résulte de cette circonstance que les demandes formées à rencontre de la société MOTIP sont indivisibles de celles formées à rencontre de la société L&G, la société MOTIP ne pouvant être reconnue responsable de contrefaçon ou de concurrence déloyale si son donneur d’ordres était autorisé à faire fabriquer les produits en cause par la société MONTANA COLORS Dans ces conditions et par combinaison des articles 6-1° et 17 de la Convention de Bruxelles, le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de Heidelberg sur les demandes formées à rencontre de la société MOTIP. III – SUR LA COMPÉTENCE À L’ÉGARD DE LA DEMANDE FORMULÉE À RENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ POLYMEX : Il n’est pas contesté que la société POLYMEX a été approvisionnée par la société L&G. Pour les mêmes motifs que précédemment, il apparaît que les demandes formulées à rencontre de cette dernière sont indivisibles de celles formées à rencontre de L&G et ce, quelque soit le sort du contrat du 3 mai 1999 liant la société POLYMEX et la société MONTANA COLORS. En effet, si le contrat du 23 juillet 1999 autorisait la société L&G à faire fabriquer et à commercialiser des bombes MONTANA COLORS fabriquées par des tiers, la clause 2 de cette même convention autorisait la société L&G à vendre les produits MONTANA COLORS en France et donc autorisait par là-même POLYMEX à les acquérir. Dans ces conditions et par combinaison des articles 6-1° et 17 de la Convention de Bruxelles, le tribunal soit se déclarer incompétent au profit du tribunal de Heidelberg sur les demandes formées à rencontre de la société POLYMEX. IV – SUR LES AUTRES DEMANDES : Dès lors que le présent Tribunal est incompétent sur les demandes principales, il ne peut faire droit aux demandes de garantie et d’expertise formées par la société MONTANA COLORS faute de fondement juridique de celles-ci. L’action introduite ne relevant pas d’un abus de droit, la demande de dommages et intérêts de ce chef est rejetée. Les saisies-contrefaçon n’étant désormais que des saisies descriptives, l’obligation de saisine de la juridiction compétente dans le délai de quinzaine ne s’applique pas. Dès lors, la demande de nullité de ces opérations de saisie est rejetée. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et sous réserve de contredit,

Se déclare incompétent sur les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale formées à rencontre des défenderesses et renvoie les parties à mieux se pourvoir, Déboute la société MONTANA COLORS de ses demandes de garanties et les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts et de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société MONTANA COLORS aux dépens.