Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 24 octobre 2013, n° 12/13681

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e chambre 4^e section N° RG : 12/13681 JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2013

DEMANDERESSE La Société D JACOBSON & SONS LTD Bacup Road Cloughfold Rawtenstall Lancashire BB4 7PA (ROYAUME UNI) représentée par Maître Catherine PALEY-VINCENT de l’Association GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0138

DÉFENDERESSES Société JULES […]

S.A. HAPPYCHIC […] représentées par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l’audience du 20 Septembre 2013 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : La société D.Jacobson et sons est une société de droit anglais spécialisée dans la vente de chaussures de sport. Elle est titulaire de la marque GOLA et elle diffuse sous cette marque des chaussures dénommées Quota. Considérant que la société Jules commercialisait en France des chaussures similaires aux Quota, elle lui a adressé une lettre de mise en demeure le 11 octobre 2011 puis elle a fait procéder à un constat d’achat le 26 janvier 2012 dans deux magasins à l’enseigne Jules situés à Paris. Le 24 septembre 2012, la société D.Jacobson et sons a fait assigner la société Jules et sa société mère, la société Happychic, devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de sa marque communautaire figurative ainsi que des chaussures Quota protégées par le droit d’auteur et sur le fondement de la concurrence déloyale.

Elle réclame, outre des mesures d’interdiction et de confiscation, la communication d’informations comptables et commerciales, le paiement des sommes de 500 000 € au titre des actes de contrefaçon et de 250 000 € au titre de la concurrence déloyale ainsi que la publication du jugement. Elle sollicite également une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières écritures du 2 juillet 2013, la société D.Jacobson et sons explique qu’elle est titulaire de la marque figurative n °001909837 déposée à l’OHMI le 4 octobre 2000 et enregistrée le 14 novembre 2001 pour des produits des classes 18, 25 et 28, qui est constituée de deux bandes diagonales et parallèles inclinées vers l’avant de longueur inégale mais de même largeur ainsi que d’une bande partant vers l’arrière en T perpendiculairement à la bande la plus longue des deux précédentes. Elle fait valoir que cette marque est distinctive, ce qui a déjà été admis par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2006 ainsi que par des décisions des juridictions anglaises. La société D.Jacobson et sons s’oppose en outre à la demande en déchéance de la marque communautaire figurative au motif que seule la marque semi-figurative constituée du même dessin mais comportant la dénomination GOLA, serait exploitée. Elle fait valoir que si la marque semi-figurative figure sur un des côtés de la chaussure, la marque figurative figure sur l’autre côté. Elle ajoute que le dessin n’est pas un simple élément de décoration mais est perçu à titre de marque indiquant l’origine du produit. Enfin, la société D.Jacobson et sons conclut à la contrefaçon de sa marque et de ses chaussures. S’agissant de sa marque, elle déclare qu’aucune couleur n’est revendiquée et elle relève les similitudes entre le dessin constituant sa marque et celui reproduit sur la chaussure arguée de contrefaçon, qui est appliqué au même endroit. Elle conclut à l’existence d’un risque de confusion alors que les produits en cause sont les mêmes et que la marque bénéficie d’une large notoriété. S’agissant de l’atteinte au droit d’auteur, la société D.Jacobson et sons invoque le bénéfice de l’article S de la convention de Berne. Elle explique qu’elle est titulaire des droits car la chaussure Quota a été créée par un de ses salariés. Elle revendique un certain nombre de caractéristiques dont elle conteste le caractère fonctionnel et usuel et elle ajoute que l’originalité résulte dans la combinaison de ces différents éléments déjà connus. Elle soutient que la chaussure de la défenderesse contrefait la chaussure Quota qui est aussi réalisée dans des couleurs non contrastantes. La société D.Jacobson et sons poursuit également les défenderesses pour des actes de concurrence déloyale consistant en la création d’un effet de gamme constitué par la commercialisation des chaussures dans deux coloris différents. Elle ajoute que la chaussure Quota est commercialisée avec succès en France depuis 2009 et que les défenderesses ont voulu bénéficié des investissements en matière de création et de promotion. Enfin, elle invoque les prix pratiqués par la société Jules très inférieurs à ceux des produits GOLA. S’agissant du préjudice résultant de la contrefaçon, la société D.Jacobson et sons invoque une chute de ses ventes en France coïncidant avec l’apparition des

chaussures de la société Jules sur le marché et elle évalue son manque à gagner à 192 855 €. Elle estime, par ailleurs, les bénéfices réalisés par la défenderesse à 156 134 € et son propre préjudice moral à 50 000 €. Elle réclame, en définitive, la somme totale de 400 000 €. Enfin, elle fixe à 50 000 € le préjudice résultant de la concurrence déloyale et de l’atteinte à ses investissements. Dans leurs dernières écritures du 22 mai 2013, les sociétés Jules et Happychic sollicitent tout d’abord la mise hors de cause de la société Happychic qui est une holding et ne réalise pas d’actes de commerce. Elles soulèvent ensuite la nullité de la marque, en raison de son absence de distinctivité. Elles invoquent des décisions du TUE relevant que la pratique consistant à utiliser des appliques décoratives ou de renforcement est notoire dans le secteur de la chaussure et que la marque constituée d’une forme simple et banale qui ne diverge pas significativement des formes communément utilisées, ne présente aucune caractéristique susceptible d’attirer l’attention du public pertinent et de la distinguer d’autres appliques sur des chaussures et ne saurait ainsi être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits désignés. Les défenderesses relèvent ainsi la très grande proximité existant entre le dessin déposé à titre de marque par la demanderesse et d’autres dessins notamment celui des chaussures Pantofola d’oro. Elles concluent que la marque figurative de la société D.Jacobson et sons qui ne présente pas d’éléments significatifs permettant de la distinguer d’autres marques ou d’autres décorations, habituellement utilisées dans le domaine de la chaussure, ne peut être appréhendée comme une indication d’origine du produit.

Les défenderesses font ensuite valoir que la demanderesse doit être déchue de ses droits sur la marque figurative car elle n’exploite pas celle-ci mais des marques voisines et notamment la marque semi-figurative comportant la dénomination GOLA. Elles ajoutent que l’usage du signe en cause est un usage à titre de décoration, les chaussures étant identifiées par la marque verbale GOLA apposée de manière visible sur le derrière ou le côté de la chaussure. A titre subsidiaire, les défenderesses contestent l’existence d’une contrefaçon en l’absence de bandes contrastantes sur leur chaussure. S’agissant des demandes formées sur le fondement du droit d’auteur, les défenderesses relèvent que l’originalité des chaussures n’est pas caractérisée, les caractéristiques revendiquées étant purement techniques ou usuelles. Elles ajoutent que la chaussure Quota n’est pas une création mais la déclinaison d’une chaussure d’escrime des années 70 ou 80 et que de nombreuses chaussures de tennis antérieures comprennent la quasi-totalité des caractéristiques revendiquées par la demanderesse. En tout état de cause, les sociétés Jules et Happychic contestent la réalité d’une contrefaçon car le modèle Jules se distingue nettement des chaussures Quota par la présence d’éléments qui lui sont propres.

Enfin, les défenderesses contestent l’existence d’actes distincts de concurrence déloyale. Elles font valoir que le fait de vendre moins cher des chaussures de moindre qualité ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Subsidiairement, elles contestent la réalité et l’étendue des préjudices allégués et elles s’opposent à la mesure de publication qui n’est pas justifiée. Elles concluent au rejet de l’ensemble des demandes et elles réclament la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la mise hors de cause de la société Happvchic : Selon la société D.Jacobson et sons, la société Happychic serait propriétaire de l’ensemble du capital de la société Jules International qui serait elle-même propriétaire de la totalité du capital de la société Jules. Néanmoins ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir la responsabilité de la société Happychic dans les faits, objet de la présente instance, en l’absence de tout acte de commercialisation imputable à la défenderesse ou de tout autre élément de nature à établir son implication fautive dans les activités de la société Jules. La société Happychic doit donc être mise hors de cause. 2/ Sur la contrefaçon de la marque communautaire figurative n°001909837 : La marque communautaire est distinctive lorsqu’elle est apte à assurer la fonction d’identification d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

La marque de la société DJacobson et sons est composée de deux bandes diagonales et parallèles inclinées vers l’avant de longueur inégale mais de même largeur ainsi que d’une bande partant vers l’arrière en T perpendiculairement à la bande la plus longue des deux précédentes. Elle est notamment déposée pour les chaussures. Ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties et ainsi que l’a relevé le TUE dans la décision 202/29, la pratique consistant à utiliser des appliques de renforcement ou de décoration dans le secteur de la chaussure est très répandue. Il s’ensuit que le consommateur moyen qui n’a pas l’habitude de présumer l’origine commerciale de produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’aspect de ces mêmes produits, n’identifiera le signe comme une marque de provenance que dans la mesure où celui-ci divergera suffisamment des autres appliques qu’il a l’habitude de voir sur les chaussures. Or il résulte des pièces versées aux débats par la société Jules que des chaussures telles que Pantofola d’ora proposées sur le site Internet www.zalendo .fr présentent sur le côté une combinaison de deux bandes verticales et d’une bande horizontale

partant de l’une d’elle, extrêmement proche de celle revendiquée par la demanderesse. Il apparaît également que la société MIP Metrô a déposé en 1987 une marque figurative pour les chaussures présentant également une combinaison assez semblable de deux bandes verticales et d’une bande horizontale. Il n’apparaît donc pas que le signe déposé à titre de marque figurative par la société D.Jacobson et sons se distingue nettement des autres appliques apposées couramment sur les chaussures soit à titre de décoration soit à titre de renforcement. La société demanderesse qui a produit un arrêt de la Hight court sans le traduire, n’a versé aux débats aucun élément permettant de retenir que le consommateur percevra ce signe comme identifiant l’origine commerciale de la chaussure. Il sera en outre relevé que les pièces produites par la société D. Jacobson et sons et notamment les captures d’écran de sites Internet reproduisant diverses chaussures de marque GOLA ne font pas apparaître la marque figurative mais la marque semi-figurative incluant la dénomination GOLA. Cette circonstance s’explique par le fait que comme l’indique la demanderesse, la marque semi- figurative est appliquée sur les côtés extérieurs de la chaussure alors que la marque purement figurative est appliquée sur les côtés intérieurs. Il s’en suit que la société D.Jacobson et sons exploite sa marque figurative de telle façon qu’elle est fort peu visible, ce qui ne contribue pas à attirer l’attention du consommateur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’aptitude à identifier l’origine commerciale des chaussures, de la marque figurative déposée par la société D.Jacobson et sons n’est pas suffisamment établie et il y a donc lieu d’en constater la nullité pour les articles de chaussure dans la classe 25. La société D.Jacobson et sons étant dépourvue de titre valable, ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque seront donc déclarés irrecevables.

2/ Sur la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur : Le demandeur doit exposer en quoi la combinaison des éléments caractéristiques qu’il revendique, confère une originalité à l’oeuvre pour laquelle il sollicite une protection, cette originalité ne pouvant résulter d’une simple énumération dès lors que celle-ci ne fait pas apparaître un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, la société D. Jacobson et sons revendique la combinaison constituée par :

-l’intégration du logo sur le côté de la chaussure,
- la surface en daim de la chaussure,
- la découpe arrondie sur le devant du modèle,
- la fermeture par des oeillet de métal servant de passants pour les lacets,
- la ligne noire sur la semelle,
- l’épaisseur de la semelle, conférant son originalité aux chaussures Quota.

Néanmoins, ces éléments sont fonctionnels ou banals, que ce soit la découpe arrondie sur le devant, caractéristique commune à l’ensemble des chaussures de sport ou la fermeture par des oeillets de métal pour les lacets. L’épaisseur des semelles et la présence d’une ligne sur celle-ci sont également répandues. Enfin l’apposition de la marque sur la chaussure et l’usage du daim ne peuvent être considérés comme des actes de création. La société demanderesse n’explique pas en quoi la réunion de ces éléments déjà connus et déjà combinés pour certains, serait le résultat d’un apport créatif particulier et non pas seulement la mise en oeuvre d’un savoir-faire. Le caractère protégeable par le droit d’auteur des chaussures Quota n’étant pas établi, les demandes de la société D.Jacobson et sons fondées sur la contrefaçon seront rejetées. 3/ Sur la concurrence déloyale : Le fait de proposer les chaussures Jules en deux coloris n’est pas un acte fautif dès lors que les actes de contrefaçon ne sont pas retenus. Le fait que les chaussures Jules soient vendues à un prix inférieur qui n’est cependant pas vil, relève de la concurrence normale et ne constitue pas non plus un acte fautif. Enfin, la société D.Jacobson et sons ne démontre pas que la société Jules bénéficie de ses investissements alors que les chaussures litigieuses se distinguent nettement des chaussures Quota notamment par leur forme, par leur matière, par les différences affectant le signe reproduit sur le côté, par la hauteur de la semelle et la présence d’un renforcement au talon. L’ensemble des demandes de la société D. Jacobson et sons seront donc rejetées.

L’exécution provisoire compte tenu de la nature de la décision n’apparaît pas nécessaire. Il sera alloué aux sociétés Jules et Happyehie la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Prononce la mise hors de cause de la société Happychic. Déclare nulle la marque communautaire figurative n °001909837 de la société DJacobson et sons pour les articles de chaussures. Dit que la présente décision sera transmise à l’OHMI en vue de son inscription sur le registre des marques communautaires, une Ibis qu’elle aura acquis un caractère définitif,

Déclare irrecevables les demandes de la société DJacobson et sons fondées sur la contrefaçon de la marque n°001909837. Rejette les demandes de la société DJacobson et sons fondées sur la contrefaçon des chaussures Quota, Rejette les demandes de la société DJaeobson et sons fondées sur la concurrence déloyale, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société D.Jacobson et sons à payer aux sociétés Jules et Happyehie ensemble la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la se DJacobson et sons aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître B, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.