Article 4 - Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle:

a)

lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires,

ii)

les marques enregistrées dans l’État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’État membre;

b)

les marques communautaires qui revendiquent valablement l’ancienneté, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (5), par rapport à une marque visée au point a), sous ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

c)

les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

d)

les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans l’État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Une marque est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle si elle est identique ou analogue à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

4.   Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

la marque est identique ou analogue à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice;

b)

des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure;

c)

l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du présent paragraphe, et notamment:

i)

d’un droit au nom,

ii)

d’un droit à l’image,

iii)

d’un droit d’auteur,

iv)

d’un droit de propriété industrielle;

d)

la marque est identique ou analogue à une marque collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai maximal de trois ans avant le dépôt;

e)

la marque est identique ou analogue à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont la durée est fixée par l’État membre;

f)

la marque est identique ou analogue à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s’est éteint à cause de non-renouvellement dans un délai maximal de deux ans avant le dépôt, à moins que le titulaire de la marque antérieure ait donné son consentement à l’enregistrement de la marque postérieure ou n’ait pas utilisé sa marque;

g)

la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l’étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d’y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

5.   Les États membres peuvent permettre que, dans des circonstances appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être refusée à l’enregistrement ou déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l’enregistrement de la marque postérieure.

6.   Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s’appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Décisions97


1CJUE, n° C-705/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson, 6 mars 2019

[…] le Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d'appel siégeant à Stockholm en tant que Tribunal de la propriété intellectuelle et de commerce, Suède) demande à la Cour si et dans quelle mesure, en cas de conflit entre un signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque et une marque antérieure, le fait qu'un élément de cette dernière soit couvert par un disclaimer a une incidence sur l'appréciation du risque de confusion qu'il convient d'effectuer en application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE ( 3 ). […] EU:C:1999:323, point 17) ; du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, points 24 et 26), et du 10 avril 2008, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 1re sect.

[…] - de juger qu'en déposant la marque n° 16 4 279 451 le 13 juin 2016, laquelle désigne les produits et services suivants : o « Applications informatiques permettant de commander et de recevoir des tirages photos sur papier, notamment en albums, en calendriers, en cartes de remerciement et plus généralement sur tous types de supports ou d'objets » (classe 9) ; 0 « Montage de photos, services de retouches de photographies et d'encadrement d'images ou de photographies » (classe 40) ; la société CLARANOVA n'a pas respecté les dispositions de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2019, n° 17/07447

[…] En application de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. […]. 711-4.

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Commentaires10


www.dsavocats.com · 17 novembre 2015

La juridiction d'appel considérant que les dispositions communautaires permettant de qualifier une marque, de marque de renommée (règlement n° 207/2009 et directive 2008/95) n'étaient pas assez claires, a saisi la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 4 §3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

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