Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1997

FAITS ET PROCEDURE La société FERRARI se prévalant plus particulièrement de ses droits sur la marque complexe ci dessous représentée, déposée le 27 septembre 1989 à L’OMPI enregistrée sous le N 542 146 pour désigner notamment en classe 9 les produits audiovisuels, a par exploit en date du 2 janvier 1997, assigné selon la procédure à jour fixe la société SONY devant le tribunal de grande instance de Paris ; La marque opposée se présente ainsi : Lui reprochant d’offrir à la vente et de vendre en France à différents distributeurs des produits audiovisuels sous des boîtages comportant des éléments graphiques, figuratifs et des couleurs reprenant les éléments caractéristiques de sa marque et d’avoir cherché à provoquer dans l’esprit du public une confusion, FERRARI sollicitait la condamnation de SONY pour faits de contrefaçon de marques, atteinte à une marque de haute renommée et de concurrence déloyale ; Elle réclamait outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication la condamnation de SONY à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.000.000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise et ce avec exécution provisoire ainsi qu’une indemnité de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; SONY concluait à ce que FERRARI soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et reconventionnellement sollicitait la déchéance de ses droits sur la marque 542 146 en ce qu’elle vise la France et pour les produits de la classe 9 ; Elle sollicitait paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal par le jugement entrepris après avoir retenu que FERRARI justifiait de l’exploitation de sa marque pour les produits audiovisuels a :

- déclaré SONY coupable de contrefaçon de la marque FERRARI et de concurrence déloyale au préjudice de FERRARI SPA,
- interdit à SONY sous astreinte définitive de 500 francs par infraction constatée de faire usage de la marque contrefaisante, par quelque moyen que ce soit, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de deux mois, passé lequel il serait à nouveau statué,
- autorisé FERRARI à procéder à la publication du jugement dans trois publications de son choix à concurrence de 60.000 francs HT de frais d’insertion au total et à la charge de SONY,

— condamné SONY à verser la somme de 200.000 francs à FERRARI en réparation de son préjudice,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- condamné SONY à payer à FERRARI la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Appelante selon déclaration du 17 avril 1997 et autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 9 juin 1997, SONY prie la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les demandes de FERRARI sont irrecevables et non fondées dès lors qu’elle a approuvé la pochette de l’enregistrement TRAVELLING WITHOUT MOVING,
- à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des droits sur la marque 542 146 pour les phonogrammes et les supports pour défaut d’exploitation,
- débouter FERRARI de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner des mesures de publication de la décision à intervenir,
- condamner FERRARI à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- à titre infiniment subsidiaire de dire n’y avoir lieu à astreinte définitive et de réduire le montant de l’astreinte provisoire en la faisant courir à compter d’un délai d’un mois passé la signification de l’arrêt à intervenir ; FERRARI poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame par ailleurs paiement de la somme de 50.000 francs pour appel abusif et de celle de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION I – SUR L’EXISTENCE D’UN ACCORD DE FERRARI

Considérant que SONY fait valoir que SONY ENTERTAINMENT LTD (SONY UK) qui est le producteur de l’enregistrement de JAMIROQUAI « TRAVELING WITHOUT MOVING » avait porté à la connaissance de FERRARI la pochette incriminée et que celle ci avait reçu l’approbation de FERRARI selon télécopie en date du 5 septembre 1996 ; Qu’elle ajoute que SONY UK s’étant conformée aux exigences de FERRARI et ayant commercialisé le phonogramme tel qu’il figurait en annexes 1 et II de ladite télécopie et FERRARI n’ayant exprimé aucune réserve quant à sa volonté de ne pas être liée en cas d’acceptation et s’étant engagée dans ce cas à ne pas poursuivre SONY, il en résulte que sa demande est irrecevable ; Considérant que FERRARI faisant siens les motifs du jugement, réplique qu’elle n’a jamais approuvé les agissements de SONY FRANCE et que celle ci déforme les termes de la télécopie du 5 septembre 1996 ; Considérant ceci exposé qu’il convient tout d’abord de relever que la présente instance oppose FERRARI à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT (FRANCE) et non à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT LTD (UK) destinataire de la télécopie du 5 septembre 1996 ; Considérant par ailleurs que s’il est exact que la pochette de phonogramme reproduite aux annexes I et II de la télécopie du 5 septembre 1996 est conforme à celle qui a été utilisée en France par SONY (FRANCE), il convient de relever que dans cette télécopie les conseils de FERRARI qui s’adressent uniquement à SONY UK, ne font pas référence à la marque 542 146 mais manifestement à des marques déposées exclusivement au Royaume Uni ; Que ceci se trouve confirmé par le fait qu’en page 3 il est mentionné que « l’apposition au RU de marques similaires à celles de notre client sur vos CD, cassettes et posters et/ou l’importation de produits porteurs de telles marques constitue une infraction aux marques commerciales déposées par notre client, selon la section 10 (3) du Trade Marks Act 1994 et peut faire l’objet d’une action ( poursuites) en justice de la part de notre client, selon l’action en »usurpation de marque"" ; Que les propositions formulées par le conseil de FERRARI dans cette télécopie visaient en conséquence le territoire britannique et non la France ; Considérant bien davantage que ce courrier précise au point 4 que SONY UK doit soumettre la couverture proposée pour l’album « TRAVELLING WITHOUT MOVING » à l’approbation de FERRARI et que celle ci se réserve : « d’adopter la même attitude tant pour l’album que pour la couverture du single »virtual Insanity« fournie, estimant que l’infraction à ses droits concernant l’album n’est pas d’une grande gravité comparée à celle du single » ; Que surtout il est indiqué in fine : "sous réserve que notre client reçoive l’engagement précité, lequel semble acceptable et inclut, entre autres, les points mentionnés, notre

client se réserve le droit d’engager une action contre vous sans autre préavis pour infraction à ses droits et/ou une action en usurpation de marque (laquelle pourrait inclure un recours interlocutoire) dues à l’apposition par vos soins des logos joints et de l’écriture stylisée sur les CD et cassettes cités" Or considérant que SONY( FRANCE) ne rapporte pas la preuve qu’elle même ou SONY UK ait satisfait à cette dernière condition qui était essentielle et déterminante pour FERRARI ; Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que SONY ne pouvait se prévaloir d’un prétendu accord de FERRARI quant à l’utilisation de l’emballage incriminé ; II – SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE Considérant que SONY fait valoir que FERRARI ne justifiant pas d’un usage sérieux de sa marque pour désigner des phonogrammes ou supports audiovisuels doit être déchue de ses droits sur la partie française de celle ci en ce qu’elle vise ces produits ; Considérant que FERRARI réplique que le tribunal a justement retenu que les pièces versées aux débats établissaient clairement et sans contestation possible la commercialisation de cassettes vidéo, de cassettes audio et de CD ROM fabriqués et distribués par FERRARI sous ses marques sur le territoire français ; Considérant ceci exposé qu’il convient de relever que SONY ne précisant pas dans ses écritures à compter de quand selon elle FERRARI n’exploiterait pas sa marque, il convient de se placer à la date du 20 février 1992 dans la mesure où elle a formé sa demande en déchéance le 20 février 1997 et où la marque ayant été déposée le 27 septembre 1989, la demande en déchéance n’était recevable sur le fondement de l’article L 714 6 du CPI, seul applicable, qu’après qu’un nouveau délai de cinq ans se soit écoulé depuis l’entrée en vigueur de cet article soit à compter du 28 décembre 1996 ; Considérant que FERRARI verse notamment aux débats :

- une facture datée du 27 décembre 1995 portant notamment sur la vente de cassettes « FERRARI » à la société BLACY AUTOMOBILES à Vitry le François, observation étant faite que les emballages de ces produits communiqués en nature devant la Cour comportent sur la tranche la représentation de la marque en cause
- un état de stock rédigé en français et daté du 2 octobre 1996 mentionnant 79 cassettes FERRARI
- un catalogue, qui peut par le contenu de la page introductive être daté de l’année 1995, reproduisant des photographies de cassettes vidéo comportant sur la tranche de l’emballage la marque en cause et dont il n’est pas contesté qu’il soit distribué en France ;

Considérant que ces différents documents établissent que FERRARI a fait usage en France au cours de la période de référence de la marque 542 146 pour désigner des phonogrammes ; Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté SONY de sa demande en déchéance ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que SONY fait valoir que l’illustration graphique incriminée ne servant pas à identifier un phonogramme mais constituant simplement une oeuvre de l’esprit son utilisation n’est pas constitutive d’un usage illicite de marque ; Qu’elle précise que cette oeuvre n’a d’autre finalité que d’évoquer l’écusson de FERRARI mais que le signe apposé sur la pochette de l’enregistrement litigieux pour distinguer ce phonogramme des phonogrammes concurrents est la marque SONY MUSIC ; Qu’elle prétend encore que les éléments caractéristiques de la marque FERRARI qui n’est pas déposée en couleurs, ne sont pas reproduits sur le dessin incriminé et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux pour un consommateur d’attention moyenne ; Considérant que FERRARI faisant siens les motifs des premiers juges réplique que les faits incriminés constituent une contrefaçon par imitation de marque ; Considérant ceci exposé que le signe incriminé se présente ainsi Considérant que cette illustration graphique en ce qu’elle constitue une représentation de l’effigie noire du « medecine man », de « l’homme sorcier » tel que le perçoit l’artiste Jason K constitue une création originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et protégeable en tant que telle par le droit d’auteur ; Mais considérant que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le dessin en cause constituait une contrefaçon par imitation de la marque 542.146 ; Que s’il est exact que la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non selon les différences, il demeure qu’en l’espèce le seul point commun entre les deux signes réside dans l’usage d’un écusson de forme rectangulaire présentant sur sa partie supérieure trois lignes dont une claire entourée de deux plus sombres et comportant en son milieu un dessin foncé ; Que cette seule ressemblance ne suffit pas à créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes dès lors que l’élément figuratif essentiel de la marque FERRARI à savoir un cheval cabré vu de profil n’est pas imité par le dessin du « M MAN » qui se présente comme un être humain vu de face avec deux cornes émergeant de sa chevelure ;

Que la marque FERRARI étant déposée sans revendication de couleurs, FERRARI ne peut reprocher à SONY d’avoir reproduit à la partie supérieure de l’écusson les couleurs du drapeau italien et d’avoir utilisé la combinaison de couleurs jaune et noire ; Considérant en conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les appelantes que FERRARI doit être déboutée de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque 542 146 seule expressément visée dans les écritures et produite aux débats ; IV – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 713-5 DU CPI Considérant qu’il convient tout d’abord de relever que FERRARI tout en invoquant implicitement dans ses écritures le bénéfice de cet article, ne développe sur ce point aucune argumentation alors que les premiers juges n’ont pas retenu ce grief et ont sanctionné SONY sur le fondement de l’article L 713 3 b du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant au demeurant que l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle visant exclusivement l’hypothèse dans laquelle une marque jouissant d’une renommée serait employée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, FERRARI ne saurait s’en prévaloir pour voir sanctionner l’usage en cause dans la mesure où sa marque est enregistrée pour désigner des phonogrammes et où la demande en déchéance de SONY a été rejetée ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les premiers juges ont estimé que « la promotion du disque de JAMIROQUAI s’était assise sur la récupération du signifiant que diffuse le mythe FERRARI, avec sa symbolique de vitesse, de véhicule de luxe racé et performant… ou bien l’utilisation de la couleur jaune… ou encore sur le rôle de vedette attribuée aux deux véhicules FERRARI, noire et rouge, que pilote Jason K clans le clip video de la chanson »Cosmic girl" ; Considérant que SONY critiquant le jugement sur ce point, fait valoir qu’elle n’a nullement cherché à profiter des investissements effectués par FERRARI pour la promotion de sa marque pour vendre les enregistrements de JAMIROQUAI ; Qu’elle ajoute que JAMIROQUAI bénéficie d’une incontestable notoriété et qu’elle même a investi la somme de 2.500.000 francs pour la promotion de l’enregistrement « TRAVELING WITHOUT MOVING » ; Considérant que FERRARI fait sienne la motivation du tribunal et ajoute que SONY n’a pas hésité à se référer systématiquement à FERRARI, jusque dans le livret d’accompagnement du phonogramme concerné ;

Considérant ceci exposé qu’il n’est pas contesté que FERRARI utilise les couleurs jaune citron et noire et plus précisément fond jaune et inscriptions ou dessin en noir en les associant aux couleurs du drapeau italien pour promouvoir et distribuer l’ensemble des produits qu’elle commercialise ; Or considérant que nonobstant la mise en garde adressée par FERRARI à SONY FRANCE le 18 octobre 1996, celle-ci a commercialisé le nouvel album de JAMIROQUAI « TRAVELING WITHOUT MOVING » en utilisant les mêmes couleurs jaune et noire dans la même combinaison que FERRARI ainsi que celles du drapeau italien et ce tant en ce qui concerne les CD que les cassettes, l’album 33 tours et même les encarts et plaquettes publicitaires ; Que par ailleurs il n’est pas contesté que dans le video clip de la chanson « Cosmic girl » ( qui fait partie du même album), le rôle de vedette soit attribuée aux deux véhicules FERRARI, noire et rouge que pilote Jason K ; Que de même à la page centrale du livret accompagnant l’album « TRAVELING WITHOUT MOVING », Jason K est représenté vêtu d’une combinaison noire doublée de jaune clair et sur laquelle est fixé un écusson en forme de triangle à fond jaune avec un dessin noir ce qui évoque à l’évidence l’emblème de FERRARI ; Considérant enfin que les premiers juges ont justement relevé que dans les articles de presse diffusés pour promouvoir l’album ainsi que dans le livret, la FERRARI a été présentée comme étant l’inspiratrice de la chanson ; Que de plus à la fin du livret il est fait mention de remerciements à FERRARI pour son aide ; Considérant que même si SONY FRANCE a investi des sommes importantes pour la promotion de l’album « traveling without moving », et même si le groupe JAMIROQUAI bénéficie d’une notoriété certaine auprès des jeunes, il demeure qu’en adoptant les couleurs jaune et noire pour le lancement et la commercialisation de cet album, en choisissant une présentation rappelant l’emblème des voitures FERRARI et en utilisant dans les arguments promotionnels l’image et les sensations de vitesse et d’euphorie qu’elles évoquent, SONY a voulu créer un effet attractif emprunté au prestige des voitures de la société FERRARI ; Que de ce seul fait elle a par un procédé constitutif d’agissements parasitaires, détourné le prestige dont bénéficie FERRARI et cherché à associer dans l’esprit du public l’image de FERRARI à la chanson « TRAVELING WITHOUT MOVING » tout en laissant croire que cette société avait apporté son aide au groupe ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; VI – SUR LES MESURES A PRENDRE

Considérant qu’eu égard à l’importance donnée à la promotion de l’album « TRAVELING WITHOUT MOVING » et au nombre manifestement très important d’exemplaires vendus, le préjudice subi par FERRARI du fait des agissements parasitaires commis par SONY à son encontre sera réparé par le versement d’une somme de 200.000 francs ; Considérant que les premiers juges ayant prononcé des mesures d’interdiction ne visant que le dessin incriminé et FERRARI ayant simplement sollicité la confirmation du jugement, il n’y a pas lieu de confirmer de ce chef, la Cour ayant écarté le grief de contrefaçon de marque par imitation ; Considérant que les mesures de publication énoncées ci après au dispositif seront substituées à celles autorisées par le tribunal ; VII – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que SONY qui succombe pour partie ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre ; Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant que FERRARI ne rapportant pas la preuve de ce que SONY ait interjeté appel dans le but de nuire à ses intérêts et étant déboutée de sa demande du chef de contrefaçon par imitation, ne saurait qualifier d’abusif l’appel interjeté par SONY ; Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ; VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à SONY ; Qu’en revanche il convient d’allouer à FERRARI une somme complémentaire de 30.000 francs ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de sa demande en déchéance des droits de la société FERRARI sur la marque 542 146 pour les produits de la classe 9 et en ce qu’il a dit que la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE s’était rendue coupable d’agissements parasitaires au préjudice de la société FERRARI SPA et en ce qu’il l’a condamné à payer à cette société la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société FERRARI de sa demande en contrefaçon de la marque 542 146, Condamne la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à la société FERRARI SPA la somme de DEUX CENTS MILLE FRANCS (200.000 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des agissements parasitaires, Autorise la société FERRARI SPA à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux de son choix et aux frais de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT sans que le coût des insertions excède la somme de 25.000 francs HT par insertion, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à la société FERRARI SPA une somme supplémentaire de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 francs) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.