Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998

FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par M. Gérard F dit Gérard M à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 1995 dans un litige l’opposant à la société PROMOGIL. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. Se prévalant de la marque ABRACADABRA (n 1 658 273) déposée le 1^er octobre 1987 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 28, 38, 41, 42 et notamment des divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, M. F, après avoir relevé que la société PROMOGIL utilisait ce terme pour un spectacle présenté à la FOIRE DU TRONE à Paris, a fait assigner, par acte du 23 février 1994, cette société devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement de la contrefaçon afin d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages intérêts. Son adversaire avait notamment soutenu que la marque n’était pas valable et en avait réclamé la nullité. Le jugement déféré, faisant droit à la demande reconventionnelle, a :

- dit que la maque n 1 658 273 était nulle pour défaut de distinctivité en ce qu’elle servait à désigner des spectacles et des divertissements relatifs à la magie,
- annulé l’enregistrement n 1 658 273,
- débouté M. F de toutes ses demandes,
- condamné M. F à payer la somme de 8 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné la transmission du jugement à l’INPI pour transcription au registre National des marques. M. F poursuit la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Il fait valoir que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en fonction des produits et services visés au dépôt et qu’il ne désigne nullement dans son dépôt des produits ou des services de magie, que c’est donc à tort que la marque ABRACADABRA a été annulée. Il demande à la cour de condamner l’intimée pour contrefaçon au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages intérêts. La société PROMOGIL conclut à la confirmation du jugement, relevant à titre subsidiaire que le terme ABRACADABRA, à le supposer distinctif pour des spectacles de magie, serait déceptif pour des spectacles qui excluraient la magie. A titre plus subsidiaire, elle conclut à l’absence de contrefaçon et de préjudice. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION Considérant que M. F fait grief aux premiers juges d’avoir apprécié le caractère distinctif de la marque non par rapport aux produits et services désignés dans le dépôt mais par rapport aux seuls services de spectacles de magie ; qu’il relève encore une contradiction entre l’annulation générale qui a été prononcée et la motivation suivant laquelle le terme ABRACADABRA ne serait dénué de distinctivité que pour les spectacles de magie ; Considérant que selon les dispositions des articles 3.2 et 3.3 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la marque litigieuse en raison de la date de son dépôt, ne peuvent être considérées comme marque les dénominations constituées de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ; Considérant que, si comme l’ont relevé exactement les premiers juges, le terme ABRACADABRA est « perçu de tous temps comme la formule magique-clé, créditée d’un pouvoir exceptionnel, inévitablement prononcée par sorcières, enchanteurs ou magiciens des contes de fées, qu’il représente les paroles cabalistiques que tout magicien est appelé à prononcer au cours de ses spectacles pour feindre la mise en oeuvre de pouvoirs extraordinaires », il n’est cependant qu’évocateur de la magie ou de tours de magie et n’est ni nécessaire, ni descriptif, ni définissant la qualité essentielle des spectacles de divertissement y compris des spectacles de magie ; Considérant que le terme ABRACADABRA ne définissant pas les qualités des services ou des produits déposés à titre de marque liés à la magie est arbitraire et ne peut tromper le public en désignant des produits ou services qui ne sont pas rattachés à la magie ; qu’il s’ensuit que le jugement sera réformé en ce que la marque a été annulée ; Considérant sur la contrefaçon, qu’il est reproché à l’intimée d’avoir, dans une publicité parue dans PARISCOPE (n 1337 semaine du 5 au 11 janvier), utilisé sous la rubrique « Cirque P Jean RICHARD » l’expression « Abracadabra ou les Magiciens de la piste » ; que par la reproduction du terme ABRACADABRA pour un spectacle, service identique à celui protégé à titre de marque, l’intimée s’est rendue coupable de contrefaçon au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ; que l’argumentation soutenue par l’intimée à titre subsidiaire selon laquelle il n’existerait aucune contrefaçon dès lors que le terme ABRACADABRA accompagnait l’expression « les magiciens de la piste », elle- même déposée à titre de marque, est sans incidence, la contrefaçon résultant de la seule reproduction à l’identique de la marque ; Considérant qu’eu égard aux éléments portés à la connaissance de la cour et du caractère limité de l’utilisation de l’expression litigieuse, dans une seule parution de PARISCOPE,

le préjudice résultant de l’atteinte ainsi portée à la marque sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Dit bien fondé M. F dit Gérard M dans sa demande en contrefaçon de la marque n 1658273 ; Condamne en conséquence la société PROMOGIL à payer à M. F la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts, La condamne à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile : Rejette toutes autres demandes ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Dit que ces derniers pourront être recouvrés par la SCP VARIN PETIT, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Prononcé publiquement, par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame L. MALTERRE-PAYARD, greffier.