OP21-0895 09/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D a déposé le 30 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4707248 portant sur le signe verbal SO GOLF. Le 25 février 2021, la société SO PRESS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française SO FOOT déposée le 7 février 2008, enregistrée sous le n° 3554985 et régulièrement renouvelée. Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 31 mai 2021, ce dont les parties ont été informées. Le 7 juin 2021, le déposant a sol icité une prolongation de son délai de réponse et a fourni divers documents. L’Institut a notifié aux parties, par un courrier en date du 9 juin 2021, le refus de la prise en compte de cette demande de prolongation de délai et des divers documents, cette possibilité n’étant pas prévue par les textes.

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II.- DECISION A. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque française n° 3554985 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Divertissement ; activités sportives et culturel es ; services de loisir ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « informations en matière d’éducation ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Divertissement ; activités sportives et culturel es ; services de loisir ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure. En outre, ces services ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être rendus indépendamment des seconds, et inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante selon lesquels le déposant et el e- même interviendraient pareil ement auprès « d’un public sportif » comme en témoigneraient leurs sites internet et les réseaux sociaux et que la société opposante SO PRESS déclinerait l’ensemble de ses titres de presse avec le terme d’attaque SO, et qu’il y aurait très peu d’opérateurs sur ce marché. En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SO GOLF. La marque antérieure porte sur le signe verbal SO FOOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.

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Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause présentent la même construction associant en attaque le terme anglo-saxon SO à un terme court désignant un sport et se prononçant en un temps (respectivement GOLF et FOOT), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si les éléments verbaux GOLF et FOOT présentent certaines différences visuel es et phonétiques, cette circonstance n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes qui résulte de leur construction commune précédemment démontrée. Ainsi, le consommateur des produits et services en cause gardera en mémoire des signes présentant la même structure et la même évocation, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits et services relatifs au golf. Le signe verbal contesté SO GOLF est donc similaire à la marque verbale antérieure SO FOOT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 3554985 Dans l’exposé des moyens fourni, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 3554985, la société opposante indique former opposition contre les « Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers » de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 3554985, dès lors que l’opposition à l’encontre des produits précités apparait justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.