Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 11 juin 1997

FAITS ET PROCEDURE Bruno M, l’un des fondateurs de la société KOURO SIVO, a déposé le terme « KOURO SIVO » à titre de marque le 27 octobre 1987, pour désigner les classes 9, 39, 35, 41 et 42 ; ladite marque a été enregistrée sous le N 1 466 109 ; Le droit d’exploitation de la marque KOURO SIVO a été ensuite cédé à la société KOURO SIVO qui a elle-même procédé aux dépôts de diverses marques déclinant les termes KOURO SIVO, notamment la marque : « KS CARD KOURO SIVO INTERNATIONAL », le 19 septembre 1989, enregistrée sous le N 1 717 790 – désignant les supports d’enregistrement magnétiques, l’aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, les conseils, informations ou renseignements d’affaires, la programmation pour ordinateurs -, et la marque : « CARTES CADEAUX KOURO SIVO », enregistrée sous le N 1 654 585, le 3 avril 1991 – pour désigner en autres, l’utilisation de matériels et de logiciels informatiques, la maintenance de matériels et de logiciels informatiques et de transmission de données, les études, réalisation, services dans le domaine informatiques, le programmation pour ordinateurs ; La société KOURO SIVO s’est par la suite développée et a créé des filiales en fonction de ses activités, ainsi ont été constituées les sociétés KOURO SIVO CONSEIL, KOURO SIVO MOTIVATION, KOURO SIVO VOYAGES et COURANT CHAUD. M. M, et les Sociétés KOURO SIVO, KOURO SIVO MOTIVATION et KOURO SIVO CONSEIL ont appris fortuitement dans un numéro de la revue « ACTION COMMERCIALE », paru au mois d’avril 1995, qu’une Société EOLE faisait usage des termes KURO SHIVO dans une publicité vantant ses produits et services, notamment un logiciel informatique conçu comme outil de force de vente des entreprises ; Ils apprenaient par la suite que KURO SHIVO avait été déposé à titre de marque le 31 mars 1995 pour les produits des classes 35 et 42 ; Par acte en date du 9 juin 1995, M. M, et les Sociétés KOURO SIVO, KOURO SIVO MOTIVATION et KOURO SIVO CONSEIL ont assigné la Société EOLE aux fins de voir le tribunal : Juger que la Société EOLE a commis des actes de contrefaçon des marques : KOURO SIVO – appartenant à M. M et dont les droits d’exploitation ont été cédés à la société KOURO SIVO -, KS CARD KOURO SIVO INTERNATIONAL et CARTES CADEAUX KOURO SIVO – appartenant à la société KOURO SIVO – et ainsi porté atteinte à leurs droits par des actes de concurrence déloyale ; prononcer l’annulation de la marque KURO SHIVO ; interdire à la société défenderesse de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de ce signe, et ce sous astreinte de 30.000 francs par infraction constatée ; la condamner à payer à M. M et aux trois sociétés demanderesses la somme de 100.000 francs pour chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ; ordonner la publication et l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la Société EOLE à verser aux demandeurs la somme de 40.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par écritures complémentaires du 7 novembre 1995, M. M, et les Sociétés KOURO SIVO, KOURO SIVO MOTIVATION et KOURO SIVO CONSEIL ont étendu leurs demande de contrefaçon aux marques suivantes : KOURO TONIC, KOURO SPECTACLE, KOURO PASSION, CHEQUE KOURO GASTRONOMIE, KOURO WEEK END, KOURO DECOUVERTE EUROPE, KOURO DECOUVERTE FRANCE, KOURO PALACE, KOURO l’invité des grandes tables, et KOURO EVENEMENT, à la suite de la modification apportée à sa marque par la Société EOLE, qui l’a réduite à « KURO », et en raison d’un dépôt effectué par la société KOURO SIVO le 4 avril 1989, de la marque KOURO, enregistrée sous le N 1 717 790, pour notamment les services d’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise ; La Société EOLE conclut le 2 janvier 1996 au débouté de la demande ; elle sollicite à titre reconventionnel le prononcé de la déchéance des droits de la société KOURO SIVO sur les marques KS CARD KOURO SIVO INTERNATIONAL, KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour le service de programmation pour ordinateur ; la condamnation in solidum de M. M et les Sociétés KOURO SIVO, KOURO SIVO MOTIVATION et KOURO SIVO CONSEIL à payer les sommes de 25.768F40 à titre de dommages-intérêts, et de 20.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Aux termes d’écritures en réplique M. M, et les Sociétés KOURO SIVO, KOURO SIVO MOTIVATION et KOURO SIVO CONSEIL concluent au débouté des demandes reconventionnelles et maintiennent l’intégralité de leurs prétentions : Aux termes de nouvelles conclusions du 13 mai 1996, la Société EOLE réclame en outre la déchéance des marques suivantes :

- KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour les activités de conception et de commerce de logiciels et de progiciels, de maintenance de matériels et de logiciels informatiques et de transmission de données, et d’études, réalisation, services dans le domaine informatique ;

- KOURO, KOURO TONIC, KOURO SPECTACLE, KOURO PASSION, CHEQUE KOURO GASTRONOMIE, KOURO WEEK END, KOURO DECOVERTE EUROPE, KOURO DECOUVERTE FRANCE, KOURO PALACE, KOURO EVENEMENT KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour le service d’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise ; Les parties ont maintenu leurs prétentions et arguments jusqu’au terme de l’instruction de l’affaire.

DECISION

Attendu que la Société EOLE a formé une demande reconventionnelle en déchéance des marques déposées entre 1987 et 1991 sur le fondement des dispositions de l’article L 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle ; que la marque « KOURO SIVO, l’invitée des grandes tables », déposée en 1993, est exclue de cette prétention ; qu’il convient donc dans un premier temps de statuer sur la contrefaçon éventuelle de cette marque dont se prévaut la société KOURO SIVO à titre principal, avant d’examiner la moyen de défense susceptible de mettre en échec la demande en contrefaçon invoquée au détriment des autres signes appartenant aux demandeurs ; Sur la contrefaçon de La marque « KOURO SIVO, l’invitée des grandes tables » : Attendu que la marque KURO SHIVO apparue dans le numéro 5 de la revue ACTION COMMERCIALE du mois d’avril 1995, et la marque « KOURO SIVO, l’invitée des grandes tables » déposée en 1993 et issue de la première marque de 1987 : KOURO SIVO, présentent – au regard des deux termes essentiellement distinctifs KOURO SIVO – une similitude visuelle et phonétique indéniable, que seule une différence orthographique les distingue ; Que la contrefaçon par imitation de la marque « KOURO SIVO, l’invitée des grandes tables » apparaît caractérisée dans les classes 35 et 42 : programmation par ordinateur, assistance et conseil pour le choix et l’utilisation de matériels et de logiciels informatiques et aide à la direction des fonctions commerciales d’entreprises industrielle ou commerciale – désignées tant dans les dépôts de marques effectués par les demanderesses, que par le dépôt auquel a procédé la Société EOLE en 1995 ; que la marque attaquée est susceptible de générer dans l’esprit du public d’attention moyenne une confusion quant à l’origine des produits ou services désignés ; qu’elle sera déclarée nulle en application des dispositions de l’article L 713-3 b/ du Code la Propriété Intellectuelle ; Attendu que pour statuer sur les demandes en contrefaçon afférentes aux autres marques invoquées dans la demande principale, il y a lieu de trancher au préalable les demandes reconventionnelles en déchéances desdites marques ; Sur la demande reconventionnelle en déchéance des autres marques : Sur la recevabilité de la demande : Attendu que la Société EOLE sollicite que soit prononcée la déchéance des marques suivantes : KS CARD KOURO SIVO INTERNATIONAL, KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour le service de programmation, KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour les activités de conception et de commerce de logiciels et de progiciels, de maintenance de matériels et de logiciels informatiques et de transmission de données, et d’études, réalisation, services dans le domaine informatique, et KOURO, KOURO TONIC, KOURO SPECTACLE, KOURO PASSION, CHEQUE KOURO GASTRONOMIE, KOURO WEEK END, KOURO DECOUVERTE EUROPE, KOURO DECOUVERTE FRANCE, KOURO PALACE,

KOURO EVENEMENT, KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour le service d’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ; Attendu que les demandeurs opposent à la Société EOLE une fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir en déchéance ; qu’ils font valoir que la marque : « KOURO SIVO, l’invitée des grandes tables » déposée par la société KOURO SIVO le 13 septembre 1993, n’est pas susceptible d’être déclarée déchue (la durée de cinq ans prévue par la loi, expirant au plus tôt le 13 septembre 1998) ; que sur le fondement de cette marque valable, la contrefaçon apparaît caractérisée et entraîne la nullité des marques « KURO SHIVO » et « KURO » de la Société EOLE ; qu’ainsi selon les demandeurs, celle-ci ne pouvant faire usage des signes « KURO SHIVO » ou « KURO », ne saurait justifier d’un intérêt à agir reconventionnellement en déchéance de leurs propres marques ; Mais attendu que l’intérêt à agir en déchéance de marque s’apprécie largement, que notamment la Société EOLE dispose d’un intérêt à faire valoir sa prétention en déchéance comme moyen de défense à la demande principale en nullité dont elle fait l’objet ; qu’ainsi elle apparaît recevable en sa demande aux fins de déchéance à l’encontre des marques des demandeurs ; Sur la déchéance : Attendu que la Société EOLE soutient que les marques retenues dans ses écritures seraient déchues partiellement pour absence d’exploitation pendant une durée de cinq années ; Attendu que les marques litigieuses invoquées ici à titre reconventionnel, ont fait chacune l’objet d’un dépôt dont la date est antérieure au 28 décembre 1991, à savoir entre le 4 avril 1989, pour la marque KOURO, et le 3 avril 1991, pour la marque CARTES CADEAUX KOURO SIVO ; qu’ainsi le problème relatif à la déchéance se pose au regard de deux régimes juridiques différents prévus par deux lois successives :

- d’une part la loi du 31 décembre 1964, qui prévoit en son article 11 qu'« est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande de déchéance » ;

- d’autre part la loi du 4 janvier 1991, qui dispose dans son article 27 (devenu l’article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle institué par la loi du 2 juillet 1992) : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Attendu qu’il convient dans le respect des principes d’effet immédiat et de non rétroactivité de la loi nouvelle, d’appliquer les dispositions de 1991 en limitant leurs effets aux sanctions édictées sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 : à savoir ne pas

faire remonter la déchéance de la marque à une date antérieure à la demande, en l’espèce formée le 13 mai 1996 ; Attendu sur le fond de la demande en déchéance, qu’il appartient à la société KOURO SIVO de rapporter la preuve de ce qu’elle a fait un usage sérieux de ses marques : KS CARD KOURO SIVO INTERNATIONAL, KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour le service de programmation, KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour les activités de conception et de commerce de logiciels et de progiciels, de maintenance de matériels et de logiciels informatiques et de transmission de données, et d’études, réalisation, services dans le domaine informatique, et KOURO, KOURO TONIC, KOURO SPECTACLE, KOURO PASSION, CHEQUE KOURO GASTRONOMIE, KOURO WEEK END, KOURO DECOUVERTE EUROPE, KOURO DECOUVERTE FRANCE, KOURO PALACE, KOURO EVENEMENT, KOURO TRADITION et CARTES CADEAUX KOURO SIVO, pour le service d’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, invoqué spécifiquement pour ces signes dans les conclusions de la Société EOLE, pendant les cinq années qui ont précédé la demande en déchéance, soit entre le 13 mai 1991 et le 13 mai 1996 ; Qu’il conviendra en conséquence d’examiner les marques faisant l’objet de la demande en déchéance, au regard des éléments apportés par la société KOURO SIVO quant au domaine et à l’ampleur de leur exploitation respective ; Attendu que les éléments versés aux débats par la société KOURO SIVO : plaquettes publicitaires, pages publicitaires insérées dans des magazines, ou bien les copies d’écran d’un serveur Minitel, font état de l’exploitation des seules marques KOURO SIVO CONSEIL, KOURO SIVO MOTIVATION, ou KOURO SIVO VOYAGES, à l’exception de toute exploitation tangible des autres marques KOURO invoquées pour les services désignés à l’appui de la demande de déchéance ; qu’un amalgame avec les signes par ailleurs déposés par les demandeurs ne saurait faire échapper à la déchéance légale les autres signes inexploités pour ces classes