Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 4 mai 2001

FAITS ET PROCEDURE La société BELVEDERE a pour activité la commercialisation d’alcools blancs présentés dans bouteilles décorées, qu’elle conçoit et fabrique. Elle est titulaire de la marque dénominative SOBIESKI déposée le 27 janvier 1994 et enregistrée sous le n°94.503.524 pour désigner en classe 33 les boissons alcooliques à l’exception des bières. La société B.A.T. Group POLAND Sp. ZO.O (ci-après B.A.T.) est titulaire des marques suivantes désignant en classe 34 les cigarettes, le tabac, les produits du tabac, les articles pour fumeurs, les briquets et les allumettes :

- la marque JAN III SOBIESKI déposée le 26 septembre 1995 et enregistrée sous le n°95.589.724,
- deux marques semi-figuratives en couleurs reproduisant la dénomination JAN III SOBIESKI déposées le 27 septembre 1995 et enregistrées sous les n°95.589.974 et 95.589.975. Rappelant les dispositions du code de la santé publique qui prohibent la publicité de marques évoquant un produit du tabac et estimant que l’adoption, comme marque de produits du tabac, de l’appellation SOBIESKI qu’elle utilise pour désigner d’autres produits, porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa marque, la société BELVEDERE a, par acte du 13 avril 2000, fait assigner la société B.A.T. devant le tribunal de céans afin de voir prononcer la nullité des marques n°95.589.724, 95.589.974, et 95.589.975. Elle sollicite, outre une mesure d’interdiction et l’exécution provisoire sur le tout, l’allocation d’une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 100 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société B.A.T. conclut au débouté de l’ensemble de ces demandes. Elle soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, faute de démontrer le caractère contrefaisant de ses marques. En effet, d’une part, ses marques désignent des produits différents de ceux visés lors de l’enregistrement de la marque n° 94.503.524 et d’autre part, aucun risque de confusion n’existe entre la dénomination SOBIESKI et JAN III SOBIESKI. Elle relève que la société BELVEDERE ne peut pas plus fonder sa demande sur les dispositions du code de la santé publique qui n’incriminent que les actes de publicité et de propagande concernant des produits rappelant un produit du tabac. Elle affirme que cette condition n’est pas remplie en l’espèce, puisque les marques qu’elle a déposées n’ont jamais été exploitées pour du tabac. Elle réclame la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 50 000 francs. La société BELVEDERE réfute l’argumentation de la défenderesse. Elle avance que sa demande n’est pas fondée sur le caractère contrefaisant des marques déposées par son contradicteur, mais sur l’atteinte portée à ses droits de propriété industrielle résultant des

limitations qu’elle devra apporter à ses campagnes publicitaires en raison de l’exploitation de la dénomination SOBIESKI pour désigner des produits du tabac.

DECISION I – SUR L’ACTION EN NULLITE : Attendu que, aux termes de l’article L. 711.4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être adoptée à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ; Que ce texte ne limite pas l’action en nullité au seul cas du dépôt d’une marque contrefaisant un signe distinctif déposé antérieurement ; qu’il pose comme principe qu’un dépôt ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs ; qu’une telle atteinte peut résulter d’un abus de droit du déposant de la marque seconde ; Attendu que la marque dénominative SOBIESKI déposée le 27 janvier 1994 et enregistrée sous le n°94.503.524 désigne en classe 33 les boissons alcooliques à l’exception des bières ; Que la société B.A.T. a déposé les 26 et 27 septembre 1995 pour désigner en classe 34 les cigarettes, le tabac, les produits du tabac, les articles pour fumeurs, les briquets et les allumettes, une marque dénominative n°95.589.724 et deux marques semi-figuratives n°95.589.974 et 95.589.975 reprenant la dénomination SOBIESKI ; Attendu que l’article L325.1 du code de la santé publique limite la publicité en faveur du tabac à la seule représentation du produit et de son conditionnement ; qu’afin d’empêcher toute publicité indirecte en faveur du tabac, les articles L.355.25 et L.335.26 du code de la santé publique prohibent « toute propagande ou publicité indirecte en faveur.. d’un produit… autre que le tabac, lorsque par… l’utilisation d’une marque ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac » ; Que la défenderesse ne conteste pas que dès lors qu’elle exploitera les marques précitées, la société BELVEDERE – qui pourra certes commercialiser ses produits sous la marque SOBIESKI – devra cesser de les promouvoir par la publicité pour éviter de tomber sous le coup de l’incrimination précitée ; Que le dépôt des marques JAN III SOBIESKI est de nature à paralyser l’usage que la société BELVEDERE fait de sa marque ; Qu’il s’en déduit que la société BELVEDERE ne peut plus exercer pleinement son droit de propriété sur le signe SOBIESKI ; que le dépôt par la société B.A.T. des marques

n°95.589.724, 95.589.974 et 95.589.975 a privé la marque n°94.503.524 de son efficacité et trouble gravement la jouissance des droits résultant de cette inscription ; Attendu qu’il convient donc de prononcer l’annulation des marques n°95.589.724, 95.589.974 et 95.589.975 en ce qu’elles désignent les cigarettes, le tabac, les produits du tabac, les articles pour fumeurs, les briquets et les allumettes ; II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée ; Attendu que la société B.A.T., propriétaire de marques de tabac et fabricant de produit du tabac devait s’assurer, avant déposer une dénomination à titre de marques, que cette dénomination n’était pas déposée pour un produit autre que du tabac ; Qu’elle a agit avec désinvolture en déposant des marques reprenant la dénomination SOBIESKI, signe distinctif exploité par la société BELVEDERE pour désigner des produits autre que du tabac ; qu’en effet, elle ne pouvait pas ignorer qu’en raison des dispositions du code de la santé publique interdisant toute publicité indirecte en faveur des produits du tabac, la société BELVEDERE ne pourrait plus utiliser la dénomination SOBIESKI pour désigner ses produits au cours de campagnes publicitaires ; Qu’en raison de l’absence d’exploitation des marques de la société B.A.T., l’atteinte portée aux droits de la société BELVEDERE ne revêt pas l’importance alléguée ; qu’elle sera réparée par l’allocation d’une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire sera limitée à la seule mesure d’interdiction ; Attendu que la société B.A.T. qui succombe sera condamnée aux dépens ; qu’il paraît équitable de fixer à la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Contradictoirement par jugement en premier ressort, Annule les marques n°95.589.724, 95.589.974 et 95.589.975 déposées les 26 et 27 septembre 1995 par la société B.A.T. Group POLAND Sp. ZO.O pour désigner en classe 34 les cigarettes, le tabac, les produits du tabac, les articles pour fumeurs, les briquets et les allumettes ; Dit que la décision devenue définitive sera transmise sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques ; Interdit à la société B.A.T. Group POLAND Sp. ZO.O de faire usage, sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit de la dénomination SOBIESKI pour désigner les cigarettes, le tabac ou les produits du tabac, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure ; Condamne la société B.A.T. Group POLAND Sp. ZO.O à payer à la société BELVEDERE la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 15 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société B.A.T. Group POLAND Sp. ZO.O aux entiers dépens ; Accorde à la SCP SCHMIDT, BRUNET, HENRY et associés le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.