Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 mars 2001

FAITS ET PROCEDURE L’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE est propriétaire de la marque « FG 98.2 » déposée à l’INPI le 19 mars 1993 et enregistrée sous le N 93/460603 pour divers services relevant des classes 41 et 38 et parmi ceux-ci les services de « télécommunication par supports audiovisuels et vidéo-Spectacles, concerts » ; Anciennement dénommée : FREQUENCE GAIE, elle exploite depuis 1981 une onde radio connue sous l’appellation « FG » ; En 1984 l’association FREQUENCE GAIE a conclu un contrat de partenariat avec la société LFM, société de services liée à la presse et principalement à l’hebdomadaire « GAI PIED » ; La société LFM a permis à l’association FREQUENCE GAIE fonctionnant essentiellement sur le bénévolat, de développer la radio FG en assurant les fonctions de Régie Publicitaire et administrative puis de régie télématique ; Elles ont créé en janvier 1987 la société de presse SARL 97.2 ; Le droit exclusif d’émettre était détenu par la seule association FREQUENCE GAIE ; La société LFM était l’actionnaire majoritaire de la société d’exploitation SARL 97.2 qui avait en charge la production du programme ; Le 11 août 1988, la société LFM a obtenu l’enregistrement de la marque « FG », en son nom et pour les classes 35, 38 et 41 sous le n 1 482 655 ; En juin 1990, la société 97.2 a été dissoute et la société LFM a cessé son rôle de partenaire de la radio ; L’ensemble des éléments relatifs à l’exploitation de la radio et au signe FG ont été restitués ou transférés, selon le cas, à l’association FREQUENCE GAIE qui a continué à exploiter la radio FG ; Toutefois la marque FG déposée par LFM en 1988 n’a pas été transférée au nom de l’association FREQUENCE GAIE alors que le Code 3615 FG édité par la société LFM lui a été normalement transféré ; Le 2 septembre 1992 par décision N 92/7998, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a autorisé l’association FREQUENCE GAIE à exploiter un service de radio diffusion sonores par voie hertzienne terrestre et par modulation de fréquence dénommée : « FREQUENCE GAIE » ; L’association FREQUENCE GAIE a déposé la marque FG 98.2 le 13 mars 1993 en son nom ;

La société LFM n’a par ailleurs pas renouvelé sa marque « FG » en 1998 ; Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel par décision du 7 mai 1997, a reconduit l’autorisation à l’Association Radio FG-FREQUENCE GAIE d’exploiter un service de radiodiffusion, aujourd’hui diffusé sur la bande FM, sur Internet, sur Canal Satellite, sur Fashion TV ; La société LFM a déposé à l’INPI le 21 juillet 1999, sous le numéro 99 8039548, la marque « FG » notamment sous les classes 41 et 38 et pour des services identiques à ceux qui sont exploités par RADIO FG ; Aux termes d’un acte d’huissier signifié le 24 décembre 1999, l’association RADIO FG- FREQUENCE GAIE a assigné le Société LFM en nullité de l’enregistrement sous le n 998039548 de la marque « FG » déposée par la Société LFM le 21 juillet 1999, et en contrefaçon de marque « FG 98.2 » ; Elle sollicite du tribunal qu’il ordonne les mesures de publication, de confiscation et d’interdiction sous astreinte, condamne la défenderesse à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 1000.000 F à titre de dommages et intérêts, et lui alloue celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; En réponse la Société LFM conclut en dernier lieu le 28 septembre 2000 par des prétentions reconventionnelles aux fins de nullité de la marque « FG 98.2 » appartenant à l’association RADIO GF-FREQUENCE GAIE et de contrefaçon de sa marque ; Elle réclame du tribunal le prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, outre la condamnation de l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE à lui verser les sommes de 1.000.000 F de dommages-intérêts et de 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; En réplique dans ses ultimes écritures, l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE, ajoutant à ses demandes initiales, conclut au rejet des demandes reconventionnelles, sollicite la nullité de la marque « FG » déposée le 11 août 1988 par la défenderesse, dénie tout droit de la Société LFM pour absence de renouvellement de sa marque, déchéance pour défaut d’exploitation et forclusion par tolérance ; pour le reste elle maintient ses prétentions.

DECISION I – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que pour s’opposer aux demandes principales, la société LFM produit aux débats un certificat d’enregistrement n 1 482 655 de la marque « FG » déposée à l’INPI le 11 août 1988 dans les classes 35, 38 et 41 ;

Qu’elle fait valoir que le dépôt effectué par l’association Radio FG-FREQUENCE GAIE le 19 mars 1993 de la marque « FG.98.2 » est nul et que l’utilisation de cette marque constituerait un acte de contrefaçon lui causant un préjudice dont elle demande réparation ; Attendu qu’il convient dans un premier temps d’examiner la marque FG invoquée par la défenderesse dont la validité est contestée par l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE ; Attendu qu’en tout état de cause, l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE oppose à l’action reconventionnelle en nullité et en contrefaçon de marque, la forclusion de sa marque « FG » en application de dispositions de l’article L 714-3 alinéa 3 du Code la propriété intellectuelle ; Attendu que ce texte prévoit que le titulaire d’un droit antérieur agissant en nullité de marque « n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans » ; Attendu que les éléments versés aux débats établissent que le signe « FG » servait de nom d’usage de la radio « FREQUENCE GAIE » correspondant aux initiales de sa dénomination et ce dès ses premières émissions en 1981 ; Que depuis 1983 l’association FREQUENCE GAIE devenue ensuite : « Radio FG- FREQUENCE GAIE » – sa nouvelle dénomination ayant été publiée au JO du 18 mai 1994 – a bénéficié d’une autorisation d’émettre un programme radio FG sur l’onde 97.2, puis 94.4 et enfin 98.2 ; Qu’en 1987 « FREQUENCE GAIE », s’inscrivant dans la continuité de son exploitation radiophonique, a sollicité et obtenu une autorisation d’émettre par voie hertzienne présentant un projet radiophonique nouveau sous une dénomination modifiée : « Futur génération » afin d’accroître son développement et élargir tant son auditoire que ses annonceurs, tout en conservant les lettres : « FG » ; Que la société LFM n’a jamais été titulaire des autorisations de diffusions pour la radio hertzienne ; Que la dénomination « FG » est communément utilisée pour désigner la station radio depuis 1981 sur tout le territoire français au travers de la bande FM ; Que cette dénomination constitue le nom sous lequel a été exploitée la station radiophonique ; Que l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE a ensuite déposée de bonne foi en 1993 cette dénomination « FG 98.2 » à titre de marque ;

Attendu que de son côté, la Société LFM a déposé la marque « FG » en 1988 pour les services radiophoniques ; qu’elle ne rapporte aucun élément qui établirait que la dite marque a été exploitée pour les produits et services visés au dépôt dans les classes 35, 38 et 41 ; qu’elle n’a d’ailleurs pas été renouvelée ; qu’elle n’a jamais exprimé auprès de l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE La moindre observation quant au dépôt de sa marque « FG 98.2 » et son exploitation, et ce depuis plus de cinq années ; Que ces faits permettent à eux seuls de déduire la tolérance accordée par la Société LFM et – sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens tirés soit des droits acquis sur le dénomination « FG » par l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE, soit de la déchéance de la marque « FG » non renouvelée – de déclarer ses prétentions reconventionnelles en nullité et contrefaçon irrecevables en application des dispositions susvisées ; II – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : 1 – Sur la contrefaçon de marque : Attendu d’une part que l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE a déposé le 19 mars 1993 la marque « FG 98.2 » dans les classes 38 et 41 en visant les produits ou services audio, vidéo, spectacle et concert ; Que les deux lettres : « FG » constituent eu égard à l’usage ancien qu’en fait la demanderesse, l’élément distinctif essentiel de la marque « FG 98.2 » ; Qu’en effet il ne saurait être contesté que « FG » constitue l’élément nominal principal de la marque déposée antérieurement par l’association ; Que c’est sous ce nom que la radio qu’elle exploite est connue du public ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats ; Attendu d’autre part que la société LFM ne peut désormais se prévaloir des droits qu’elle détenait de l’enregistrement de sa marque « FG » déposée en 1988 ; Attendu que la marque : « FG » n 99 803 958 a été déposée par la société LFM le 21 juillet 1999, postérieurement aux droits que détient l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE, tant au titre de sa dénomination sociale, que de l’enregistrement de sa marque : « FG 98.2 » déposée le 19 mars 1993 ; Que si la marque « FG » n’est pas le reproduction à l’identique de la maque « FG 98.2 » appartenant à la demanderesse, elle en reprend l’élément essentiel, ce qui est susceptible

de générer une confusion dans l’esprit du public pour des produits identiques ou similaires relevant des classes 38 et 41 : « audio, vidéo, spectacle et concert » ; Qu’elle en est la contrefaçon par imitation au sens de l’article L 713-3 b/du Code de la propriété intellectuelle ; 2 – Sur la nullité de la marque « FG » n 99 803 958 déposée par la société LFM le 21 juillet 1999 : Attendu qu’il est rappelé que la dénomination actuelle de la demanderesse : « RADIO FG- REQUENCE GAIE » a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture de Police de PARIS en date du 26 avril 1994, laquelle a été publiée au Journal officiel du 18 mai suivant ; Qu’elle a utilisé cette dénomination, dans l’expression « Radio FG », sans interruption et sur l’ensemble du territoire national ; Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L711-4 et L 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle que la nullité de l’enregistrement d’une marque peut être prononcée dès lors qu’elle porte atteinte à une marque antérieurement enregistrée ou à une dénomination sociale ou encore à un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; Attendu que le dépôt effectué le 21 juillet 1999 par la société LFM de la marque « FG » dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 porte atteinte aux droits de la demanderesse non seulement sur la marque qu’elle a elle-même déposée le 19 mars 1993, mais aussi sur sa dénomination sociale RADIO FG-FREQUENCE GAIE" modifiée le 26 avril 1994, ou bien encore la dénomination utilisée pour l’exploitation de sa station radiophonique depuis 1981 ; Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de l’enregistrement effectué par la Société LFM de la marque « FG » attaquée pour les seuls produits et services relevant des classes 38 et 41 ; 3 – Sur les mesures réparatrices : Attendu que l’enregistrement de la marque « FG » par la Société LFM à l’I.N.P.I. constitue à lui seul un acte de contrefaçon ; Que la société LFM connaissait l’existence des droits de l’association RADIO FG- FREQUENCE GAIE sur le signe « FG » pour avoir participé à l’exploitation et au développement de cette radio entre 1984 et 1987 ; Que l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE est dès lors fondée à obtenir réparation de son préjudice par l’allocation d’une somme de 70.000 F (soixante dix mille francs) toutes causes confondues ;

Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication selon les termes du dispositif ; Que la mesure de confiscation n’est pas justifiée en l’absence d’exploitation de la marque FG par la Société LFM, l’interdiction s’avérant suffisante ; Attendu que seule la mesure d’interdiction sera assortie de l’exécution provisoire afin, précisément, d’éviter la poursuite des actes délictueux ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer ; Que sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile il convient de condamner la Société LFM à lui verser la somme de 15.000 Francs ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare la Société LFM irrecevable en ses prétentions reconventionnelles aux fins de nullité et de contrefaçon de marque ; Dit que la marque « FG » n 998039548 déposée le 21 juillet 1999 appartenant à la Société LFM constitue la contrefaçon de la marque : « FG 98.2 » déposée le 19 mars 1993 et appartenant à l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE ; Dit qu’en déposant la marque « FG » n 998039548 la Société LFM a porté atteinte à la dénomination sociale et au nom de l’activité radiophonique de l’association RADIO FG- FREQUENCE GAIE ; Prononce l’annulation de l’enregistrement de la marque « FG » n 998039548 appartenant à la Société LFM ; Dit que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, en application des dispositions de l’article R 714-3 du CPI ; Interdit à la Société LFM toute réitération des faits litigieux sous astreinte de 1.000 F (mille francs) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société LFM à verser à l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE la somme de 70.000 F (soixante dix mille francs) en réparation du préjudice subi toutes causes confondues ;

Autorise l’association RADIO FG-FREQUENCE GAIE à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans deux revues ou journaux de son choix, aux frais de la Société LFM, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 40.000 F HT (quarante mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la Société LFM à verser à l’association RADIO FG-GREQUENCE GAIE la somme de 15.000 F (quinze mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Prononce l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Condamne la Société LFM aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats PLAZANET-PEDLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.