FAITS ET PROCEDURE La société Sel Holding est titulaire de la marque française dénominative GOWY n° 99.797 031 déposée le 14 juin 1999 pour désigner les jouets et peluches électroniques en classes 9 et 28. La société Import Export Services (I.E.S), commercialise en France sous cette marque des peluches dénommées « GOWY ». Ayant appris à la suite d’un contrôle des Douanes opéré à son encontre et d’un procès- verbal de saisie-contrefaçon en date du 7 décembre 1999, que la société Tigers Electronics Ltd est titulaire d’une marque complexe n° 99.794.098 « FURBY » sous la dénomination de laquelle elle commercialise une peluche qu’elle estime contrefaisante, par acte du 14 décembre 1999, la société I.E.S a assigné devant ce tribunal la société Tigers Electronics Ltd pour entendre avec exécution provisoire :

-Voir déclarer nulle pour absence de caractère distinctif, en application des dispositions de l’article L 711.2 c) du code de la propriété intellectuelle, la marque complexe « FURBY » n° 99.794.098,
-Dire que le jugement à intervenir sera transmis sur les registres de l’INPI,
-Condamner la société Tiger Electronics Ltd à payer à la société IES la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour s’opposer à cette demande, la société Tigers Electronic soutient que :

-courant 1999 elle a créé un modèle de peluche/jouet interactif dénommé « FURBY » sous la forme d’un petit animal imaginaire couvert de poils avec de grands yeux globuleux, une bouche en forme de bec arrondi s’ouvrant sur la langue, des petites pattes, une cellule infra-rouge entre les yeux et sans nez,
-elle a déposé la peluche à titre de modèle en France sous le n° 99 1345 ainsi qu’à titre de marque sous le n° 99/794 098,
-le « FURBY » a connu un grand succès lié à son physique particulier ainsi qu’à ses réactions tant verbales que physiques suscitées par la présence de la cellule infra-rouge, succès qui a entraîné un grand nombre de contrefaçons et des procédures en cours dont celle qui l’oppose aux côtés de la société HASBRO FRANCE, devant le Tribunal de Commerce de Nanterre à la société Téléshopping qui commercialise en France le jouet « GOWY » d’I.E.S,
-sa marque ne peut être valablement attaquée dès lors que la reproduction photographique du « FURBY » dans son conditionnement constitue un signe distinctif susceptible d’être déposé à titre de marque au regard de l’article L 711.1 c) du code de la propriété intellectuelle puisque le conditionnement d’un produit peut être déposé à condition d’être déterminé ce qui est le cas en l’espèce, la photo déposée étant constituée de la combinaison des éléments verbaux et figuratifs dans une forme spécifique tant pour l’emballage (pentagone) que pour le produit,
-sa marque est distinctive au regard de l’article L 711.2 c) du code de la propriété intellectuelle puisque le dépôt n’est pas constitué exclusivement par la forme du produit mais par la combinaison du conditionnement de la peluche et de la dénomination arbitraire « FURBY »et que la forme du signe en cause ne confère pas au produit désigné par la marque sa valeur substantielle, la dite forme n’ayant par ailleurs aucune valeur fonctionnelle,

— les caractéristiques techniques de la peluche « FURBY » dues à son interactivité ne sont aucunement liées à la forme du conditionnement de la peluche et ne le commandent donc pas,
-le dépôt de la marque revendiquée n’a pas pour but d’assurer au titulaire la protection d’un genre mais bien de distinguer le produit ainsi visé. La société Tiger Electronic qui conclut au débouté de la demande principale forme une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner la société I.E.S à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la société I.E.S. qui maintient ses prétentions réplique que :

-la procédure douanière diligentée à l’initiative d’HASBRO FRANCE, la veille de Noël afin de bloquer les ventes de GOWY s’est soldée par deux classements sans suite du parquet de Créteil mais lui a causé un préjudice commercial considérable,
-la peluche FURBY étant associée à son conditionnement dont la forme est dictée par des impératifs techniques aux fins d’assurer à la fois la présentation et la protection du produit vendu, seule la peluche dont la forme a un caractère substantiel est distinctive dans le dépôt visé lequel reprend donc la valeur substantielle du produit,
-la société défenderesse a ainsi tenté de s’octroyer une protection sur l’objet lui-même qu’elle commercialise, objet qui ne peut être protégé qu’au regard du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles à condition d’établir son caractère nouveau et original.

DECISION Sur la validité de la marque « FURBY » n° 99 794 098 : La marque complexe « FURBY » a été déposée le 27 mai 1999 en classes 9 et 28 pour désigner notamment des jeux, jouets, jeux électroniques, sous la forme d’une photographie couleur représentant la peluche « furby » dans son emballage en forme de pentagone de couleurs rose et verte, le devant du pentagone étant en plastique transparent et les côtés de couleurs avec l’inscription « furby » en lettres blanches ainsi que des étoiles et d’autres inscriptions en lettres jaunes. La société demanderesse soutient que ce dépôt constitué de la forme de la peluche dans un emballage dépourvu de caractère distinctif est nul. En application des dispositions de l’article L 711.1 c) du code de la propriété intellectuelle peuvent constituer une marque :

« les signes figuratifs tels que les formes, notamment celles du produit et de son conditionnement. » En application des dispositions de l’article L 711.2 c) du même code : « Sont dépourvus de caractère distinctif : Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. » Or en l’espèce, d’une part, le dépôt litigieux n’est pas constitué exclusivement par la forme du produit désigné : la peluche interactive, et d’autre part, l’emballage de la peluche est distinctif puisqu’il n’est pas purement fonctionnel et présente un caractère arbitraire. Sur le premier point, l’examen de la marque litigieuse révèle que la peluche est associée étroitement à son emballage lequel présente la peluche par transparence et que donc le dépôt n’est pas constitué exclusivement du produit. D’autre part, sur la photo du dépôt apparait seulement la forme du « furby » qui n’est pas le seul élément distinctif du produit puisqu’il s’agit d’une peluche interactive et que les caractéristiques liées à cette interactivité ne sont nullement reproduites dans le dépôt de la marque. Sur le deuxième point, le tribunal constate que l’emballage de forme pentagonale ouvert sur le devant comporte :

- des graphismes en forme d’étoiles de couleur jaune,
- la dénomination arbitraire « furby » en lettres blanches,
- des couleurs distinctives rose et verte revendiquées dans le dépôt. En conséquence, la marque litigieuse qui résulte de la combinaison d’un conditionnement purement arbitraire reprenant la dénomination « furby » elle aussi arbitraire pour désigner un jouet/peluche en forme d’animal imaginaire couvert de poils et aux grands yeux globuleux, doit être déclarée valable au regard des dispositions précitées. Dès lors, la société I.E.S sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TIGER ELECTRONICS les frais irrépétibles de la procédure et la société I.E.S qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En revanche et à défaut de preuve du caratère abusif de la présente procédure, la société défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Déboute la société I.E.S de sa demande en nullité de la marque « FURBY » n° 99 794 098,
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-Condamne la société I.E.S à payer a la société TIGER ELECTRONICS Ltd la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne la société I.E.S aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître Catherine M et ce pour les dépens dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas reçu de provision.