Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 29 novembre 2011, n° 10/11652

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■
3e chambre 1re section N° RG : 10/11652 N° MINUTE : (footnote: 1)	JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2011

DEMANDERESSES

Société COFRA HOLDING AG

[…]

6300 zug

[…]

Société C&A FRANCE

[…]

[…]

représentées par M^e Xavière CAPORAL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B1206

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DOLCE & GABBANA FRANCE

[…]

[…]

représentée par M^e Stéphane GUERLAIN – SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente

[…], Juge

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Octobre 2011

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société COFRA, holding d’un Groupe de sociétés dont l’exercice inclut notamment le commerce de détail, a, entre autres activités, celle de la vente au détail de vêtements par l’intermédiaire, en France, de la société C&A.

Elle est titulaire des marques suivantes :

Marque internationale dénominative « RODEO » désignant la France, déposée le 6 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507294 pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28 et notamment toute sorte de vêtements

Marque communautaire dénominative « RODEO » déposée le 1^er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000106252 pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28 et notamment toute sorte de vêtements.

L’exploitation de ces marques a été confiée en France à la société C&A par un contrat de licence, inscrit au Registre des marques internationales et au Registre des marques communautaires puis publiée à la Gazette de l’OMPI le 11 mars 2010 et sous le numéro 003889832 au Bulletin des marques communautaires le 16 juin 2009.

Selon les demanderesses, la société DOLCE & GABBANA FRANCE avait mis en ligne sur la partie française de son site internet à l’adresse http://fra.dolcegabbana.com/deg des photographies de son défilé de mode Printemps-Eté 2010 où des mannequins portaient des vêtements sur lesquels figurait le signe RODEO.

Les demanderesses ont également constaté que les photographies en question étaient reprises sur le site internet français du magazine ELLE (http://www.elle.fr/elle/Mode/Les-defiles-de-mode/Printemps-Ete- 2010/Femme/Milan/Defile-D-G/D-G/(gid)/974133) et du magazine MARIE CLAIRE

(http://www.marieclaire.fr/,d-g,200137,35088,8?diaporama=0).

Le film du défilé proprement dit serait reproduit sur les sites internet Swide

(http://www.swide.com/luxury-magazine/en/Style/Moodboard/D-G-Video-Exclusive--The making-of-asexy-cowgirl/2009/10/004/) et Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=nWas8XFPBBE).

Le 7 avril 2010, les demanderesses ont fait constater par exploit d’huissier l’existence de ces photographies et films.

Par l’intermédiaire de leur conseil, les demanderesses ont alors fait parvenir à la défenderesse une lettre de mise en demeure en recommandé avec demande d’avis de réception le 7 mai 2010 reçue le 12 mai 2010 leur demandant de procéder à l’arrêt de la commercialisation des produits reproduisant les marques de la société COFRA et à prendre les dispositions nécessaires à l’indemnisation des demanderesses sous un délai de cinq jours.

Par lettre officielle en date du 19 mai 2010, le conseil de la défenderesse sollicitait copie des pièces sur lesquelles s’appuyait la mise en demeure.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par e-barreau le 22 septembre 2011, les sociétés COFRA HOLDING AG et C&A demandent au tribunal de :

— Retenir sa compétence pour traiter de la présente affaire ;

— Constater que la société COFRA HOLDING AG est titulaire des droits de marques sur la marque internationale désignant la France RODEO n° 507294 et la marque communautaire RODEO n° 000106252 et que ces marques sont légalement exploitées en France ;

— Dire et juger que la société DOLCE & GABBANA FRANCE a imité par reproduction la marque internationale RODEO n° 507294 désignant la France et la marque communautaire RODEO n° 000106252 et s’est rendue coupable du délit d’imitation par contrefaçon.

— Interdire à la défenderesse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à utiliser le terme « RODEO », seul ou combiné à d’autres termes, à titre de marque ou de tout signe distinctif pour désigner, promouvoir et commercialiser des vêtements ;

— Condamner la défenderesse à verser aux demanderesses à titre provisionnel, une somme de

100 000,00 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marques et de la banalisation du signe ;

— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de lui permettre de collecter tous les éléments pour calculer le préjudice subi par les demanderesses et, dans le cadre de cette mission, enjoindre à la défenderesse de communiquer sous astreinte tous documents comptables et factures concernant l’exploitation du signe RODEO seuls ou au sein d’un ensemble complexe pour des vêtements ;

— Ordonner la destruction des produits litigieux en présence de tout huissier désigné par les demanderesses;

— Ordonner la publication du jugement dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuels au choix des demanderesses à hauteur de 10 000,00 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés de la défenderesse ;

— Dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie à l’exclusion des publications et des mesures de destruction ;

— Condamner la défenderesse à verser aux demanderesses la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses font tout d’abord valoir que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du présent litige portant notamment sur des droits de marque communautaire.

Elles considèrent d’une part que les marques RODEO sont valides car la titularité des marques sur lesquelles est fondée la présente demande n’est pas contestable, qu’elles sont exploitées et qu’elles constituent un signe valablement protégeable à titre de marque.

Elles soutiennent d’autre part que l’utilisation du terme RODEO par la défenderesse pour désigner des vêtements constitue une reproduction illicite des marques de la Société COFRA au sens des articles L. 713-3 a) et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux motifs qu’il y aurait identité des signes en cause, identité des produits en cause et qu’il existerait un risque de confusion sur l’origine des produits entre les vêtements revêtus de la marque RODEO des demanderesses et ceux de la défenderesse.

En outre, les demanderesses estiment subir un préjudice important du fait de la contrefaçon et de la banalisation de leurs marques RODEO.

En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par e-barreau le 26 septembre 2011, la société DOLCE & GABBANA FRANCE SARL demande au tribunal de :

— Constater que les demanderesses n’ont pas communiqué de certificat d’identité avec un état des inscriptions des titres qu’elles invoquent ni de traduction de leur pièce numéro 3 qui est en langue étrangère.

— Dire et juger que les faits de contrefaçon allégués ne sont pas établis à l’encontre de la société DOLCE & GABBANA FRANCE, les sociétés demanderesses ne rapportant pas la preuve de l’imputabilité desdits faits à la société défenderesse.

— Les déclarer en conséquence irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter.

— Prononcer la déchéance de la marque internationale n°507 294 en ce qu’elle désigne des vêtements y compris bottes, chaussures et pantoufles à compter du 28 décembre 1996 sur le fondement de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

— Prononcer la déchéance de la marque communautaire n°00 0 10 62 52 en ce qu’elle désigne les vêtements chaussures et chapellerie à compter du 12 mai 2003 sur le fondement de l’article 51 du Règlement CE 207/2009.

— Dire que les sociétés COFRA HOLDING et C&A FRANCE ont initié la présente procédure avec une légèreté blâmable et les condamner en conséquence solidairement à verser à la société DOLCE & GABBANA FRANCE la somme réparatrice de 15.000 €.

— Les condamner sous la même solidarité à verser à la société DOLCE & GABBANA FRANCE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane GUERLAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que les demanderesses ont initié leur action sur la base d’une marque internationale n° 507 294 et d’une marque communautaire n° 00 0 10 62 52 portant sur le signe « RODEO », qui désignent notamment des vêtements et dont les enregistrements datent de plus de cinq ans.

Conformément aux dispositions des articles L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 51 du Règlement CE n°207/2009, il appartient à la société COFRA HOLDING AG titulaire des marques invoquées de démontrer que celles-ci font l’objet depuis leur enregistrement d’une exploitation publique et non équivoque, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La défenderesse rapporte que selon une jurisprudence constante tant nationale que communautaire, afin de faire échec à une action en déchéance, il convient de verser au débat des preuves d’usage sérieux, ce qui ne serait pas le cas au vu des pièces versées au débat.

Pour la défenderesse, les demanderesses soutiennent, sans en rapporter la moindre preuve, que la société DOLCE & GABBANA FRANCE a mis en ligne sur la partie française du site à l’adresse « http//fr.dolcegabbana.com/deg » des photographies de son défilé de mode Printemps/Eté 2010 où des mannequins portaient des vêtements sur lesquels figuraient le signe « RODEO ».

La défenderesse soutient qu’il n’existe aucun acte de contrefaçon, aux motifs que le vocable « RODEO » n’est aucunement utilisé à titre de marque au sein de la collection litigieuse ayant fait l’objet du défilé dont les photographies sont reproduites par les sociétés demanderesses, que dès lors que le signe utilisé ne l’est pas en tant que marque, le grief de contrefaçon allégué ne saurait donc prospérer.

Enfin, les demanderesses n’établissant pas la preuve de ce que l’usage qu’elles incriminent soit imputable à la société DOLCE & GABBANA France, les défenderesses demandent des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La clôture a été prononcée le 28 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les sociétés demanderesses ne contestent pas la recevabilité de l’action en déchéance formée à l’encontre de la marque internationale n°507 294 et de la marque communautaire n°00 0 10 62 52 portant sur le signe « RODEO ».

Sur la demande en déchéance des marques «ྭRODEOྭ»

Attendu qu’à l’appui de sa demande en déchéance des marques «ྭRODEOྭ», la société DOLCE & GABBANA soutient que cette marque n’a jamais reçu d’exploitation et en demande la déchéance au visa de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 15 du Règlement CE n°207/2009 sur la Marque Communautaireྭ;

Attendu que la déchéance est encourue à compter de la publication de la marque si aucune exploitation n’a eu lieu pendant les cinq ans qui l’ont suivieྭ;

Attendu qu’en l’espèce, les sociétés COFRA HOLDING AG et C&A rappellent que l’usage sérieux tel que l’a défini l’arrêt « Ansul » du 11 mars 2003 rendu par la CJUE implique que la marque soit utilisée dans le commerceྭ;

Attendu que pour attester de l’exploitation des marques qu’elles invoquent, les sociétés demanderesses produisent des pièces constituées d’une part, par l’impression de pages d’un site Internet accessible à l’adresse www.c-et-a.fr, et d’autre part par ce qui semble être des relevés de commandes internes auprès de fournisseurs et des relevés internes de facturationྭ;

Que s’agissant de cette dernière catégorie de documents, on observera que ceux-ci ne peuvent en aucun cas attester de l’usage des marques invoquées dès lors qu’il s’agit de relevés internes et que l’on ignore si les articles faisant l’objet de ces commandes ou relevés étaient effectivement revêtus du signe « RODEO » en tant que marqueྭ, que ces pièces sont donc inopérantesྭ;

Que de surcroît, un usage interne à la société n’est pas en mesure de prouver un usage sérieux, c’est-à-dire un contact entre un produit et sa clientèleྭ;

Que s’agissant des extraits du site Internet, on observe que le signe « RODEO » qui serait utilisé à titre de marque par la société C&A FRANCE correspond en réalité à la marque communautaire n°790ྭ188, comme en atteste le graphisme particulier du signe « RODEO » tel qu’il est utilisé pour désigner semble-t-il une ligne de vêtement de la société C&A, marque sur laquelle les sociétés demanderesses ne fondent pas leurs demandesྭ;

Que les demanderesses reconnaissent d’ailleurs en page 7 de leurs conclusions : « Les marques en question sont exploitées majoritairement sous la forme suivante (…) » et reproduisent un signe complexe constitué des lettres « RODEO » sous une police de caractères particulière d’un cartouche gris avec la lettre initiale en orange et les lettres « ODEO » en blancྭ;

Que suivant la jurisprudence Bainbridge de la Cour de Justice de l’Union Européenne, en cas d’enregistrements multiples, l’usage de l’un des enregistrements ne vaut pas usage d’un autre enregistrementྭ;

Que force est de constater qu’en l’espèce, les sociétés demanderesses ne rapportent donc pas la preuve de l’exploitation du signe « RODEO » faisant l’objet des marques internationale n°507 294 et communautaire n°000 106 252 invoquées dans la présente instanceྭ;

Que pour faire échec à l’action en déchéance, il appartient aux demanderesses d’établir que le signe enregistré à titre de marque est utilisé de façon discontinue et sérieuse pour chacun des produits qui y sont visésྭ;

Que tel n’est pas le cas puisque sur aucune des pièces versées au débat on ne voit le signe « RODEO » utilisé en tant que signe distinctif pour indiquer au consommateur l’origine d’un produit, soit des vêtements, chaussures, pantoufles et chapellerieྭ;

Qu’en effet, il sera noté que les photographies de maillots de bains faisant partie de la pièce n°6 n’ont aucune date : elles sont en langue étrangère et ne peuvent donc attester d’une date de commercialisation en France, le site Internet à partir desquelles elles sont diffusées se termine par un « DE », manifestement l’Allemagne, et ne peuvent donc concerner le marché français.

Que les pièces versées au débat en avril 2011 ne constituent pas plus la moindre preuve d’exploitation puisqu’il s’agit d’une attestation d’un Commissaire aux comptes qui précise de façon générale les quantités de produits vendus sur la marque « RODEO » sans que l’on sache sur quels produits elle est apposée ni à quel titreྭ;

Qu’en outre, les documents comptables sont des actes internes qui ne démontrent en rien la mise en contact du public avec la marqueྭ;

Qu’on ne sait pas plus quelle est la marque qui est visée par le Commissaire aux comptes et par le Directeur Général de C&A FRANCE qui ne sont référés à aucun titre de propriété intellectuelle alors qu’il a été précédemment démontré que les demanderesses sont encore titulaires d’une marque communautaire complexe « RODEO » n°790 188 qui correspond au cartouche exploité suivant les déclarations des demanderessesྭ;

Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de déchéance des marques «ྭRODEOྭ», qui prendra effet à compter du 28 décembre 1996, date d’expiration du délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 s’agissant de la marque internationale « RODEO » n°507 294 et du 12 mai 2003 s’agissant de la marque communautaire « RODEO » n°000 106ྭ252.

Sur la demande en contrefaçon

Attendu que les marques internationale et communautaire «ྭRODEOྭ» étant jugées par la présente déchues à une date antérieure aux actes de contrefaçon allégués par les sociétés demanderesses, leur demande en contrefaçon est sans objetྭ;

Que de surcroît, aucun risque de confusion entre les produits et services argués de contrefaçon et les signes «ྭRODEOྭ» ne peut être établi par les sociétés demanderesses en raison de l’absence d’exploitation des marques.

Sur les autres demandes

Vu la nature de l’affaire, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 8.000 euros à la société DOLCE & GABBANA FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéréྭ;

Prononce la déchéance de la partie française de la marque internationale «ྭRODEOྭ» dont la société COFRA HOLDING est titulaire, déposée le 6 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507294 pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28 avec effet au 28 décembre 1996 d’une part et de la marque communautaire «ྭRODEOྭ» dont la société COFRA HOLDING est titulaire, déposée le 1^er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000106252 pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28ྭavec effet à compter du 12 mai 2003.

Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui-ci devenu définitif, et à défaut autorise la société DOLCE & GABANNA à y faire procéder, à ses frais et dans les mêmes délais et conditions.

Dit que la présente décision sera communiquée à l’OHMI.

Condamne la société COFRA HOLDING à payer à la société DOLCE & GABANNA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la société COFRA HOLDING et la société C&A aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 novembre 2011

Le Greffier Le Président

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