Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 8 janvier 2019, n° 18/03552

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 janvier 2019 (Rédacteur : Michèle ESARTE, présidente,) N° de rôle : N° RG 18/03552 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPW2 DEMANDERESSE : SAS L’ONGLERIE agissant en la personne de son Président, la société TLP HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants, Madame Laurence P et Monsieur Laurent T, domiciliés en cette qualité au siège social sis 31 avenue de Canteranne 33600 PESSAC régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Madame Nathalie R, responsable juridique, munie d’un pouvoir spécial, DEFENDEURS: L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame Marianne C, munie d’un pouvoir spécial, Rebecca D régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine BRISSET, conseiller, Sophie BRIEU, Vice-Président placé, qui en ont délibéré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Greffier lors des débats : Véronique S Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 17 octobre 2018. ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. M^me Rebecca D a déposé le 24 juin 2016 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) la demande d’enregistrement n°16 4 276 285 portant sur le signe complexe « Beauty Cars Jonglerie itinérante » pour les produits suivants 'véhicule motorisé proposant un service de soins de beauté des mains, des pieds et du regard. Commerce ambulant proposant des produits de beauté sous la marque beauty cars. Marque utilisée sur des objets publicitaires et produits destinés aux services de soins de beauté des mains, des pieds et du regard. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains. Services de traitement des ongles ; services de manucure. Services de soins de beauté des pieds. Services de soins pour les mains, services de soins pour les pieds, services de salins de beauté. Services de salons de coiffure et de beauté. Services de visagistes. Services de massages'. Le 21 septembre 2016, la société par actions simplifiée l’Onglerie (ci-après la société l’Onglerie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe l’Onglerie, renouvelée par déclaration du 5 mai 2009 sous le n° 99 793 942, pour les produits 'services de poses d’ongles acryliques et permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté ; services rendus par un franchiseur à savoir, transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession et communication de licences dans les domaines des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté. Elle fait valoir que :

- les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieurement invoquée.

- la demande d’enregistrement constitue une imitation de la marque antérieure, compte tenu de la notoriété de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à M^me D le 11 octobre 2016, sous le n° 16-4094. Cette dernière a présenté ses observations en réponse et joint un logo dans lequel ne figure pas la mention 'l’Onglerie itinérante'. Le 26 janvier 2017, l’INPI a notifié aux parties un projet de décision. La société l’Onglerie, opposante, a contesté le bien fondé du projet. Une commission orale s’est tenue en présence de la seule société opposante. Dans sa décision du 21 mars 2017, l’INPI a rejeté l’opposition. Par cette décision, l’INPI a relevé que :

- la modification du signe, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt et ne saurait donc pas être prise en considération dans la procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— la demande contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires aux services de la marque antérieure et, pour le reste, des produits et services qui ne se retrouvent pas à l’identique, ni dans des termes proches de la marque antérieure. Le risque de confusion n’est donc pas établi.

- les signes ont en commun l’élément verbal « l’onglerie », lequel ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, ce dont il résulte que l’impression d’ensemble donnée par les signes est différente et qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le public. Par courrier du 20 avril 2017, la société l’Onglerie a formé un recours à l’encontre de la décision rendue. Par dernier mémoire déposé au greffe le 19 juin 2018, la société l’Onglerie demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé le recours formé par la société l’Onglerie,
- constater que le directeur de l’INPI a statué au-delà de la prétention des parties,
- constater que la déposante a reconnu un risque de confusion,
- constater l’existence d’un risque de confusion, En conséquence,
- annuler la décision rendue par le directeur général de l’INPI en ce qu’elle rejette l’opposition de la société l’Onglerie,
- condamner M^me D aux entiers dépens, Le 29 juin 2017, le directeur général de l’INPI a fait connaître ses observations dans lesquelles il maintient son point de vue tenant à l’absence de confusion. Par mémoire transmis au greffe le 2 novembre 2018, M^me D demande à la cour de : Vu les articles L. 713-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, Vu les articles L. 411-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société l’Onglerie,
- juger que la décision de l’INPI du 21 mars 2017 est régulière en la forme,
- juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée, En conséquence,
- confirmer la décision de l’INPI en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée par la société l’Onglerie,
- débouter la société l’Onglerie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant,
- condamner la société l’Onglerie à régler à M^me D la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société l’Onglerie aux dépens, toutes taxes comprises. Par avis du 17 octobre 2018, le ministère public indique n’avoir aucune observation à formuler. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

SUR CE : La cour ne suivra par la société l’Onglerie dans sa critique selon laquelle le directeur général de l’INPI aurait statué ultra petita dès lors qu’il est constant et de jurisprudence ancienne que la décision du directeur général de l’INPI est un acte administratif individuel et non pas un jugement susceptible de trancher des points non soumis par les parties. Il sera ajouté que la directive européenne sur les marques impose aux états membres un examen strict et complet afin d’éviter que des marques soient enregistrées de manière indue de telle sorte que l’examen approfondi auquel s’est livré le directeur général de l’INPI rentre bien dans son office. La cour n’est saisie d’aucune critique sur le fait que les services de la demande d’enregistrement contesté sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Le débat porte sur la comparaison des signes. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive houe conceptuelle démarquant cause, être fondé sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. La demande d’enregistrement contesté porte sur le signe complexe « Beauty cars l’Onglerie itinérante, » signe qui a été déposé en couleur tandis que la marque antérieure porte sur le signe complexe l’Onglerie enregistré également en couleur. À cet égard, il est constant que, suivant courrier du 22 novembre 2016, la déposante Madame D a exposé à l’INPI les éléments suivants : « Madame, Monsieur, Une opposition sur la marque « Beauty Cars » a été formé par la société l’Onglerie suite au dépôt de ma marque. Opposition qui m’a été notifiée le 10 octobre 2016. En réponse, a cette opposition, je tiens à attirer votre attention sur le fait que « l’Onglerie » m’avait signifié ce problème auquel j’ai répondu directement par courrier dont je vous joins une copie, ainsi que le récépissé d’accusé de réception. Je m’y engage à ne pas utiliser l’inscription « l’Onglerie itinérante », sur le logo représentant ma société. En effet, cela pouvait créer une confusion, que je ne souhaitais pas, c’est pourquoi il a été apporté les modifications nécessaires. De plus, les termes « l’Onglerie itinérante » n’était qu’accessoire sur le logo et non un élément principal, et ne voulait en aucun cas porter une confusion dans l’esprit du public. Les termes « Beauty Cars » étaient à eux seuls l’expression de l’activité que je développe, ne me limitant pas seulement à l’activité de prothésiste ongulaire C’est pourquoi je vous joins le logo modifié de ma société sans la mention « l’Onglerie itinérante », comme je m’y étais engagée auprès de la société « l’Onglerie. » Dès lors, aucune confusion ne pourra alors être possible à l’esprit du public. C’est pourquoi je souhaiterais un abandon de cette opposition. » Les pressions qu’aurait exercé la société l’Onglerie pour obtenir ce courrier ne sont pas caractérisées, M^me D se bornant à procéder par affirmation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

D’emblée il apparaît en effet que les signes en présence ont en commun l’élément verbal l’Onglerie. S’il est exact que les mots « l’Onglerie itinérante »sont en petits caractères il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfaitement perceptibles. La déposante admet le risque de confusion qui est effectivement patent. Tel que présenté la marque seconde apparaît comme une déclinaison de la marque première laquelle bénéficie ainsi qu’elle en justifie une notoriété certaine dans l’esprit du public. « l’Onglerie itinérante » apparaîtra comme une désinence de l’Onglerie qui n’est pas un terme du langage courant et qui ne figure pas dans un dictionnaire, le terme l’Onglerie ayant au surplus un caractère distinctif. Il sera ajouté que le risque de confusion est d’autant plus net que les services proposés par la marque seconde ne sont pas limités aux soins des ongles alors que le public est, par l’utilisation des termes « onglerie itinérante », amené à considérer qu’il est en présence d’un service de manucurie ambulante. Il sera ajouté qu’au plan visuel la couleur rouge qui est la couleur de la marque antérieure et reprise par la marque seconde précisément pour mettre en évidence les termes de l’Onglerie itinérante. En conséquence la cour annulera la décision contestée. Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Rébecca D et il sera rappelé qu’il n’y a pas de dépens dans cette matière. PAR CES MOTIFS LA COUR, Annule la décision de Monsieur le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle en date du 21 mars 2017 n° OPP 16-4094. Déboute M^me Rébecca D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société l’Onglerie, à Madame Rébecca D et à M. le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI