Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 8 avril 1998

FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société PALLADIUM fabricant de chaussures est propriétaire des trois marques suivantes pour les avoir acquises de la société PHOENIX
- marque constituée par le dessin d’une semelle de chaussure, ci-dessous reproduite, déposée le 12 mai 1989 enregistrée sous le n 1531822 pour désigner en classe 25 les chaussures et semelles de chaussures
- marque constituée par un motif en pointes de diamant tronquées apposé entre la tige et la semelle d’une chaussure, ci-dessous reproduite, déposée le 5 février 1991 et enregistrée sous le n 1643784 pour désigner en classe 25 des chaussures
- marque représentant un losange ailé déposé pour la première fois le 6 juin 1975 renouvelé le 30 mai 1985 et enregistré sous le n 1310840 pour désigner en classes 25 et 17 les chaussures et bottes de tous genres et tuyaux non métalliques Elle est par ailleurs propriétaire d’un modèle de chaussure pour l’avoir acquis de la société PHOENIX lequel a été déposé le 11 janvier 1990 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 900163 et publié le 24 janvier 1990 ; La société PALLADIUM a par acte du 30 décembre 1992 et par avenant en date du 25 mai 1994 inscrits à l’Institut National de la Propriété Industrielle les 18 novembre 1993 et 23 juin 1994, concédé à la société SATEUROP une licence d’exploitation des deux premières marques et du modèle susvisés, aucun de ces actes ne visant la marque 1 310 840 ; Faisant valoir que la société OZ avait commis des actes de contrefaçon de ces marques et de ce modèle ainsi que des actes de concurrence déloyale, les sociétés PALLADIUM et SATEUROP l’ont par exploit en date du 10 octobre 1994 assignée devant le tribunal de grande instance de Paris ; Elles sollicitaient outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication le paiement d’une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision une somme de 500 000 francs ; La société OZ contestait le droit à agir des demanderesses, concluait à la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon et sur le fond à la nullité des marques et du modèle invoqués, à l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Elle réclamait paiement d’une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ailleurs elle appelait en garantie la société MADY laquelle ne constituait pas avocat ; Le tribunal par le jugement entrepris a :

- rejeté l’exception fondée sur le défaut de qualité pour agir de la société PALLADIUM à l’encontre de la société OZ
- prononcé la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 29 septembre 1994
- annulé le modèle n 900 163
- rejeté la demande en nullité des marques n 1531 822, 1 643 784, 1 310 840
- débouté les sociétés PALLADIUM et SATEUROP de l’ensemble de leurs demandes
- dit que la demande en garantie était sans objet
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et à exécution provisoire ; Appelantes selon déclaration du 4 juillet 1996, les sociétés PALLADIUM et SATEUROP demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et reprennent les termes de leur exploit introductif d’instance ; La société OZ prie la Cour de constater l’absence de droit à agir des sociétés PALLADIUM et SATEUROP à son encontre, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon, subsidiairement sur le fond de prononcer la nullité des marques et du modèle invoqués ainsi que la déchéance des droits sur les marques, de dire que les appelantes ne justifient d’aucun préjudice et de les condamner à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Les sociétés PALLADIUM et SATEUROP n’ont pas signifié de conclusions en réplique ; La société MADY n’a pas été intimée devant la Cour.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Considérant que la société OZ fait valoir que la procédure de saisie contrefaçon ayant été poursuivie à l’encontre de la société SAN MARINA, les sociétés appelantes ne pouvaient agir qu’à l’égard de cette société ; Mais considérant que les premiers juges ont justement relevé que la saisie contrefaçon n’étant pas un préalable obligatoire et la contrefaçon se prouvant par tous moyens, cette procédure est sans incidence aucune sur la recevabilité d’une demande en contrefaçon à l’encontre d’une société qui n’aurait pas fait antérieurement l’objet d’une saisie contrefaçon ; Considérant au surplus que contrairement à ce que soutient la société OZ, en l’espèce la saisie contrefaçon n’a pas été diligentée à l’encontre de la société MARINA ; Qu’en effet l’ordonnance autorisant la saisie vise le magasin à l’enseigne SAN MARINA au Forum des Halles à Paris et non la société SAN MARINA ; Qu’elle a été signifiée à la société OZ, San Marina prise en la personne de Monsieur Z directeur du magasin qui a indiqué à l’huissier que la société OZ propriétaire du magasin SAN MARINA aurait transféré son siège social à Aubagne ; Qu’il résulte de ces éléments que la saisie contrefaçon a été exécutée à l’encontre de la société OZ ; Considérant en conséquence que la recevabilité des demandes en contrefaçon ne peut être contestée ; II – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFACON Considérant que le tribunal a annulé la saisie contrefaçon pratiquée le 29 septembre 1994 au motif qu’elle n’avait pas été suivie dans les quinze jours du dépôt de l’assignation au greffe, acte par lequel le tribunal est saisi ; Considérant que les sociétés PALLADIUM et SATEUROP critiquant le jugement sur ce point, font valoir que l’article L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle exige simplement que l’assignation soit délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la description ou saisie ; Considérant ceci exposé, que ce texte dispose que « la partie lésée peut… faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance… … à défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages- intérêts »

Considérant qu’en l’espèce la saisie contrefaçon a été effectuée le 29 septembre 1994 et l’assignation délivrée le 10 octobre 1994 et placée le 27 octobre suivant ; Considérant qu’il ne saurait être déduit du texte susvisé que le requérant a l’obligation de remettre dans le délai de quinzaine de la saisie une copie de l’assignation au greffe du tribunal de grande instance ou de commerce ; Qu’il suffit de faire délivrer une assignation dans ce délai ; Qu’en effet si le législateur avait entendu exiger du saisissant qu’il place son assignation au greffe dans le délai de quinzaine dans les conditions de l’article 757 du nouveau code de procédure civile, il aurait employé le terme « saisi » comme il l’a fait en matière de référé interdiction pour les brevets et les marques (articles L 615-3 et L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; Que l’emploi du terme « se pouvoir » ne résulte pas davantage du fait que l’action peut être engagée tant devant la juridiction civile que par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel dès lors qu’il se retrouvait à l’article 56 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 concernant la saisie contrefaçon en matière de brevet, dont la procédure est identique à celle prévue en matière de modèle, et ce alors même que la contrefaçon de brevet n’était pas un délit ; Considérant qu’en l’espèce l’assignation ayant été délivrée dans les quinze jours de la saisie, celle-ci ne saurait être annulée et le jugement sera donc infirmé sur ce point ; III – SUR LA VALIDITE DU MODELE Considérant que les sociétés appelantes font valoir que le modèle PAMPA qui aurait été créé en 1979 est une chaussure à tige basse caractérisée par l’aspect et la physionomie apparaissant sur les photographies annexées au dépôt ; Qu’elles exposent qu’il se présente comme une création hybride marquée par la juxtaposition d’une tige évoquant une chaussure de ville et d’une semelle évoquant une chaussure de travail ce qui confère à l’ensemble un caractère nouveau et original ; Qu’elles ajoutent que l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision de justice n’étant que relative, le jugement entrepris ne pouvait dire que l’arrêt du 2 février 1995 prononçant la nullité du modèle PAMPA avait un effet absolu ; Considérant que la société OZ qui poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le modèle, soutient qu’il existe de nombreuses antériorités et que le modèle PAMPA n’est que la déclinaison en tige basse d’un modèle préexistant de la gamme PALLABROUSSE et qu’il correspond à un genre relevant du domaine public ; Considérant ceci exposé, qu’il convient de relever que les sociétés appelantes fondent leur demande en contrefaçon sur le modèle déposé PAMPA et ne se prévalent pas des

dispositions du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, observation étant faite qu’en toute hypothèse elles ne produisent aucun document établissant que le modèle invoqué aurait été créé en 1979 ; Considérant que le modèle ayant été déposé le 11 janvier 1990, il convient de se placer à cette date pour en apprécier la nouveauté ; Considérant que le document ARS 213 ayant été publié en septembre 1991 soit postérieurement au dépôt sera écarté ; Considérant qu’aucun numéro de cette revue de septembre 1981 n’est produit ; Considérant que si la société OZ communique une revue FOTO SHOE datée du 10 octobre 1980, elle ne précise pas dans ses écritures quel modèle de chaussure serait susceptible d’antérioriser le modèle PAMPA ; Considérant au surplus qu’aucune des chaussures photographiées ne présente les mêmes caractéristiques que le modèle opposé et en particulier une semelle en caoutchouc cannelée, une tige basse en toile avec à l’avant un embout en caoutchouc, une bande de pourtour décorée de trois rangées de petits losanges en relief ; Mais considérant que le modèle CAMPEUR de mai 1957 montre une chaussure à tige haute en toile avec une semelle en caoutchouc ; Que l’avant de la claque est recouvert par un embout en caoutchouc et qu’entre la semelle et le bas de la tige court sur tout le pourtour de la chaussure une bande également en caoutchouc ; Considérant par ailleurs que, s’il est exact que l’effet absolu reconnu expressément aux décisions d’annulation d’un brevet d’invention ou d’une marque (depuis la loi du 4 janvier 1991) ne peut être étendu, en l’absence de dispositions légales en ce sens, à une décision de justice relative à un modèle déposé, il demeure que celle ci constitue un fait juridique opposable aux tiers ; Considérant sur ce point, que les sociétés appelantes ne contestent pas que le modèle PALLABROUSSE de 1953 cité dans l’arrêt du 2 février 1995, présente à l’exception de la hauteur de la tige les mêmes caractéristiques que le modèle PAMPA déposé en 1990 ; Qu’au demeurant le document photographique PALLADIUM Printemps 1993 mis aux débats montre que la version tige haute du modèle PALLABROUSSE commercialisée sous la référence PAMPA HI dont il n’est pas contesté qu’il est conforme à celui de 1953 est à l’exception de la hauteur de la tige strictement identique au modèle PAMPA LOW ; Considérant que de l’examen de ces antériorités, il résulte que l’auteur du modèle PAMPA LOW de 1990 en se contentant simplement d’amputer la hauteur de la tige de la chaussure PALLABROUSSE sans en modifier aucune autre caractéristique, n’a pas

donné à celui-ci une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté et permettant de le différencier nettement des modèles antérieurs ; Que le jugement doit donc être confirmé qu’il a annulé le modèle n 900 163 ; IV – SUR LES MARQUES 1 – sur la demande en nullité Considérant que la société OZ fait valoir que les trois marques opposées sont nulles aux motifs qu’elles sont dépourvues de tout caractère distinctif et qu’elles n’étaient pas disponibles comme marques au jour de leur enregistrement ; Qu’elle précise que la société PALLADIUM ne peut protéger un même dessin à la fois comme modèle et comme marque et que les signes en cause ne sont constitués que par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit ; Considérant que les sociétés appelantes n’ont développé aucune argumentation de ce chef ; Considérant ceci exposé que les marques en cause ayant été déposées avant le 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, leur validité doit être appréciée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 ; Considérant que selon l’article 4 de cette loi : « ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service … celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit » ; Considérant que la marque n 1 531 822 qui est déposée pour désigner des chaussures et semelles de chaussures se présente comme une semelle vue de dessous avec ses crantages et ses trous d’aération ; Qu’aucun logo, aucune dénomination n’y sont adjoints ; Que ce signe en ce qu’il est exclusivement constitué par une forme imposée par la nature des produits visés au dépôt, montrant par le nombre et la forme des cannelures représentés qu’il s’agit d’une semelle à caractère anti dérapant, ne présente aucun caractère distinctif pour désigner des semelles ou des chaussures lesquelles par essence comportent une semelle ; Que la société PALLADIUM qui a au demeurant déposé la même semelle à titre de modèle, ne saurait par le biais du droit des marques cherché à se constituer un droit susceptible d’être conservé indéfiniment sur une forme imposée par la nature du produit ; Considérant en conséquence qu’il convient d’annuler la marque 1 531 822

Considérant que la marque n 1 643 784 est constituée par un motif en pointes de diamant tronquées apposé sur tout le pourtour de la chaussure entre la semelle et la tige ; Considérant outre le fait que la société OZ ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif antérieur sur un motif identique, il convient de relever que le modèle déposé en 1990 par la société PHOENIX aux droits de laquelle se trouve la société PALLADIUM ne porte pas exclusivement sur ce dessin mais sur un modèle de chaussure dont il constitue un des éléments caractéristiques ; Considérant par ailleurs que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1964 énonçant expressément qu’un dessin ou la forme d’un produit peut être déposé à titre de marque, rien n’interdit de protéger par le droit des marques un dessin déjà déposé sur le fondement du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu’il est distinctif pour désigner les produits visés au dépôt de la marque ; Que ce motif en pointes de diamant n’étant pas fonctionnel, son caractère usuel n’étant pas démontré et le droit sur la marque étant un droit d’occupation et non de création, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société OZ de sa demande en nullité de la marque 1 643 784 ; Considérant que pour les mêmes motifs, la demande en nullité de la marque 1 310 840 qui porte sur le dessin d’un losange ailé a justement été rejetée ; 2 – sur la demande en déchéance Considérant que la société OZ fait valoir que les sociétés appelantes ne justifiant d’aucun usage sérieux des marques susvisées au cours des cinq années qui ont suivi les dates d’enregistrement, elle est bien fondée à solliciter la déchéance des droits du propriétaire en application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que les sociétés appelantes n’ont pas répliqué de ce chef et n’ont pas davantage déféré à l’injonction qui leur avait été faite le 18 mars 1997 de produire des justificatifs ; Considérant que la recevabilité de cette demande en déchéance formée le 24 novembre 1997 n’est pas contestée et doit être examinée au regard de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant cependant que sous peine de procéder à une application rétroactive de la loi nouvelle, prohibée par l’article 2 du code civil, la société OZ ne peut prendre en considération que les faits d’inexploitation postérieurs au 28 décembre 1991 ; Qu’il s’ensuit que seule la non exploitation postérieure au 28 décembre 1991 pour les produits visés aux dépôts et pendant une période ininterrompue de cinq ans peut fonder la demande en déchéance des droits de la société PALLADIUM et qu’en conséquence la société OZ ne peut faire remonter les effets de la déchéance qu’au 28 décembre 1996 ;

Considérant par ailleurs que la marque 1 531 822 étant annulée, la demande en déchéance de ce chef est sans objet ; Considérant que selon les dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle « la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée » ; Or considérant que les appelantes ne rapportent pas la preuve qu’au cours de la période susvisée elles aient exploité les marques n 1 643 784 et 1.310 840 de manière publique et non équivoque ; Que l’exploitation devant avoir un caractère réel ce qui implique une mise sur le marché de produits sous les marques protégées, le simple contrat de licence de marques conclu le 30 décembre 1992 modifié le 25 mai 1994 entre PALLADIUM et SATEUROP ne constitue pas en lui même une preuve d’exploitation des marques concédées, observation étant faite que la marque 1 310 840 n’est pas visée au contrat ; Considérant que les deux seules autres pièces produites par les sociétés appelantes ne sont pas plus pertinentes ; Qu’en effet la plaquette PALLADIUM printemps 1993 montre simplement des chaussures photographiées de profil où les signes déposés à titre de marques ne sont pas visibles ; Considérant que la plaquette PALLADIUM « on marche avec ce que l’on a dans la tête » outre qu’elle n’est pas datée ne fait pas davantage apparaître les marques 1 643 784 ou 1 310 840 ; Considérant en conséquence que la société OZ est bien fondée en sa demande en déchéance des droits de la société PALLADIUM sur les deux marques sus mentionnées à compter du 31 décembre 1996 ; V – SUR LA CONTREFACON Considérant que le modèle 900 163 et la marque 1 531 822 étant annulés et la société PALLADIUM étant déchue de ses droits sur les marques 1 310 840 et 1 643 784 à compter du 31 décembre 1996, les sociétés appelantes ne sont recevables à agir qu’au titre des actes de contrefaçon de marques non prescrits et qui auraient été commis avant le 31 décembre 1996 ; Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que les chaussures MOREZ décrites dans le procès-verbal de saisie contrefaçon reproduisent les marques de la société PALLADIUM ; Considérant que la société OZ leur oppose que la marque 1 310 840 n’est pas reproduite ;

Considérant ceci exposé qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 septembre 1994 et de l’examen de la chaussure saisie à cette occasion que celle-ci comporte sur tout son pourtour, entre la semelle et la tige, un bande formée de trois lignes de petits losanges disposés en quinconce en tous points identique à la marque 1 643 784 ce qu’au demeurant ne conteste pas la société OZ ; Considérant que la contrefaçon de cette marque est donc établie vis à vis de la société PALLADIUM propriétaire de celle-ci et de la société SATEUROP licenciée inscrit ; Considérant en revanche que le dessin du losange ailé qui a des lignes et des proportions particulières et qui est plein n’est pas contrefait par le crantage apposé sur le talon de la chaussure saisie ; Qu’on ne retrouve ni deux barres horizontales tronquées à leur extrémité, ni losange effilé et que le cran ménagé au milieu du talon de la chaussure incriminée n’est pas dissociable de ceux qui l’entourent ; Considérant en conséquence que les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande en contrefaçon de la marque 1 310 840 ; VI – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les sociétés appelantes font valoir subsidiairement qu’en commercialisant à un prix inférieur à celui des modèles originaux des chaussures qui en constituent une copie servile, la société OZ a commis des actes de concurrence déloyale ; Mais considérant que la comparaison des modèles produits en original devant la Cour révèle que la chaussure saisie ne constitue pas une copie servile du modèle PAMPA ; Qu’aucun bourrelet n’est ménagé autour de l’ouverture, que les ganses sont plus étroites et que le dessin de la semelle est différent ; Que par ailleurs le simple fait de vendre à un prix inférieur n’est pas en lui même constitutif de concurrence déloyale ; Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés PALLADIUM et SATEUROP de leur demande de ce chef ; VII – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que seul doit être indemnisé le préjudice subi par les sociétés appelantes du fait des actes de contrefaçon de la marque n 1 643 784 commis avant le 31 décembre 1996 ; Considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que la société OZ aurait vendu au 12 mai 1995, 1086 paires de chaussures revêtues de la marque susvisée ;

Considérant que les sociétés appelantes ne produisant aucun document permettant d’apprécier la valeur commerciale de ladite marque et le contrat de licence conclu entre PALLADIUM et SATEUROP ne prévoyant le versement d’aucune redevance, leur préjudice s’analyse essentiellement comme une atteinte à des droits privatifs ; Considérant qu’il sera justement réparé par le versement d’une somme de 100 000 francs ; Considérant que la société PALLADIUM étant déchue de ses droits sur la marque susvisée à compter du 31 décembre 1996, il n’y pas lieu de faire droit aux mesures d’interdiction, de confiscation et de publication sollicitées ; VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à la société OZ qui seule a réclamé paiement d’une indemnité de ce chef ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

- prononcé la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 29 septembre 1994
- débouté la société OZ de sa demande en nullité de la marque 1 531 822
- débouté les sociétés PALLADIUM et SATEUROP de leur demande en contrefaçon de la marque 1 643 784 Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant Déboute la société OZ de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Prononce la nullité de la marque 1 531 822 Dit que la société OZ a commis des actes de contrefaçon de la marque 1 643 784 La condamne à payer aux sociétés PALLADIUM et SATEUROP une somme globale de CENT MILLE FRANCS (100 000 francs) Prononce à compter du 31 décembre 1996 la déchéance des droits de la société PALLADIUM sur les marques 1 643 784 et 1 310 840 Dit que le présent arrêt sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.