Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 février 2017, n° 16/17060

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 FEVRIER 2017

Pôle 5 – Chambre 2

(n°33, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17060 Décision déférée à la Cour : décision du 11 mai 2016 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° OPP 16-532/GB

DECLARANT AU RECOURS M. Shogo M Exerçant les professions de président directeur général de la société de droit japonais KOBIDO, Inc. Tokyo Japon et d’auteur Ayant élu domicile C/O SELARL CABINET BOUCHARA – AVOCATS M^e Vanessa BOUCHARA Avocat à la Cour Représenté par M^e Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 594 Assisté de M^e L RAHOU plaidant pour la SARL CABINET BOUCHARA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 594

EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par M^me Virginie LANDAIS, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Colette PERRIN, Présidente M^me Sylvie NEROT, Conseillère M^me Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : M^me Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M^me Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET:

Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de M^me Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le recours formé le 10 août 2016 par M. Shogo M contre la décision du 11 mai 2016 par laquelle le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI) a déclaré irrecevable l’opposition qu’il a formé à l’encontre de la demande d’enregistrement n°15 4 222 589 déposée le 2 novembre 2015 par la société Thal Santé et portant sur la dénomination 'kobido’ pour désigner les produits et services des classes 3 et 41 suivants :

'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, et abraser; savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté ,produits de rasage, produits pour la conservation du cuir(cirages), crèmes pour le cuir, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d’éducation, recyclage professionnel, mise à disposition d’installations de loisirs, publication de livres, prêt de livres ,production et location de films cinématographiques ,location d’enregistrements sonores, location de postes de télévision, location de décors de spectacles, montage de bandes vidéo ,services de photographie, organisation de concours(éducation ou divertissement), organisation ret conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacle, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, services de jeux d’argent ,publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition, services d’agriculture, d’horticulture et de silviculture, services médicaux, services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, assistance médicale, chirurgie esthétique, services hospitaliers, maisons médicalisées, maisons de convalescence ou de repos, services d’opticiens, services de médecine alternative, salons de beauté, salons de coiffure, toilettage d’animaux, jardinage, services de jardinier-paysagiste';

Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé le 10 août 2016 par le requérant et son mémoire en date du 12 septembre 2016,

Vu les observations de l’INPI reçues au greffe le 8 novembre 2016,

Vu l’audience du 8 décembre 2016 et les observations des parties, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE, Considérant que le directeur de L’INPI a rejeté l’opposition formée par M. Shogo M en ce que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure opposée en France.

Considérant que l’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle ouvre droit au propriétaire d’une marque antérieure non déposée mais notoirement connue de faire opposition.

Considérant que M. M soutient qu’il est dépositaire de la marque Kobido antérieure non déposée qui est notoire et qui a donné lieu à un dépôt le 28 décembre 2015 en tant que marque de l’Union Européenne et qui a été enregistrée le 19 avril 2015 en classes 3,41 et 44.

Qu’il affirme avoir fait la preuve de la notoriété de la marque Kobido auprès du public français pour désigner des 'produits de beauté et cosmétiques pour le soin du visage et du corps ; Services de formation, d’éducation et d’activités culturelles. Organisation de séminaires à but culturel et éducatif. Publication de livres ; Publication de manuels de formation ; Production de vidéos de formation. Mise à disposition de vidéos de formation. Services de soins et de beauté. Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de la beauté. Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de la beauté sur internet'.

Considérant que l’article R712-14-1° du code de la propriété intellectuelle dispose que l’opposition doit comporter 'les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée’ des droits de l’opposant sur la marque antérieure.

Considérant qu’à l’appui de son affirmation, M. Shogo M a notamment produit :

- les copies des marques Kobido entregistrées au Japon, en Espagne, aux Etats Unis, au Royaume Uni et en Suisse,
- l’histoire de la marque, ses origines et sa signification
- des copies d’écran du titulaire du signe et de mise en lignes de vidéos en anglais qui désignent une technique de massage
- des copies d’écran montrant 5 étudiants qui étudient le Kobido
- des copies d’écran du calendrier d’une école de massage proposant des week-ends de formation au massage Kobido

— des copies d’écran de flacons revêtus de ce signe.

Considérant que M. Shogo M a relaté dans des publications notamment un ouvrage intitulé 'Ko bi do : Ancient Way of Beauty : THE Art of Japanese Facial Massage’une ancienne technique de massage facial japonaise; qu’il n’a toutefois été fourni aucun élément sur le nombre de livres édités et ceux vendus.

Que s’il indique que les pièces produites démontrent la diffusion de ces publications par voie internet, d’une part, elles sont proposées en langue anglaise, d’autre part, M. Shogo M n’apporte aucun élément démontrant qu’elles sont consultées par un large public.

Qu’il affirme dispenser des formations et que plus de 180 étudiants ont depuis 1998 étudié l’art facial Kobido ; que pour autant les pièces produites démontrent qu’il a été enseigné en France dans un établissement en 2015 à raison de quelques week ends; que si M. Shogo M fait état 'd’academy’ dispensant cet enseignement sur la base de 7 heures par jour, les documents produits à l’INPI ne permettent pas de vérifier la réalité de cette affirmation.

Qu’il fait état d’investissements importants engagés pour promouvoir sa marque, d’abord aux Etats Unis puis en Europe et notamment en France ; qu’il résulte des pièces produites qu’il a été présent lors du congrès de l’Esthétique et du Spa qui s’est tenu en France en 2011 avec une gamme de produits et que ceux-ci ont été commercialisés dans deux hôtels de luxe ; que, pour autant, ces éléments ne mettent pas en évidence un effort publicitaire important, ni un usage étendu dans le temps et l’espace des produits et services en cause.

Que le requérant n’a fourni aucun document justifiant du chiffre d’affaires dégagé au titre de ses activités en France ; que, dès lors, les chiffres avancés et traduisant une augmentation de celui-ci entre 2011 et 2015 ne sauraient être retenus comme démontrant la diffusion de sa marque et l’acquisition d’une notoriété.

Considérant que c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition de M. Shogo M au motif que la preuve n’est pas rapportée de la notoriété de la marque antérieure invoquée ; qu’il y a lieu de rejeter son recours.

Considérant que les demandes de recours, M. Shogo M tendant à connstater la contrefaçon servile de la marque antérieure et à voir rejeter la demande d’enregistrement de la marque contestée sont irrecevables, les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ne permettant à la cour que d’annuler la décision ou de rejeter le recours.

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de recours de M. Shogo M tendant à voir annuler la décision de l’INPI et à constater la contrefaçon servile de la marque antérieure.

Rejette le recours de M. Shogo M.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Shogo M et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.