OPP 21-0890 13/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société déposante A.G.C. (société par actions simplifiée) a déposé le 30 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 707 341 portant sur le signe verbal INSTINCTIV CROC. Le 25 février 2021, la société AFFINITY PETCARE, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal TRUE INSTINCT, déposée le 11 avril 2014, et enregistrée sous le n° 012 786 547, dont l’opposant indique être propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque française portant sur le signe verbal INSTINCT, déposée le 13 février 2017, et enregistrée sous le n° 4 337 448, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des produits ainsi que cel e des signes. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à

p roduire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 juil et 2021, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 012 786 547 a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 30 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 30 novembre 2015 au 30 novembre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 31 : « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie ». En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Préparations vétérinaires; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Produits vétérinaires; Remèdes à usage vétérinaire; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Compléments de protéine pour animaux; Compléments vitaminés pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises; Produits pour laver les animaux; Poudres anti-puces pour animaux; Col iers antipuces pour animaux; Bains parasiticides pour animaux [préparations]; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ; Col iers pour chats; Laisses pour animaux; Laisses pour chiens; Col iers pour animaux; Col iers pour chiens ; Arbres à griffes pour chats; Paniers pour chats; Niches transportables; Niches pour animaux de compagnie; Couchettes et paniers pour animaux; Paniers pour chiens; Coussins pour animaux de compagnie; Cages pour animaux de compagnie; Caisses non métal iques pour le transport d’animaux; Caisses pour animaux de compagnie ; Jouets pour animaux; Jouets pour chiens; Faux os en tant que jouets pour chiens; Jouets pour chats ; Boissons pour animaux; Biscuits pour animaux; Aliments pour animaux; Friandises comestibles pour animaux; Produits à mâcher comestibles pour animaux; Substances alimentaires enrichies pour les animaux; Aliments pour

a nimaux sous forme de granules; Os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; Os et bâtonnets propres à la consommation des animaux domestiques; Litières pour animaux; Biscuits pour chien; Boissons pour chiens; Friandises comestibles pour chiens; Os à mâcher pour chiens; Objets comestibles à mâcher pour chiens; Litière pour chiens; Friandises comestibles pour chats; Lait en poudre pour chatons; Litières pour chats; Aliments pour chats; Aliments en boîte pour chats; Biscuits pour chats; Boissons pour chats; Préparations alimentaires pour chats; Aliments pour rongeurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Boissons pour animaux; Biscuits pour animaux; Aliments pour animaux; Friandises comestibles pour animaux; Produits à mâcher comestibles pour animaux; Substances alimentaires enrichies pour les animaux; Aliments pour animaux sous forme de granules; Os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; Os et bâtonnets propres à la consommation des animaux domestiques; Biscuits pour chien; Boissons pour chiens; Friandises comestibles pour chiens; Os à mâcher pour chiens; Objets comestibles à mâcher pour chiens; Friandises comestibles pour chats; Lait en poudre pour chatons ; Aliments pour chats; Aliments en boîte pour chats; Biscuits pour chats; Boissons pour chats; Préparations alimentaires pour chats; Aliments pour rongeurs » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Contrairement aux assertions de la société déposante, les « Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Compléments de protéine pour animaux; Compléments vitaminés pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie » de la marque antérieure, la marque antérieure invoquée, désignent des substances alimentaires destinées aux animaux. Ces produits sont en outre vendus dans les mêmes rayons des grands magasins et dans les mêmes animaleries. Ainsi il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « Préparations vétérinaires; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Produits vétérinaires; Remèdes à usage vétérinaire; Produits pour laver les animaux; Poudres anti- puces pour animaux; Col iers antipuces pour animaux; Bains parasiticides pour animaux [préparations]; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie », de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent de produits d’hygiène et de soins destinés à la propreté des animaux, ne présentent pas les mêmes fonctions que les « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie » de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les « Col iers pour chats; Laisses pour animaux; Laisses pour chiens; Col iers pour animaux; Col iers pour chiens ; Arbres à griffes pour chats; Paniers pour chats; Niches transportables; Niches pour animaux de compagnie; Couchettes et paniers pour animaux; Paniers pour chiens; Coussins pour animaux de compagnie; Cages pour animaux de compagnie; Caisses non métal iques pour le transport d’animaux; Caisses pour animaux de compagnie ; Jouets pour animaux; Jouets pour chiens; Faux os en tant que jouets pour chiens; Jouets pour chats ; Litières pour animaux; Litière pour chiens; Litières pour chats » de la demande d’enregistrement contestée désignent, des courroies au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache et des vêtements destinés à couvrir les animaux

d omestiques, des prestations destinées à la vente d’accessoires et d’ustensiles pour animaux de compagnie et, des produits d’hygiène spécifiquement destinés aux animaux. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation des animaux. Si, comme l’invoque la société opposante, les accessoires pour animaux sont susceptibles d’être vendus dans des points de vente communs aux aliments pour animaux, ils ne sont pas présentés dans les mêmes rayonnages. Le fait, comme le relève la société opposante, que « les produits précités de la demande d’enregistrement contestée […] sont des produits commercialisés exclusivement pour les animaux dans des magasins et sites internet spécialisés de type animalerie ou dans des rayons destinés aux animaux dans les supermarchés » et « au sein des mêmes réseaux de distribution, le public concerné pourra effectuer simultanément l’achat d’accessoires destinés aux animaux (col iers, laisses, cages, caisses, niches, paniers, arbres, couchettes, coussins), de produits destinés à l’amusement des animaux (jouets) et d’entretien pour animaux (litières), ainsi que des aliments pour animaux… » ne saurait suffire à supplanter les différences de nature et de fonction prépondérantes entre les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure. Enfin, la diversification des entreprises invoquée par l’opposante ne pourrait être prise en compte qu’en présence de signes identiques ou très proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme cela sera démontré plus loin. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSTINCTIV CROC, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TRUE INSTINCT. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont chacun composés de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun la séquence INSTINCT, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement.

En effet, visuel ement, les signes en présence INSTINCTIV CROC et TRUE INSTINCT se distinguent par la position de la séquence INSTINCT (en position d’attaque et en position finale) et, dans le signe contesté, par la forme adjectivale INSTINCTIV et la par présence du terme CROC, ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque (à savoir [ins] pour le signe contesté et [trou] pour la marque antérieure), et finale (à savoir [cro] pour le signe contesté et [tinct] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les deux signes font référence à la même notion d’instinct, le signe contesté forme une expression ayant une évocation propre, à savoir cel e d’un « croc instinctif » alors que la marque antérieure évoque de manière générale « un « vrai instinct ». Le signe contesté est donc dominé par l’évocation de la canine de certains carnivores qui serait instinctive et produit donc une perception intel ectuel e différente de cel e de la marque antérieure qui fait seulement référence à un instinct, sans autre précision. L’opposante fait valoir que le terme CROC serait « peu distinctif vis-à-vis des produits visés » en ce qu’il « fait référence aux canines de certains carnivores ». Toutefois, si ce terme est évocateur de certains animaux carnivores, il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause ni n’en désigne une caractéristique. En tout état de cause, à supposer même que ce terme soit considéré comme peu distinctif au regard de certains des produits (l’opposante citant ainsi les « os à croquer »), cette circonstance ne suffirait pas pour conférer à la séquence INSTINCT un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’el e y est fondue dans une expression dont la perception visuel e, phonétique et conceptuel e est nécessairement globale. Il résulte de ce qui précède que les deux signes produisent une impression d’ensemble différente. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n’est pas susceptible de confondre ni d’associer les deux signes. Le signe verbal contesté INSTINCTIV CROC n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure TRUE INSTINCT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, en l’espèce, les signes en présence ne présentent pas un caractère de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion.

B. Sur le fondement de la marque n° 4 337 448 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « Préparations vétérinaires; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Produits vétérinaires; Remèdes à usage vétérinaire; Produits pour laver les animaux; Poudres anti-puces pour animaux; Col iers antipuces pour animaux; Bains parasiticides pour animaux [préparations]; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ; Col iers pour chats; Laisses pour animaux; Laisses pour chiens; Col iers pour animaux; Col iers pour chiens ; Arbres à griffes pour chats; Paniers pour chats; Niches transportables; Niches pour animaux de compagnie; Couchettes et paniers pour animaux; Paniers pour chiens; Coussins pour animaux de compagnie; Cages pour animaux de compagnie; Caisses non métal iques pour le transport d’animaux; Caisses pour animaux de compagnie ; Jouets pour animaux; Jouets pour chiens; Faux os en tant que jouets pour chiens; Jouets pour chats ; Litières pour animaux; Litière pour chiens; Litières pour chats ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Aliments pour animaux ; préparations d’aliments pour animaux ; nourriture pour animaux de compagnie ; boissons pour animaux de compagnie ; aliments pour le bétail ; fourrages fortifiants ; protéines de blé pour l’alimentation animale ; matériau de litière pour animaux ; malt. Friandises comestibles pour animaux ; tous les produits précités n’étant ni du blé tendre ni du maïs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. les « Préparations vétérinaires; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Produits vétérinaires; Remèdes à usage vétérinaire; Produits pour laver les animaux; Poudres anti-puces pour animaux; Col iers antipuces pour animaux; Bains parasiticides pour animaux [préparations]; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie », de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent de produits d’hygiène et de soins destinés à la propreté des animaux, ne présentent pas les mêmes fonctions que les « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie » de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les « Col iers pour chats; Laisses pour animaux; Laisses pour chiens; Col iers pour animaux; Col iers pour chiens ; Arbres à griffes pour chats; Paniers pour chats; Niches transportables; Niches pour animaux de compagnie; Couchettes et paniers pour animaux; Paniers pour chiens; Coussins pour animaux de compagnie; Cages pour animaux de compagnie; Caisses non métal iques pour le transport d’animaux; Caisses pour animaux de compagnie ; Jouets pour animaux; Jouets pour chiens; Faux os en tant que jouets pour chiens; Jouets pour chats ; Litières pour animaux; Litière pour chiens; Litières pour chats » de la demande d’enregistrement contestée désignent, des courroies au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache et des vêtements destinés à couvrir les animaux domestiques, des prestations destinées à la vente d’accessoires et d’ustensiles pour animaux de compagnie et, des produits d’hygiène spécifiquement destinés aux animaux. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation des animaux.

Si, comme l’invoque la société opposante, les accessoires pour animaux sont susceptibles d’être vendus dans des points de vente communs aux aliments pour animaux, ils ne sont pas présentés dans les mêmes rayonnages. Le fait, comme le relève la société opposante, que « les produits précités de la demande d’enregistrement contestée […] sont des produits commercialisés exclusivement pour les animaux dans des magasins et sites internet spécialisés de type animalerie ou dans des rayons destinés aux animaux dans les supermarchés » et « au sein des mêmes réseaux de distribution, le public concerné pourra effectuer simultanément l’achat d’accessoires destinés aux animaux (col iers, laisses, cages, caisses, niches, paniers, arbres, couchettes, coussins), de produits destinés à l’amusement des animaux (jouets) et d’entretien pour animaux (litières), ainsi que des aliments pour animaux… », ne saurait suffire à supplanter les différences de nature et de fonction prépondérantes entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSTINCTIV CROC, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal INSTINCT, reproduit ci-dessous : Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques.

C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.