TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2022 N° RG 22/54367 N° Portalis 352J-W-B7G-CW7HJ 1 par Gilles BUFFET, Vice président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSES Société NOVARTIS AG Lichtstrasse 35 – 4056 BÂLE – SUISSE

S.A.S NOVARTIS PHARMA 8-10 rue Henri Sainte-Claire Devil e 92500 RUEIL MALMAISON

représentées par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0022

DEFENDERESSE S.A.S. ZENTIVA FRANCE 35 rue du Val de Marne 75013 PARIS

représentée par Maître Jules FABRE du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS – #R0020 DÉBATS

A l’audience du 11 Juil et 2022, tenue publiquement, présidée par Gilles BUFFET, Vice président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

La société NOVARTIS AG est une société de droit suisse du groupe NOVARTIS spécialisé dans l’industrie pharmaceutique.

El e expose qu’el e développe notamment des médicaments dans le domaine des neurosciences et qu’el e a une importante activité de recherche concernant la neurodégénérescence.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

El e fait valoir qu’el e continue de développer des thérapies capables de restaurer la tolérance immunologique aux propres tissus de l’organisme tout en préservant l’immunité protectrice contre les agents pathogènes nocifs, afin de guérir potentiel ement les patients atteints de maladies auto-immunes tel es que la sclérose en plaques et le diabète de type 1.

La société NOVARTIS AG indique que les produits phares dans ce domaine incluent le médicament GILENYA® qui contient le principe actif fingolimod et qui apporte une amélioration majeure dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR).

La société NOVARTIS PHARMA est exploitante de l’autorisation de mise sur le marché pour la spécialité GILENYA® en France.

La spécialité GILENYA® est indiquée en monothérapie comme traitement de fond des formes très actives de la SEP-RR pour les groupes de patients adultes et pédiatriques âgés de 10 ans et plus. El e se présente sous forme de gélules dosées à 0,5 mg de fingolimod (Gilenya 0,5 mg, gélule) avec une posologie recommandée de 0,5 mg par jour chez l’adulte et les patients pédiatriques ayant un poids corporel supérieur à 40 kg, et sous forme de gélules dosées à 0,25 mg de fingolimod (Gilenya 0,25 mg, gélule) avec une posologie recommandée de 0,25 mg par jour chez les patients pédiatriques ayant un poids corporel inférieur ou égal à 40 kg.

Une première autorisation de mise sur le marché dans l’Union Européenne a été délivrée à la société NOVARTIS EUROPHARM LIMITED le 22 mars 2011 pour la spécialité GILENYA®. L’exclusivité commerciale sur cette spécialité a expiré le 22 mars 2022.

La société NOVARTIS AG est titulaire de la demande de brevet européen désignant la France EP 2 959 894 A1 (EP’894), intitulée “Modulateurs du récepteur S1P pour traiter la sclérose en plaques”, déposée le 16 juil et 2015 en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 2 698 154 (retirée) déposée le 27 septembre 2013, qui est el e-même une demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 2 037 906 (retirée) déposée le 25 juin 2007. Ces demandes sont toutes issues de la demande de brevet internationale n°2008/000419 déposée le 25 juin 2007, sous priorité de la demande GB20060012721 déposée le 27 juin 2006.

La demande de brevet EP’894 a été publiée le 30 décembre 2015.

La demande de brevet a fait l’objet de modifications lors de l’instruction de la demande devant la division d’examen de l’Office européen des brevets (OEB).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 18 novembre 2019, la société NOVARTIS AG a déposé une nouvel e requête principale portant sur l’utilisation d’un dosage quotidien de 0,5 mg de fingolimod pour le traitement de la SEPRR.

Le 2 novembre 2020, la division d’opposition de l’Office européen des brevets a rejeté la demande de brevet, pour défaut de nouveauté eu égard à un communiqué de presse de NOVARTIS publié le 6 avril 2006 décrivant une étude dans laquel e le fingolimod était utilisé par voie orale pour le traitement de la SEPRR à une dose de 1,25 ou 0,5 mg, la division d’examen considérant que l’essai clinique exposé dans le communiqué de presse était suffisamment divulgué et que l’affirmation mentionnée dans l’étude de Phase II, selon laquel e la dose de 1,25 mg administrée par voie orale était efficace dans le traitement de la SEP-RR, rendait le dosage de 0,5 mg également suffisamment divulgué, celui-ci provoquant un effet pharmacologique.

Par décision du 11 février 2022, la chambre de recours de l’OEB a, retenant que l’objet revendiqué impliquait une activité inventive et était nouveau et suffisamment décrit, annulé la décision de la division d’opposition, et renvoyé l’affaire devant la division d’examen avec ordre de délivrer un brevet sur la base de la revendication unique de la requête principale déposée le 18 novembre 2019.

La société ZENTIVA FRANCE s’est vue délivrer, le 8 décembre 2020, une autorisation de mise sur le marché en France de la spécialité “FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, gélule”. Cette spécialité s’est vue octroyer un prix, ainsi que son inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des col ectivités et divers services publics.

Le 26 avril 2022, la société ZENTIVA FRANCE a procédé à une déclaration de commercialisation de cette spécialité.

Autorisées par ordonnance du 18 mai 2022, les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA ont, par exploit d’huissier du 19 mai 2022, fait assigner d’heure à heure la société ZENTIVA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 20 mai 2022, aux fins d’obtenir la cessation de l’atteinte à leurs droits.

Les conseils des parties ont été entendus à l’audience du 11 juil et 2022.

Aux termes de leurs conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience, et développées oralement, les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA demandent au juge des référés de :

Vu les articles 485, 493, 834 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 613-1, L. 613-3, L. 614-9, L. 615-1, L. 615-3, L. 615- 4, L. 615-5-2 et L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu la demande de brevet européen désignant la France n°2 959 894 ;

À titre principal :

DIRE ET JUGER les demandes des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS recevables et bien fondées ;

DIRE ET JUGER que la spécialité générique « FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, capsule » reproduit la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894, de sorte que la contrefaçon des droits de NOVARTIS AG n’est pas sérieusement contestable ;

DIRE ET JUGER que la commercialisation il icite des spécialités génériques « FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, capsule » constitue un acte de concurrence déloyale à l’encontre de NOVARTIS PHARMA SAS ;

INTERDIRE à la société ZENTIVA FRANCE jusqu’au 25 juin 2027 inclus de fabriquer, importer, exporter, transborder, offrir en vente, mettre sur le marché, utiliser et détenir aux fins précitées, des compositions pharmaceutiques reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n°2 959 894, sous astreinte de 1.000 € (MILLE EUROS) par comprimé fabriqué, importé, exporté, transbordé, offert en vente, commercialisé, utilisé ou détenu, quel e que soit sa forme de conditionnement, à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir;

ORDONNER à la société ZENTIVA FRANCE de rappeler et/ou de retirer des réseaux de distribution, y compris auprès des pharmacies, toute composition pharmaceutique fabriquée, importée, exportée, transbordée, offerte en vente, utilisée et détenue aux fins précitées, reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par comprimé non rappelé ou non retiré des réseaux de distribution, à compter d’un délai de 48 heures suivant la date de la signification de la décision à intervenir ;

AUTORISER les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS à demander que toute composition pharmaceutique reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894 soit remise à tout huissier de leur choix, aux seuls frais de ZENTIVA FRANCE, afin d’empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux et la poursuite d’actes de contrefaçon et par conséquent de : o autoriser les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS à faire procéder par tout huissier instrumentaire de son choix, à la saisie réel e de toute composition pharmaceutique reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

européen n° 2 959 894 dans les locaux de ZENTIVA FRANCE et en tous endroits dans lesquels les opérations révèleraient la présence de produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier en tout lieu de stockage approprié ; o autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un officier de police ou de tout représentant de la force publique qui pourra procéder même en dehors de sa circonscription, et de tout expert du choix des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS, autres que les subordonnés des Demanderesses ; o autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister par un serrurier, par un informaticien et par toute personne de son étude ; o autoriser l’huissier instrumentaire à poursuivre, en cas de besoin, ses opérations au-delà de la fin du premier jour ; dans ce cas, autoriser l’huissier instrumentaire à apposer les scel és sur les produits pertinents et, d’une façon générale, à apposer tous scel és ou autres moyens dans le but de préserver, sauvegarder et conserver toute composition pharmaceutique reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894 à saisir dans les lieux de la saisie; o autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister par un manutentionnaire, embal eur et conducteur pour le transport des produits saisis et autoriser l’huissier instrumentaire à apporter tout moyen de transporter sur les lieux de la saisie;

ORDONNER à la société ZENTIVA FRANCE, sous astreinte de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, à communiquer tous documents ou informations détenus par la société ZENTIVA FRANCE afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894, et notamment (i) les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, (i ) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et (i i) le prix, la marge et autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisants, y compris le prix de vente et le prix d’achat de ces produits ;

— À titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que la spécialité générique « FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, capsule » reproduit la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894, de sorte que la contrefaçon des droits de NOVARTIS AG n’est pas sérieusement contestable ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DIRE ET JUGER que la commercialisation il icite des spécialités génériques « FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, capsule » constitue un acte de concurrence déloyale à l’encontre de NOVARTIS PHARMA SAS ;

INTERDIRE à la société ZENTIVA FRANCE jusqu’au 25 juin 2027 inclus de fabriquer, importer, exporter, transborder, offrir en vente, mettre sur le marché, utiliser et détenir aux fins précitées, des compositions pharmaceutiques reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894, sous astreinte de 1.000 € (MILLE EUROS) par comprimé fabriqué, importé, exporté, transbordé, offert en vente, commercialisé, utilisé ou détenu, quel e que soit sa forme de conditionnement, à compter de la date de publication de la délivrance du brevet européen n° 2 959 894 ;

ORDONNER à la société ZENTIVA FRANCE de rappeler et/ou de retirer des réseaux de distribution, y compris auprès des pharmacies, toute composition pharmaceutique fabriquée, importée, exportée, transbordée, offerte en vente, utilisée et détenue aux fins précitées, reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par comprimé non rappelé ou non retiré des réseaux de distribution, à compter d’un délai de 48 heures suivant la date de publication de la délivrance du brevet européen n° 2 959 894 ;

AUTORISER les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS, à compter de la date de publication de la délivrance du brevet européen n° 2 959 894, à demander que toute composition pharmaceutique reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894 soit remise à tout huissier de leur choix, aux seuls frais de ZENTIVA FRANCE, afin d’empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux et la poursuite d’actes de contrefaçon et par conséquent de : o autoriser les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS à faire procéder par tout huissier instrumentaire de son choix, à la saisie réel e de toute composition pharmaceutique reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894 dans les locaux de ZENTIVA FRANCE et en tous endroits dans lesquels les opérations révèleraient la présence de produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier en tout lieu de stockage approprié ; o autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un officier de police ou de tout représentant de la force publique qui pourra procéder même en dehors de sa circonscription, et de tout expert du choix des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS, autres que les subordonnés des Demanderesses ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

o autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister par un serrurier, par un informaticien et par toute personne de son étude ; o autoriser l’huissier instrumentaire à poursuivre, en cas de besoin, ses opérations au-delà de la fin du premier jour ; dans ce cas, autoriser l’huissier instrumentaire à apposer les scel és sur les produits pertinents et, d’une façon générale, à apposer tous scel és ou autres moyens dans le but de préserver, sauvegarder et conserver toute composition pharmaceutique reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 2 959 894 à saisir dans les lieux de la saisie; o autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister par un manutentionnaire, embal eur et conducteur pour le transport des produits saisis et autoriser l’huissier instrumentaire à apporter tout moyen de transporter sur les lieux de la saisie.

ORDONNER à la société ZENTIVA FRANCE, sous astreinte de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de publication de la délivrance du brevet européen n° 2 959 894, à communiquer tous documents ou informations détenus par la société ZENTIVA FRANCE afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant la revendication 1 de la demande de brevet européen n°2 959 894, et notamment (i) les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, (i ) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et (i i) le prix, la marge et autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisants, y compris le prix de vente et le prix d’achat de ces produits ;

En tout état de cause :

DIRE que le Président sera compétent pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes qu’il a fixées ;

DÉBOUTER la société ZENTIVA FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société ZENTIVA FRANCE à payer aux sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS la somme de 200.000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;

CONDAMNER la société ZENTIVA FRANCE aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par M^e Laëtitia BENARD, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.

RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience et développées oralement, la société ZENTIVA FRANCE demande au juge des référés de :

Vu le Code de la propriété intel ectuel e, en particulier le Livre VI,

Vu la Convention sur le Brevet européen du 5 octobre 1973,

Vu la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intel ectuel e,

Vu l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Vu les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000,

Vu l’Accord sur les aspects des droits de propriété intel ectuel e qui touchent au commerce du 15 avril 1994,

Vu les articles 31, 122, 378, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles L.153-1 et suivants du Code de commerce,

— DIRE ET JUGER la société Zentiva France recevable et bien fondée dans ses demandes et y faisant droit ;

A titre principal :

— DIRE ET JUGER que la société Novartis AG est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande EP 2 959 894 A1 n’étant pas délivrée ;

— CONSTATER que les demandes de la société Novartis Pharma SAS sont exclusivement fondées sur une prétendue contrefaçon de la demande EP 2 959 894 A1 ;

— DEBOUTER, en conséquence, les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

A titre subsidiaire :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé, les conditions de l’article L.615-3 du Code de la propriété intel ectuel e, de l’article 834 du Code de procédure civile ou de l’article 835 du Code de procédure civile n’étant pas réunies en l’espèce ;

— DEBOUTER, en conséquence, les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

A titre plus subsidiaire :

— PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de la publication de la délivrance de la demande EP 2 959 894 A1, le cas échéant ;

— DIRE que l’affaire sera rétablie à la demande de la plus diligente des parties une fois la publication de la délivrance de la demande EP 2 959 894 A1 intervenue, le cas échéant, afin de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour que les parties puissent présenter leurs arguments sur le texte du brevet tel que délivré ;

En tout état de cause :

— CONDAMNER in solidum les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS à verser à la société Zentiva France à titre de provision la somme de 500 000 Euros à valoir sur le préjudice subi par la société Zentiva France en raison du comportement abusif des sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS ;

— ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS, sous la forme d’un document de type PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil de leur site internet, le titre du lien étant, en version française ou anglaise, dans la langue appropriée : “ Les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes d’interdiction de la spécialité Fingolimod Zentiva et condamnés à verser à Zentiva France la somme de 500 000 Euros de dommages et intérêts pour comportement abusif », dans une police de tail e 20 pendant au moins 6 mois, sous astreinte de 10 000 Euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance”;

— ORDONNER également la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux sectoriels et/ou publications nationales au choix de la société Zentiva France aux frais exclusifs des sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS dans la limite de 10 000 Euros HT par insertion, augmentés de la TVA en vigueur ;

— DIRE ET JUGER, s’il était fait droit aux mesures sol icitées au titre du droit d’information, que la communication des informations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

s’effectuera dans le cadre d’un cercle de confidentialité et selon les dispositions de l’article L. 153-1 du Code de commerce ;

— DIRE qu’en cas de condamnation de la société Zentiva France les effets de la décision cesseront dès que (i) la Division d’examen rejettera la demande EP’894 ou que (i ) la Division d’opposition ou la Chambre de recours révoquera le brevet européen EP 2 959 894 B1 ou le maintiendra sous une forme modifiée ou que (i i) le Tribunal judiciaire ou la Cour d’appel de Paris prononcera la nul ité du brevet EP 2 959 894 B1 ou que (iv) le Tribunal judiciaire ou la Cour d’appel de Paris rejettera une demande d’interdiction provisoire dans une affaire parallèle ;

— CONDAMNER in solidum les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS à verser à la société Zentiva France la somme de deux cent cinquante mil e (250 000) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER in solidum les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma SAS aux entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Gougé, PINSENT MASONS LLP.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Sur la recevabilité des demandes de la société NOVARTIS AG :

La société ZENTIVA FRANCE fait valoir que l’action prévue à l’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e est réservée au titulaire d’un brevet délivré, faisant uniquement référence à une atteinte à “un titre”, et non à une demande de brevet européen. El e indique que l’article L.614-9, dont l’objet est de définir les droits conférés par une demande de brevet européen, vise uniquement l’action en contrefaçon et la saisie-contrefaçon, mais pas les mesures provisoires de l’article L.615-3, qui est clairement exclu par le législateur. La société ZENTIVA FRANCE rappel e que la jurisprudence n’admet pas la recevabilité d’une demande sur le fondement de l’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e sur la base d’une demande de brevet européen. El e ajoute que la quasi-totalité des décisions rendues dans des procédures paral èles à l’étranger ont considéré que les demandes d’interdiction provisoire sol icitées sur le fondement de la demande de brevet EP’894 n’étaient pas recevables, à défaut de brevet délivré. La société ZENTIVA FRANCE expose qu’il n’est aucunement certain que le brevet, objet de la demande EP’894, soit délivré, tandis que la teneur de la description va évoluer devant le division d’examen de l’OEB, pouvant donner lieu à de nouveaux motifs de rejet ou de nul ité, étant précisé que, le 30 juin 2022, la société NOVARTIS AG a de nouveau modifié la description de sa demande de brevet, tout en se fondant, dans la présente instance, sur la précédente version de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

description. El e soutient qu’el e n’a pas à ce jour connaissance de la version définitive de la demande EP’894, raison pour laquel e l’article L.614-9 du code de la propriété intel ectuel e exclut les mesures exorbitantes de droit commun de l’article L.615-3, lesquel es ne peuvent être ordonnées sur la base d’un texte non définitif et sans que le défendeur soit en mesure de se prévaloir de l’ensemble des arguments de nul ité susceptibles d’affecter le brevet futur, ni d’ail eurs de former une opposition ou engager une action en nul ité au fond.

La société ZENTIVA FRANCE conclut que la société NOVARTIS AG n’a pas qualité à agir et que ses demandes sont donc irrecevables, tandis que, dans la mesure où les demandes de la société NOVARTIS PHARMA en concurrence déloyale sont exclusivement fondées sur une prétendue contrefaçon de la demande du brevet EP’894, cel es- ci doivent être rejetées.

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA répliquent que le titulaire d’une demande de brevet est sans contestation possible en droit d’intenter l’action en contrefaçon tel e que prévue par l’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e, la société NOVARTIS AG étant “une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon” au sens de ce texte. El es font valoir que l’article L.615-3, dans sa rédaction modifiée par la loi 2007-1544, ne fait plus référence à la notion de brevet, adoptant une position plus large, tandis que les articles L.613-3 et L.615-4 permettent au titulaire d’une demande de brevet d’engager une action en contrefaçon sur ce fondement, étant précisé que l’article 67 CBE ne distingue pas les demandes de brevet européen et de brevet national, indiquant, au regard de l’article 64 CBE qu’à compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande, la protection prévue à l’article 64.

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA font valoir que le libel é des revendications a été validé par la chambre des recours de l’OEB et ne sera pas modifié avant la délivrance du brevet, tandis que la société NOVARTIS AG ne retirera pas une demande qui est déjà certaine d’être délivrée et que les parties ont conclu au regard de la description de la demande de brevet EP’894 tel e que délivrée. El es ajoutent, enfin, que la recevabilité des demandes de la société NOVARTIS AG a été reconnue, non seulement en France, dans l’ordonnance de référé du 3 juin 2022, mais également en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une éventuel e procédure d’opposition ou action en nul ité pour que le titulaire de la demande de brevet puisse faire valoir ses droits.

Sur ce :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société NOVARTIS AG fonde ses demandes d’interdiction provisoire sur une demande de brevet européen publiée dont el e est titulaire, mais n’ayant pas encore donné lieu à la délivrance du brevet, sur le fondement des dispositions de l’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e.

Ce texte dispose, en son alinéa 1er, que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

Les sociétés demanderesses rappel ent, à juste titre, que, dans sa version en vigueur avant la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007, l’article L.615-3 réservait expressément l’action en interdiction provisoire au seul titulaire d’un brevet : “lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté”, et que cette précision a disparu dans les rédactions postérieures de ce texte.

Par ail eurs, si l’article L.615-3 a pour objet d’assurer la prévention d’une “atteinte imminente aux droits conférés par le titre”, il ne prévoit aucunement que le “titre” doit s’entendre obligatoirement d’un brevet délivré.

Aussi, il apparaît que, dans sa rédaction actuel e applicable au litige, l’article L.615-3 n’interdit pas au titulaire d’une demande publiée d’un brevet non encore délivré à agir en référé en cessation des atteintes aux droits conférés par cette demande.

Par ail eurs, la délivrance du brevet, objet de la demande EP’894, est certaine.

A cet égard, il est rappelé que la chambre de recours de l’OEB a, par décision du 11 février 2022, annulé la décision de la division d’opposition du 2 novembre 2020 et renvoyé l’instruction de cette demande devant la division d’examen avec ordre de délivrer un brevet sur la base de la revendication unique de la requête principale déposée le 18 novembre 2019 qui sous-tend la décision attaquée et resoumise avec l’exposé des motifs du recours, ainsi qu’une description à adapter à cel e-ci. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il est relevé que les directives relatives à l’examen pratiqué par l’OEB prévoient, partie E, chapitre XII, au point 9.2, que, dans ce cas, l’affaire est réglée et la division ne peut plus modifier les revendications, tandis que lorsque le texte de la description est mis en accord avec le texte des revendications arrêté par la chambre de recours, les demandeurs et les titulaires de brevet devraient limiter les corrections au strict nécessaire, les textes entièrement retapés ne doivent normalement pas être acceptés.

Enfin, au soutien de ses demandes, la société NOVARTIS AG ne se prévaut que de la description de la demande tel e que publiée, et le juge des référés ne pourra donc que se fonder sur cette description pour apprécier le sérieux des moyens invoqués par la société ZENTIVA FRANCE de nature à établir que la revendication opposée serait manifestement dénuée de validité.

L’objet du brevet étant certain, tandis que sa délivrance est imminente, la société ZENTIVA FRANCE ne caractérise aucunement que la société NOVARTIS AG serait irrecevable en ses demandes, étant rappelé que l’éventualité d’une action en nul ité lorsque le brevet sera délivré ne saurait contraindre un titulaire de droits à ne pas chercher à protéger son invention.

Aussi, il ne saurait être dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur la proportionnalité des mesures :

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA font valoir que le lancement prématuré des spécialités génériques tel es que la spécialité fingolimod de ZENTIVA FRANCE leur cause des préjudices directs et indirects considérables que seul le prononcé de mesures d’interdiction provisoire pourrait atténuer.

El es rappel ent que les laboratoires princeps supportent des coûts de recherche et développement extrêmement élevés, de la découverte d’une molécule jusqu’à sa commercialisation publique tandis que les laboratoires génériques n’ont pas à entreprendre une tel e activité, ceux-ci pouvant se référer aux résultats des études précliniques et cliniques conduites par NOVARTIS en démontrant seulement que son médicament, est bio équivalent. El es soulignent qu’il est communément admis que la mise sur le marché de médicaments génériques entraîne nécessairement une perte massive de parts de marché et de chiffre d’affaires pour le titulaire de la spécialité de référence, le pharmacien étant autorisé à substituer cette spécialité par une spécialité générique, par application de l’article L.5125-23 du code de la santé publique, dès lors que la spécialité générique est inscrite au répertoire des groupes génériques après la délivrance de son autorisation de mise sur le marché. Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA ajoutent que le pharmacien sera fortement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

incité à substituer un médicament générique d’un prix inférieur de 53% au princeps, étant précisé que les spécialités génériques atteignent 60% de parts de marché moins d’un an après leurs première commercialisation et 80% sous trois ans, ce chiffre étant plus élevé pour les traitements à vie, comme le GILENYA®, qui est le troisième médicament le plus vendu par NOVARTIS, représentant en France en 2021 des ventes de 153.750.010 euros. Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA font valoir qu’el es ont déjà perdu près de 45% de parts de marché sur les ventes de la spécialité GILENYA® après le lancement des premières spécialités génériques de ZENTIVA FRANCE et MYLAN, le prix de vente de son médicament ayant baissé de 20%. El es soutiennent qu’el es ont subi des pertes considérables et inquantifiables du fait d’une guerre des prix et une accélération des pertes de parts de marché, notamment à l’étranger, la société NOVARTIS AG, qui ne dépose pas de manière abusive des demandes de brevets, se trouvant dépourvue d’un juste retour sur investissements, ce qui constitue un frein à l’innovation. Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA font valoir que la société ZENTIVA FRANCE va bénéficier d’un effet tremplin, lui permettant d’acquérir il également un avantage concurrentiel en entrant sur le marché prématurément avant l’expiration du brevet. El es concluent que la balance des intérêts commande de faire droit aux mesures provisoires sol icitées.

La société ZENTIVA FRANCE réplique que le demandeur à des mesures d’interdiction doit démontrer le risque d’un préjudice irréparable, qui ne sera pas réparé de façon adéquate par l’al ocation de dommages-intérêts.

La société ZENTIVA FRANCE soutient que la société NOVARTIS AG a artificiel ement usé du mécanisme des demandes divisionnaires, ce qui caractérise une stratégie anticoncurrentiel e et abusive de la société NOVARTIS AG tendant à faire perdurer l’il usion d’un monopole sur le fingolimod dans le traitement de la SEP-RR. La société ZENTIVA FRANCE souligne que la société NOVARTIS a attendu 10 ans pour revendiquer un dosage de 0,5 mg pour cette pathologie. La société ZENTIVA FRANCE estime qu’un tel comportement lui est préjudiciable, ainsi qu’aux autres entreprises sur le marché des médicaments génériques, lui causant un préjudice irréparable, dès lors qu’el e a consenti des investissements très importants pour le lancement du générique, qui avait été développé avant même que la société NOVARTIS AG revendique un quelconque dosage de fingolimod. El e fait valoir que la mesure d’interdiction sol icitée lui ferait irrémédiablement perdre son avantage de premier entré sur le marché du générique du fingolimod 0,5 mg.

La société ZENTIVA FRANCE fait valoir que les préjudices al égués ne sont pas établis et qu’en toute hypothèse, le préjudice éventuel ement subi pourra être intégralement réparé par l’al ocation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de dommages-intérêts, les gains manqués pouvant aisément être évalués sur la base des ventes du fingolimod ZENTIVA, qui seront connues et publiques.

El e conclut donc qu’au regard des intérêts en présence et compte tenu du caractère irréversible du préjudice qu’el e subirait du fait de mesures d’interdiction, les demandes formées à son encontre sont manifestement disproportionnées.

Sur ce

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, el e peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. El e peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’el e ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Selon le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intel ectuel e, dont les dispositions précitées constituent la transposition, “Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.”

Il en résulte que, saisi de demandes présentées au visa de l’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e, le juge des référés doit évaluer la proportion entre les mesures sol icitées et l’atteinte al éguée par les demanderesses.

En l’espèce, il est rappelé que la société ZENTIVA FRANCE a obtenu, le 8 décembre 2020, une autorisation de mise sur le marché de la spécialité “FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, gélule”.

Par décision du 6 août 2021, cette spécialité a été inscrite au Répertoire des groupes génériques.

Selon avis publié au JO le 26 avril 2022, la spécialité “FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, gélule” s’est vue octroyer un prix, tandis que la déclaration de commercialisation des plaquettes 28 gélules de cette spécialité est intervenue le 26 avril 2022.

Enfin, les données GERS arrêtées au 21 juin 2022 indiquent que 660 boîtes de 28 gélules de la spécialité “FINGOLIMOD ZENTIVA 0,5 mg, gélule” ont déjà été vendues depuis le 2 mai 2022.

Compte tenu de la nature de l’atteinte al éguée du fait de l’introduction d’un médicament générique par la défenderesse portant atteinte au monopole conféré par la demande de brevet EP’894, ce qui a pour effet de faire subir au titulaire de droits et à l’exploitant de la spécialisée protégée des pertes de parts de marché conséquentes, la mesure d’interdiction sol icitée apparaît proportionnée, le juge des référés n’ayant pas, dans le cadre de cette analyse, à prendre en considération les conditions de délivrance du titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’apparence de validité de la demande de brevet :

Saisi de demandes présentées au visa de l’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e, le juge des référés doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque cel es-ci portent sur la validité du titre lui-même. Il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation.

Présentation de la demande de brevet EP’894:

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie dégénérative à médiation immunitaire du système nerveux central entraînant un déclin progressif des fonctions motrices et sensoriel es et une invalidité permanente.

La SEP est une maladie démyélinisante chronique du système nerveux central, détériorant la myéline (gaine qui se forme autour des nerfs, du cerveau et de la moel e épinière).

La SEP se caractérise par des lésions du système nerveux central causées par une réaction inflammatoire, entraînées par les réponses de cel ules immunitaires, notamment les lymphocytes T activés qui pénètrent dans le système nerveux central par les vaisseaux sanguins qui libèrent des médiateurs inflammatoires qui endommagent la myéline, les nerfs et les cel ules qui produisent la myéline.

Ces lésions, ou plaques sclérotiques, entraînent une variété de symptômes ayant un impact significatif sur la qualité de vie des patients.

Maladie chronique, el e évolue, dans 85% des formes initiales, en deux phases :

— la première, sous forme de poussées, avec l’apparition de symptômes transitoires,

— la seconde, généralement entre 10 à 20 ans après le début de la maladie, sous forme d’instal ation continue des symptômes résiduels permanents conduisant à un handicap fonctionnel cognitif ou moteur.

El e provoque des perturbations motrices, sensitives, cognitives, visuel es ou encore sphinctériennes.

La sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), forme la plus fréquente de la maladie, est caractérisée par des épisodes d’apparition de nouveaux signes ou symptômes ou d’aggravation de signes ou symptômes existants (poussées), suivis par des périodes de rétablissement (rémission).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La récurrence des poussées est très variable d’un patient à l’autre.

En l’absence de traitement curatif de la SEP-RR, un des principaux objectifs poursuivi est de ralentir la fréquence des poussées et la progression de la maladie et ses effets invalidants.

Le fingolimod ou FTY720 est un composé correspondant à la formule “2-amino-2-[2-(4-octylphényl)éthyl]propane-1,3-diol” ou “FTY720".

Il s’agit de l’un des premiers modulateur des récepteurs de la sphingosine 1-phosphate (S1P).

Cette molécule a été synthétisée pour la première fois en 1992 et a fait l’objet d’une demande internationale de brevet PCT n° 94/08943 par la société YOSHITOMI PHARMACEUTICAL qui a conduit à la délivrance d’un brevet européen n° 0 627 406 70 le 28 octobre 1998. Ce brevet a expiré le 18 octobre 2013 et a fait l’objet d’un certificat complémentaire de protection n° 11C0021 71 ayant pris effet jusqu’au 18 octobre 2018.

Le fingolimod a été initialement développé pour la prévention des rejets après une transplantation rénale, le mécanisme de rejet résultant d’une réponse immunitaire, tandis que les études de transplantation ont suggéré que le mécanisme d’action du fingolimod était la suppression des lymphocytes qui ne peuvent plus circuler vers le système nerveux central, étant piégés dans les ganglions lymphatiques.

La demande de brevet EP’894 intitulée “Modulateurs du récepteur S1P pour traiter la sclérose en plaques” indique qu’el e concerne l’utilisation d’un modulateur du récepteur de la S1P dans le traitement ou la prévention de la néoangiogenèse associée à une maladie démyélinisante, par ex. la sclérose en plaques [0001].

La description [0016] indique qu’un composé préféré est le FTY720 ou 2-amino-2tétradecyl-1,3-propanediol.

La demande de brevet indique que le traitement de la sclérose en plaques n’est que partiel ement efficace et n’offre dans la plupart des cas qu’un court différé de progression de la maladie malgré un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur et qu’il existe un besoin de substances qui soient efficaces dans l’inhibition ou le traitement de maladies démyélinisantes, comme la sclérose en plaques ou le syndrome de Guil ain-Barré, y compris la réduction, l’atténuation, la stabilisation ou le soulagement des symptômes qui affectent l’organisme [0023].

Rappelant que les lésions des maladies démyélinisantes pouvaient avoir une composante vasculaire importante et qu’un lien solide avait récemment été établi entre l’inflammation chronique et l’angiogenèse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

(processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants), la description indique que la néovascularisation (formation de nouveaux réseaux microvasculaires) semble avoir un rôle important dans la progression de la maladie [0024] et qu’on a maintenant découvert que les modulateurs des récepteurs de la S1P ont un effet inhibiteur sur la néoangiogenèse (formation de nouveaux vaisseaux sanguins),associée aux maladies démyélinisantes, comme la sclérose en plaques [0025].

En particulier, les modulateurs de récepteur de la S1P tels que décrits, par exemple le FTY720, sont utiles pour le traitement de la SEP-PP, leur utilité dans la prévention et le traitement de la néoangiogenèse associée à une maladie démyélinisante étant mise en évidence par des méthodes d’essais sur des animaux ainsi que dans des essais cliniques [0030].

Dans un essai sur des rats, un moduleur du récepteur de la S1P, par exemple le composé A, bloque de manière significative la néoangiogenèse associée à la maladie lorsqu’il est administré aux animaux à une dose de 0,1 à 20 mg/kg. Par exemple, le composé A, sous forme de sel de chlorhydrate, bloque complément l’angiogenèse associée à la maladie et inhibe complètement les poussées lorsqu’il est administré par voie orale quotidiennement à une dose de 0,3 mg/kg. Le même effet est obtenu lorsque le composé, sous forme de sel de chlorhydrate, est administré oralement à 0,3 mg/kg tous les 2 ou 3 jours ou une fois par semaine [0032].

La description décrit ensuite un essai prophétique sur les humains par l’administration d’un agoniste des récepteurs de la S1P, sur 20 patients atteints de SEP-RR par voie orale à une dose quotidienne de 0,5- 1,25 ou 2,5 mg, les dosages quotidiens variant en fonction du composé utilisé, de l’hôte, du mode d’administration ou de la gravité de l’état à traiter [0032].

La revendication 1 de la demande de brevet EP’894, correspondant à la requête principale déposée par la société NOVARTIS AG le 18 novembre 2019 tel e qu’adoptée par la chambre de recours de l’OEB, est rédigée comme suit :

« Un modulateur du récepteur S1P pour une utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente, par administration orale d’une dose quotidienne de 0,5 mg, le modulateur du récepteur S1P étant le 2-amino-2-[2-(4-octylphényl)éthyl]propane- 1,3-diol sous forme libre ou sous une forme de sel pharmaceutiquement acceptable.»

Il s’agit donc d’une demande de brevet de seconde application thérapeutique portant sur l’utilisation d’une dose quotidienne de 0,5 mg de fingolimod afin de ralentir l’évolution de la SEP-RR.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’homme du métier :

L’homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème technique que se propose de résoudre l’invention.

Le problème technique de l’invention couverte par la revendication 1 de la demande de brevet EP’894 est la recherche d’un traitement efficace contre la SEP-RR par l’utilisation d’un modulateur du récepteur S1P tel que le fingolimod. Il y a lieu de définir l’homme du métier comme une équipe comprenant un pharmacologiste ayant des compétences en pharmacocinétique et pharmacodynamie et dans la formulation des médicaments, et un médecin ayant une expérience significative de la SEP.

Sur l’extension de l’objet de la demande EP’894 au-delà du contenu de la demande initiale :

La société ZENTIVA FRANCE fait valoir que les caractéristiques de la revendication 1 modifiée de la demande EP’894, à savoir un dosage oral quotidien de 0,5 mg de fingolimod pour le traitement de la SEP- RR, ne se déduisent pas directement et sans ambiguïté du contenu de la demande de brevet initiale WO 419 ou de la demande EP’894 tel e que déposée, ces demandes portant sur une invention différente de la demande EP’894 tel e que modifiée, à savoir l’utilisation d’un modulateur du récepteur de la S1P dans le traitement de l’angiogenèse associée aux maladies démyélinisantes, et ne portaient pas sur un dosage de fingolimod dans le traitement de la SEP-RR. La société ZENTIVA France considère donc que l’objet de la demande EP’894 s’étend donc au-delà de ce qui avait été initialement divulgué dans la demande WO 419 ou dans la demande EP’894 tel e que déposée.

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA répliquent que l’objet de la demande de brevet, à savoir l’utilisation du fingolimod à un dosage quotidien de 0,5 mg dans le traitement de la SEP-RR, est divulgué dans la demande internationale WO 419.

Sur ce :

Selon l’article 138 CBE (Convention sur le brevet européen), sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvel e demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure tel e qu’el e a été déposée.

L’article 123 CBE dispose que la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

s’étende au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée, étant rappelé que l’article 76 impose que toute demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure tel e qu’elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.

Il est relevé que la demande internationale n°2008/000419 (WO 419), déposée le 25 juin 2007, porte sur l’utilisation des modulateurs du récepteur S1P pour traiter la sclérose en plaques. El e enseigne de manière explicite que le FTY720 (fingolimod) est utile pour le traitement de la SEP-RR et divulgue notamment un essai clinique prophétique portant à l’évidence sur le fingolimod (composé A identifié dans la demande de brevet comme cette substance), où 20 patients atteints de SEP-RR reçoivent ce composé, à trois doses différentes, dont une dose quotidienne de 0,5 mg.

Par conséquent, il apparaît que la revendication 1 de la demande de brevet EP’894 tel e que modifiée ne s’étend pas au-delà de la demande parente WO 419. El e ne s’étend pas plus au-delà de la demande de brevet EP’894, sa description divulguant également l’utilisation du fingolimod à un dosage quotidien de 0,5 mg pour le traitement de la SEP-RR.

Sur la date de priorité de la demande EP’894 :

La société ZENTIVA FRANCE soutient que la demande de brevet EP’894 ne peut valablement revendiquer la priorité de la demande GB20060012721 et que la date pertinente pour apprécier la validité de la demande EP’894 est le 25 juin 2007, date de dépôt de la demande WO 419.

A cet égard, el e fait valoir qu’un brevet ne peut revendiquer une priorité que s’ils portent sur la même invention et si l’ensemble des caractéristiques de la demande seconde se déduit directement et sans ambiguïté de la demande prioritaire. La société ZENTIVA FRANCE soutient que la demande GB20060012721 et la demande internationale WO 419 sont rédigées en des termes identiques et que la demande GB20060012721 ne présente donc aucun support pour l’objet de la revendication 1 modifiée de la demande de brevet EP’894.

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA répliquent que les caractéristiques de la revendication 1 de la demande EP’894 sont indiscutablement divulguées dans la demande WO 419 tel e que déposée (et donc dans la demande de priorité GB20060012721), de sorte que le moyen opposé en défense n’est pas pertinent.

Sur ce :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’article 88 CBE relatif à la revendication de priorité dispose que (3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

(4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments. Or, la société ZENTIVA FRANCE reconnaît que la demande internationale WO 419 est rédigée en des termes identiques à la demande de brevet GB20060012721 du 27 juin 2006 désignée comme priorité.

La demande internationale WO 419 divulguant manifestement les caractéristiques de la revendication 1 de la demande de brevet EP’894, les sociétés NOVARIS AG et NOVARTIS PHARMA apparaissent fondées à revendiquer la date du 27 juin 2006 comme priorité de cette demande de brevet, de sorte que les documents postérieurs à cette date ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la validité apparente de la revendication 1 modifiée de cette demande.

Sur la suffisance de description :

La société ZENTIVA FRANCE fait valoir que la description de la demande EP’894 ne mentionne à aucun moment quels seraient l’effet technique et la contribution technique du dosage de 0,5 mg revendiqué. El e indique qu’il ne découle pas directement et sans ambiguïté de la description que l’effet technique de la dose de 0,5 mg revendiquée sera au moins aussi efficace qu’une dose de 1,25 mg, la demande EP’894 ne divulguant aucune donnée permettant à l’homme du métier de comprendre que l’efficacité du dosage de 0,5 mg a été vérifiée et existe de façon plausible, NOVARTIS ne disposant pas, lors du dépôt, des résultats des études de phase III relatives à ce dosage. La société ZENTIVA FRANCE souligne que la description ne mentionne à aucun moment la recherche d’un dosage approprié de fingolimod pour le traitement de la SEP-RR et que, s’il est fait mention d’un essai sur le modèle EAE chez le rat, il n’est pas évident dans la description que cet essai a effectivement été réalisé ou s’il s’agit d’un essai prophétique, le modèle EAE étant utilisé pour prédire seulement l’efficacité d’un composé et non d’un dosage chez l’homme, et qu’en toute hypothèse, il n’est pas possible de procéder à des extrapolations à partir des doses utilisées chez le rat pour aboutir à un dosage de 0,5 mg chez l’homme. La société ZENTIVA FRANCE ajoute que la brève description d’un essai prophétique (non réalisé) chez l’homme ne rend pas plus plausible l’effet technique revendiqué, puisqu’aucun Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

résultat n’est divulgué. La société ZENTIVA FRANCE conclut que la demande de brevet EP’894 est insuffisamment décrite.

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA répliquent que la demande de brevet est suffisamment décrite. El es rappel ent qu’à la date de priorité de la demande de brevet, l’effet du fingolimod chez les patients atteints de SEP-RR avait été mis en évidence, notamment dans la présentation de NOVARTIS et le communiqué de 2006. El es mentionnent que la demande de brevet EP’894 divulgue pour la première fois des tests in vivo chez le rat démontrant l’efficacité de faibles doses de fingolimod pour bloquer l’angiogenèse associée à la SEP-RR et prévenir les poussées chez les sujets testés, ces tests n’étant pas théoriques. Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA soutiennent qu’à la lecture de la demande de brevet et au regard des essais faits chez le rat, l’homme du métier aurait considéré comme plausible que la dose quotidienne de 0,5 mg de fingolimod aurait chez l’homme une efficacité similaire à la dose efficace la plus faible connue de 1,25 mg, de sorte que la demande de brevet EP’894 est suffisamment décrite.

Sur ce :

En application du paragraphe 1 de l’article 138 CBE, sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

Selon l’article 83 CBE, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2017 (n° de pourvoi 15-19.726) a décidé que “lorsqu’une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition, l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l’exigence de suffisance de description, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, de manière que l’homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique”.

Aussi, il y a lieu de retenir que la condition de suffisance de description est satisfaite si la demande de brevet comporte les indications et applications thérapeutiques, ainsi que les recherches effectivement réalisées rendant plausible l’existence d’un effet pharmaceutique de l’invention, lequel n’a pas à être prouvé à la date du dépôt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En l’espèce, si la société ZENTIVA FRANCE oppose que la demande de brevet EP’894 a été initialement déposée pour l’utilisation d’un modulateur du récepteur de la S1P pour le traitement ou la prévention d’une néoangiogenèse associée à une maladie démyélinisante, il est rappelé que ce document envisage plus particulièrement le cas de l’utilisation de ce ce type de composés pour le traitement de la SEP- RR, la description indiquant que ces produits ont un effet inhibiteur sur la néoangiogenèse associée à cette maladie [0025].

La demande de brevet identifie le FTY720 (ou fingolimod) comme utile dans le traitement de cette pathologie [0029].

El e décrit ensuite un essai un vivo pratiqué sur des rats chez lesquels une encéphalomyélite auto-immune expérimentale (EAE) a été induite.

L’homme du métier savait que le modèle d’EAE est l’un des modèles animaux le plus largement utilisé dans la SEP imitant un certain nombre des caractéristiques pathologiques de la maladie (document T 2006).

La société ZENTIVA FRANCE fait valoir que rien n’établit que l’essai décrit dans la demande de brevet aurait effectivement eu lieu et qu’il pouvait s’agir d’un essai purement théorique.

Cependant, les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA justifient que les données présentées sont étayées par un rapport expérimental des inventeurs, MM. P H et C S, qui, s’il a été publié le 12 mai 2009, décrit des expériences effectuées sur les rats durant l’automne 2015 et mentionne des résultats identiques à ceux présentés dans la demande de brevet.

Aussi, la réalité de l’essai décrit dans la demande de brevet n’est pas contestable.

La demande de brevet indique que, dans cet essai, le fingolimod bloquait de manière significative chez les rats présentant une EAE la néoangiogenèse associée à la maladie lorsqu’il était administré oralement aux animaux à une dose de 0,1 à 20 mg/kg ; il bloquait complètement l’angiogenèse et inhibait complètement les poussées lorsqu’il était administré par voie orale quotidiennement à une dose de 0,3 mg/kg, ce même effet étant obtenu lorsque le fingolimod était administré oralement à 0,3 mg/kg tous les deux ou trois jours ou une fois par semaine.

L’homme du métier savait qu’à la date de priorité, une prise unique quotidienne de 1,25 mg de fingolimod était efficace chez les patients atteints de SEP-RR, lesquels ont connu, à ce dosage, une réduction de leur taux de rechute durant l’étude de phase II à 18 mois présentée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

par NOVARTIS dans son communiqué du 6 avril 2006, ce dosage étant présenté comme le dosage minimum efficace.

Le professeur V, professeur de pharmacologie aux Pays-Bas, indique, dans son rapport du 28 avril 2021, qu’il est parfaitement possible d’obtenir la même exposition au médicament (AUC) avec une dose administrée une fois par semaine qu’avec une dose fractionnée tous les jours.

La demande de brevet rappelant que la dose la plus faible ayant démontré un bénéfice clinique dans les études d’EAE chez les rats était de 0,1 mg/kg, il résulte de l’essai décrit dans la demande de brevet EP’894 qu’une dose hebdomadaire de 0,3 mg/kg produisait le même bénéfice, soit une dose quotidienne de 0,042 mg/kg, 58% plus basse que la dose la plus faible connue de 0,1 mg/kg.

Par conséquent, l’homme du métier, au regard de l’essai sur les rats dévoilé dans la demande de brevet et de ses connaissances générales, sera amené à considérer comme plausible l’existence d’un effet pharmacologique dans la réduction du taux de rechute chez les patients atteints de SEP-RR, comparable à celui observé dans l’EAE, avec une dose quotidienne de 0,5 mg de fingolimod, inférieure de 60% à la dose efficace la plus faible connue de 1,25 mg par jour.

La demande de brevet EP’894 apparaît donc suffisamment décrite.

Sur la nouveauté :

La société ZENTIVA FRANCE- faisant valoir qu’il n’est pas nécessaire, pour être destructrice de nouveauté, qu’une divulgation de l’art antérieur contienne un enseignement technique démontrant un effet technique- soutient qu’au moins deux divulgations de l’art antérieur, le communiqué de presse 2006 et une présentation NOVARTIS de 2005, divulguaient l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 modifiée de la demande de brevet EP’894, à savoir l’utilisation d’un modulateur du récepteur de S1P pour l’utilisation dans le traitement de la SEP-RR à un dosage oral quotidien de 0,5 mg et où le modulateur du récepteur de S1P est le fingolimod.

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA opposent que la date de divulgation et l’accessibilité au public de la présentation NOVARTIS ne sont pas certaines, de sorte qu’el e ne peut constituer une antériorité valable. El es soutiennent qu’un document faisant référence à un effet thérapeutique suggéré sans fournir de preuves à l’appui de cet effet ne peut pas être considéré comme destructeur de nouveauté. El es ajoutent que le communiqué de 2006 ne révèle un effet thérapeutique que pour des posologies de 1,25 et 5 mg de fingolimod. Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA font valoir qu’à supposer la présentation NOVARTIS opposable au titre de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

la nouveauté, el e ne contient aucun enseignement additionnel par rapport au communiqué de 2006.

Sur ce :

Aux termes de l’article 52 CBE, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’el e soit nouvel e, qu’el e implique une activité inventive et qu’el e soit susceptible d’application industriel e.

En vertu de l’article 54 « Nouveauté » CBE : 1) Une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique. 2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen tel es qu’el es ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à cel e mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.

L’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.

Concernant le document “FTY720 -Un nouvel agent oral pour la sclérose en plaques (SEP), Résultats d’une étude de preuve de concept de 6 mois NOVARTIS” (présentation NOVARTIS), la société ZENTIVA FRANCE expose que, le 21 juin 2005, à la suite de l’obtention des premiers résultats de l’essai de phase II sur les doses orales de fingolimod, NOVARTIS a fait une présentation de ses résultats à l’occasion de la 15ème édition de la conférence annuel e de l’European Neurological Society (ENS) qui se tenait à Vienne du 18 au 22 juin 2005; que, le même jour, NOVARTIS a publié un communiqué de presse à l’attention des investisseurs et actionnaires, avec un webcast et une conférence téléphonique également à leur attention, mais ouverts au public ; que la présentation NOVARTIS était un document PowerPoint qui avait été utilisé comme support de cette conférence téléphonique, cette présentation ayant été publiée sur le site Internet de NOVARTIS via l’URL “www.novartis.com/downloads new/investors/FTY720 Conference Cal presentation 21June2005 final.pdf”.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société ZENTIVA FRANCE produit un résultat du site WAYBACK MACHINE, lequel a archivé un extrait du site Internet www.novartis.com au 16 mars 2006. Il est établi que, dans cette archive, à l’URL susvisée, la présentation en cause était accessible au public, pouvant être téléchargée, au sein de l’onglet “Investors Relations”, dans les rubriques “Presentations & Events”, “Healthcare Congress”, et sous l’intitulé “Data presented at European Neurological Society (ENS)”.

Ce document mentionne expressément que “NOVARTIS fournit l’information contenue dans cette présentation en date du 21 juin 2005 et ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement”.

Aucun élément ne permet de retenir que le site d’archivage WAYBACK MACHINE ne serait pas une source probante, tandis qu’il est relevé que le document litigieux, daté du 21 juin 2005, indique qu’il présente un caractère public.

Aussi, il apparaît établi qu’il a bien été présenté à l’occasion de la 15ème édition de la conférence annuel e European Neurological Society (ENS) qui se tenait à Vienne du 18 au 22 juin 2005 et était accessible à un public large.

La présentation NOVARTIS fait donc indiscutablement partie de l’état de la technique opposable au titre de la nouveauté.

Contrairement à ce qu’affirme la société ZENTIVA FRANCE, ne peut être destructeur de nouveauté un document présentant une simple éventualité, non justifiée par le moindre résultat.

A cet égard, si un document de l’art antérieur divulgue des essais cliniques, tels que des études en phases I, II ou III ou indique que ces recherches sont en cours, mais que le document ne divulgue pas le résultat final de ces études, il n’est pas destructeur de nouveauté.

La présentation NOVARTIS 2005 présente les résultats d’une étude de phase II à 6 mois portant sur des dosages quotidiens par voie orale de fingolimod dans le traitement de la SEP-RR de 1,25 et 5 mg, montrant une efficacité équivalente entre ces doses, avec la survenance d’effets indésirables plus fréquents à la dose la plus élevée.

Le document dévoile que, lors de la réunion de fin de phase II avec la FDA, il a été décidé du lancement d’une étude de phase III de 2 ans contrôlée par placebo, incluant un dosage inférieur de 0,5 mg de fingolimod comme bras supplémentaire. Des doses encore plus faibles étaient suggérées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le communiqué NOVARTIS du 6 avril 2006 mentionne que les données de l’extension d’une étude de phase II à 18 mois confirment les effets significatifs du FTY720 (fingolimod). Il est indiqué que les deux groupes de patients prenant du fingolimod (1,25 et 5 mg) qui avaient connu une réduction de plus de 50% de leur taux de rechute annualisé au cours des six premiers mois de l’étude par rapport au placebo, ont conservé ce faible taux de rechute lors de la prolongation de 12 mois qui a suivi. Ce document indique qu’un programme d’études de phase III à plus grande échel e est actuel ement en cours de lancement et qu’à cet égard, NOVARTIS a lancé sa première étude pivot de phase III appelée “FREEDOMS” d’une durée de 24 mois, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, laquel e inclura plus de 1.000 patients atteints de SEP-RR, les participants à l’étude étant répartis de manière égale au hasard pour recevoir soit 1,25 mg ou 0,5 mg de fingolimod, soit un placebo une fois par jour pendant une durée maximale de 24 mois. Il précise que NOVARTIS est actuel ement en pourparlers avec la FDA pour le lancement de la phase III aux Etats-Unis et que si le programme clinique de phase III confirme les promesses des résultats de la phase II, le fingolimod oral pourrait représenter une amélioration majeure dans la manière dont la SEP sera traitée à l’avenir.

Or, ainsi que le soulève à juste titre les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA, la simple divulgation d’un essai clinique en cours de phase III pour un dosage quotidien de 0,5 mg ne peut être considérée comme destructrice de la nouveauté de la revendication 1 modifiée de la demande de brevet EP’894, en l’absence d’un quelconque résultat annoncé démontrant l’effet thérapeutique de ce dosage dans le traitement de la SEP-RR.

Aussi, le moyen soulevé par la société ZENTIVA FRANCE tiré de l’absence de nouveauté de cette revendication sera écarté.

Sur l’activité inventive :

La société ZENTIVA FRANCE soutient que la revendication 1 modifiée de la demande de brevet EP’894 est manifestement dépourvue d’activité inventive.

La société ZENTIVA FRANCE expose que le problème technique réside dans la fourniture d’une dose orale quotidienne alternative de fingolimod pour le traitement de la SEP-RR. El e fait valoir que l’homme du métier recherchera la dose efficace la plus faible et sachant, à la lecture de la présentation NOVARTIS, que les doses de 1,25 mg et 5 mg étaient sur le plateau haut de la relation dose- réponse, aurait, de façon routinière, testé des doses plus faibles. El e souligne que, ce faisant, l’homme du métier, se trouvant dans une voie à sens unique, aurait nécessairement “testé pour voir” la dose de 0,5 mg, même sans espoir raisonnable que cette dose soit efficace, et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

aurait alors constaté, notamment en mesurant l’évolution des lésions par IRM et le taux de rechute, qu’une dose orale quotidienne de 0,5 mg était aussi efficace qu’une dose de 1,25 mg, parvenant ainsi à l’invention.

Subsidiairement, la société ZENTIVA FRANCE fait valoir que l’homme du métier, au regard de ses connaissances générales et des données précliniques plus anciennes sur le fingolimod, aurait considéré que les résultats de phase II et le lancement d’une étude de phase III annoncée par la présentation NOVARTIS 2005 pour le dosage de 0,5 mg, étaient nécessairement générateurs d’un espoir de succès pour ce dernier dosage, lequel était conforté par les déclarations des investigateurs de ces études, tandis qu’il n’existe aucun document dans l’art antérieur qui l’aurait dissuadé de tester ce dosage.

Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA répliquent que la revendication opposée est manifestement inventive. El es font valoir qu’en partant du communiqué de 2006, document le plus proche de la date de priorité, ou de la présentation NOVARTIS 2005, l’homme du métier, à la lumière des documents de l’art antérieur disponibles à la date de priorité sur le fingolimod, n’aurait pas eu d’espérance raisonnable de succès à utiliser une dose orale de 0,5 mg pour le traitement de la SEPRR. El es soutiennent que le problème technique objectif de l’invention consiste à fournir un traitement efficace pour la SEP-RR, au moins aussi efficace qu’une dose journalière de 1,25 mg de fingolimod. El es font valoir qu’en partant de la présentation de NOVARTIS, l’objet de la revendication 1 n’est pas évident, l’inclusion d’une dose plus faible que la dose de 1,25 mg ne répondant qu’à des besoins réglementaires. Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA soutiennent que l’homme du métier n’aurait pas cherché une dose plus faible à 1,25 mg, les essais de phase II n’ayant pas testé un dosage de 0,5 mg, tandis que rien n’indique les raisons de l’inclusion de cette dose en phase III et qu’il s’en déduit que la dose de 0,5 mg n’a été incluse dans cette essai que pour confirmer que la dose la plus efficace possible était bien de 1,25 mg. El es font valoir qu’aucun document de l’état de latechnique n’aurait incité l’homme du métier à considérer que la dose de 0,5 mg avait un espoir de réussite raisonnable, l’état de la technique divulguant que l’efficacité clinique du fingolimod résidait dans la suppression des lymphocytes et qu’il était connu que cet effet était dose-dépendant, l’effet ummino- suppresseur du fingolimod étant considéré comme dépendant d’un niveau élevé de lymphopénie. L’homme du métier serait au contraire dissuadé de réduire la dose de 1,25 mg à 0,5 mg car il se serait attendu à une baisse inacceptable de la suppression lymphocytaire ainsi qu’une augmentation de la variabilité de cet effet.

Sur ce :

L’article 138 CBE prévoit notamment qu’un brevet européen ne peut être déclaré nul, avec un effet pour un Etat contractant, que si (…) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57.

L’article 56 de la convention précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, el e ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

Il convient d’apprécier si l’homme du métier, faisant face à la date de la demande de brevet au problème technique à résoudre, aurait été incité, au vu de l’art antérieur, à s’engager dans la voie de l’invention avec des chances raisonnables de succès.

La demande de brevet EP’894 concerne l’utilisation d’un modulateur du récepteur de la S1P, en particulier le fingolimod, dans le traitement ou la prévention de la néoangiogenèse associée à une maladie démyélinisante, comme la SEP-RR.

El e porte sur la recherche de la dose au moins aussi efficace que les doses de fingolimod divulguées dans l’art antérieur, constitué notamment de la présentation NOVARTIS 2005 et du communiqué NOVARTIS du 6 avril 2006.

Il ressort de la présentation NOVARTIS 2015 que les doses de 1,25 mg et 5 mg de fingolimod réduisent de plus de 50% les taux de poussées dans la SEP-RR, la dose de 1,25 mg diminuant les poussées de 55% et cel e de 5 mg de 53%.

Ces résultats sont confirmés par le communiqué de presse NOVARTIS du 6 avril 2006, diffusé après l’extension de l’étude en phase II à 18 mois, au lieu de 6 comme dans la présentation antérieure, qui indique que les deux groupes de patients prenant du FTY720 (1,25 et 5 mg), qui avaient connu une réduction de plus de 50% de leur taux de rechute annualisé au cours des six premiers mois de l’étude par rapport au placebo, ont conservé ce faible taux de rechute lors de la prolongation des 12 mois qui a suivi.

Les doses ne présentaient pas, selon la présentation NOVARTIS 2005, de différences évidentes en termes d’efficacité entre 1,25 et 5 mg mais les événements indésirables ont été plus fréquents à une dose plus élevée, notamment sous formes d’infections, de troubles gastrointestinaux et du système nerveux.

Enfin, la présentation NOVARTIS 2005 divulgue une “réunion de fin de phase II avec la FDA” portant sur une étude de phase III de 2 ans contrôlée par placebo, avec un accord sur une dose inférieure de 0,5 mg comme bras supplémentaire de phase III, des doses encore plus faibles de fingolimod étant suggérées.

Le communiqué de presse NOVARTIS confirme le lancement de sa première étude de pivot de phase III appelée “FREEDOMS”, d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

durée de 24 mois, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, incluant plus de 1.000 patients âgés de 18 à 55 ans atteints de SEP-RR, les participants de l’étude étant répartis de manière égale au hasard pour recevoir soit 1,25 mg ou 0,5 mg de fingolimod, soit un placebo une fois par jour pendant une durée maximale de 24 mois. Il confirme que NOVARTIS était en pourparlers avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le lancement de la phase III aux Etats-Unis.

Il n’est pas contesté que la dose de 0,5 mg de fingolimod n’a pas été testée auparavant dans le traitement de la SEP-RR.

Il est établi que l’hypothèse d’un lien entre la néovascularisation et la SEP a déjà été évoquée avant la date de priorité, notamment au regard de l’antériorité KIRK de 2004 qui rappel e que les traits pathologiques caractéristiques de la SEP comprennaient l’inflammation, la démyélinisation et la perte axonale, son auteur proposant que l’association entre les lésions de la SEP et la néovascularisation participe d’un même mécanisme pathologique contribuant directement au maintien de la maladie, l’angiogenèse représentant une composante significative de la lésion de la SEP contribuant à la progression de la maladie. Il est suggéré que l’inhibition de l’angiogenèse pourrait supprimer les changements pathologiques et améliorer les signes cliniques de la maladie.

Par ail eurs, les inventeurs de la demande de brevet EP’894, MM. H et S, soulignent, dans un abstract publié le 10 mai 2007, que le traitement oral par le fingolimod pourrait avoir un effet inhibiteur sur l’angiogenèse induite par l’induction de l’EAE chez les rats, cet effet de blocage entraînant une amélioration complète des symptômes cliniques de l’EAE récidivante.

Cependant, ces études ne divulguent aucun dosage de fingolimod utile dans le traitement de la SEP, tandis que la plupart des documents de l’art antérieur enseigne que l’activité bénéfique du fingolimod dans le traitement de la SEP est liée à un mécanisme de réduction des lymphocytes, ce qui était bien connu de l’homme du métier.

Il avait, à cet égard, connaissance du document T publié en 2006 intitulé “Le FTY720 dans la sclérose en plaques : les preuves émergentes de sa valeur thérapeutique”, qui enseigne que les résultats d’un certain nombre d’études cliniques sur des patients sains et des patients transplantés rénaux, ont montré que le fingolimod produit une immunomodulation profonde et réversible après administration orale, son mécanisme d’action entraînant une redistribution réversible des lymphocytes de la circulation vers le tissu lymphatique secondaire.

Le document T met ainsi l’accent sur la séquestration lymphocytaire induite par le fingolimod, décrite comme une marque de substitution Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

commode de l’effet pharmaceutique de ce composé et pouvant constituer un paramètre utile pour surveil er l’effet immunomodulateur du produit.

Le docteur L, professeur de pharmacie clinique, dans son attestation du 17 juin 2022 produite en défense, confirme que le nombre de lymphocytes dans le sang des patients était bien établi, en 2006, comme paramètre de substitution dans le développement clinique des agents de traitement de la SEP, l’effet pharmacologique du Fingolimod dans le traitement de la SEP, comme son utilisation comme immunosuppresseur après transplantation, étant basé sur le fait que le fingolimod influençait la distribution des lymphocytes qui ne pouvaient plus être distribués par la circulation sanguine et être disponibles pour soutenir les processus inflammatoires périphériques, notamment l’inflammation du système nerveux qui se produit dans la SEP.

Il est rappelé que l’homme du métier savait, à la lecture de la présentation NOVARTIS et du communiqué de presse de 2006, que les posologies de 1,25 mg et 5 mg présentaient une efficacité équivalente dans la réduction des poussées dans la SEP-RR.

Est produit, au titre de l’art antérieur, le document K 2004, qui est une étude sur des sujets sains ayant reçu, soit un placebo, soit un dosage de 1,25 mg par jour, soit un dosage de 5 mg par jour, de fingolimod.

L’étude indique que la numération lymphocytaire a diminué de 80% et de 88% par rapport aux valeurs initiales aux doses de 1,25 et 5mg/jour, respectivement et que l’administration de 5 mg/jour de FTY720 avait entraîné un effet dynamique quasi-maximal sur les lymphocytes.

Il s’en déduit que l’effet du fingolimod sur les lymphocytes n’est pas proportionnel à la dose administrée, les doses de 1,25 mg et 5 mg se trouvant sur le plateau haut de la courbe de dose-réponse du médicament et présentant peu de différences. Il est à cet égard, relevé que la dose de 5 mg n’a présenté qu’une différence de réduction de la numération lymphocitaire de 8% par rapport à la dose de 1,25 mg

Le document B “Pharmacodynamie des doses uniques du nouvel umminosuppresseur FTY720 chez des patients transplantés rénaux stables” de 2003 décrit que, sur les patients transplantés rénaux et en tenant compte que l’effet pharmacodynamique du fingolimod est la lymphopénie, des doses orales uniques de fingolimod al ant de 0,25 à 3,5 mg ont provoqué une panlyphénie sélective et réversible, présentant une diminution importante du nombre absolu de lymphocytes. Ce document souligne que les doses de 0,25 à 1 mg n’étaient pas sensiblement différentes en termes de réponse lymphocytaire. Il indique que, bien que le fingolimod présente une pharmacocinétique très prévisible avec une relation dose-réponse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

linéaire, l’effet pharmacologique n’est pas linéaire sur la plage des doses testées et que le degré de lymphopénie n’a montré que des différences mineures entre les doses.

Il s’ensuit que le document B enseigne à l’homme du métier que l’effet pharmacodynamique du fingolimod ne dépend pas formellement du dosage utilisé.

Le docteur L fait valoir, au regard de ce document, que l’homme du métier aurait déduit à juste titre des résultats de cette étude que des doses de fingolimod administrées par voie orale et comprises entre 0,25 et 2 mg pourraient produire des effets thérapeutiques comparables dans le traitement de la SEP.

L’enseignement du document B est confirmé par le document P de 2005 intitulé “Relations pharmacocinétiques/pharmacodynamiques du FTY720 dans la greffe du rein”, portant notamment sur l’étude de doses de 0,25 mg à 2,5 mg de fingolimod, qui conclut que la corrélation linéaire observée entre la dose de FTY720 et les concentrations plasmatiques stabilisées ne s’est pas traduite en des corrélations linéaires entre la dose ou concentration dans le sang et la lymphopénie et que, dans la gamme de doses d’échelles 1 à 10 étudiées dans cet essai (0,25 à 2,5 mg/jour), la pharmacodynamie du FTY720 n’était pas linéaire à la dose.

Ces observations sont illustrées dans les tableaux 5A et 6A reproduits dans le document P :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il résulte encore de cette étude que leurs auteurs ont effectué une analyse combinée de pharmacocinétique et de pharmacodynamique pour déterminer la valeur numérique pour la dose EC50 (dose à laquelle 50% de l’effet observé se produit) sur la base du nombre absolu de lymphocytes par mm3 de sang, et qu’ils ont trouvé que cette valeur était de 0,08 mg, ce qui confirme que l’effet pharmacologique du fingolimod se produit à très faible dose, puis atteint relativement rapidement un plateau.

Enfin, le document K publié dans la revue “Multiple Sclerosis” en 2005, indique que l’étude de phase II menée par NOVARTIS a permis d’établir que le FTY720 (fingolimod), aux deux doses de 1,25 mg/jour (n=94) et 5,0 mg/jour (n= 94) a réduit significativement à la fois l’IRM et l’activité clinique de la SEP comparé au placebo (n=93) et divulgue, dans sa partie conclusive, que, conformément à l’efficacité comparable obtenu à ces deux niveaux de doses (par exemple, réduction du taux de poussées annualisé de 55 et 53% par rapport au placebo, p=0,009 et 0,014 respectivement), les modèles pharmacocinétiques/dynamiques ont montré une relation plate à l’exposition, suggérant que des réponses proches des maximales étaient obtenues aux deux doses testées et que ces données disposaient à explorer des doses de FTY720 potentiellement plus faibles dans les études futures sur la SEP.

La combinaison de l’ensemble de ces documents de l’art antérieur apparait pertinente pour considérer que l’homme du métier n’aurait pas été dissuadé de tester une dose de 0,5 mg par jour de finglomod dans le traitement de la SEP-RR, avec un espoir raisonnable que celle-ci soit efficace pour ralentir la fréquence des poussées dans cette pathologie, ces études l’invitant à considérer que des doses bien inférieures à 1,25 mg par jour pouvaient être aussi efficaces. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Par ail eurs, il est rappelé que les études de phase III dites de “confirmation thérapeutique” (document L 1997) ont principalement pour objet de confirmer les preuves préliminaires accumulées durant la phase II permettant d’établir qu’un médicament est sûr et efficace. Il est admis que ces études permettent également d’explorer davantage la relation dose-réponse.

Il est rappelé que la présentation et le communiqué de NOVARTIS dévoilent que, durant les essais de phase III, les participants sont répartis de manière égale pour recevoir soit 1,25 mg ou 0,5 mg de fingolimod, soit un placebo une fois par jour pendant une durée maximale de 24 mois.

Il est, par ail eurs observé, qu’il ressort du document KS “conception d’une étude randomisée, contrôlée par placebo, sur le fingolimod (FTY720), administré par voie orale dans la SEP-RR, divulgué à l’occasion de la seizième réunion de la société européenne de neurologie du 27 au 31 mai 2006", qui décrit ces essais, que “les considérations éthiques relatives à l’utilisation du placebo ont été prises en compte en informant pleinement les participants des traitements en cours , y compris les patients qui refusent les thérapies disponibles, et en obtenant un nouveau consentement formel et bien informé en cas de rechute ou de progression du handicap”.

Par ail eurs, le docteur G, professeur de pharmacologie, dans sa déclaration du 28 avril 2021 produite aux débats par les demanderesses, écrit qu’“il devrait également y avoir des raisons impérieuses d’inclure des doses qui n’ont pas été testées dans les études de phase II dans les études de Phase III. Les études de Phase III sont menées sur un nombre beaucoup plus important de patients que dans la Phase II et sont conçues pour « confirmer » les résultats observés en Phase II sur une population de patients suffisamment importante pour convaincre le sponsor de l’essai clinique et les autorités réglementaires que le médicament expérimental produit des effets thérapeutiques qui l’emportent sur les effets secondaires dans la population de patients en question (…) Il est également généralement connu, et spécifiquement décrit dans T, que la SEP est une maladie évolutive et peut entraîner une invalidité grave. Il y a donc ici un risque particulier si les patients du bras traitement sont « sous- dosés » plutôt que de recevoir un traitement alternatif efficace compte tenu des conséquences à long terme. L’inclusion d’une dose d’un médicament expérimental dont on ne s’attendrait pas à ce qu’elle soit cliniquement efficace dans la SEP ni dans les études de Phase II ni dans les études de Phase III serait donc particulièrement difficile à justifier compte tenu de la nécessité de mener des essais cliniques selon des principes éthiques.”

Aussi, l’homme du métier aura retenu, au regard des considérations éthiques inhérentes aux essais de phase III pour une pathologie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

évolutive aussi invalidante que la SEP-RR, que NOVARTIS s’attendait manifestement à ce que la dose de 0,5 mg ait un effet bénéfique sur l’évolution des poussées dans la SEP-RR, à la différence du placebo.

Eu égard aux modalités dévoilées d’organisation de la phase III, des résultats de la phase II et des enseignements de l’art antérieur rendant probable une efficacité du fingolimod dans des posologies nettement inférieures à 1,25 mg, il apparaît que l’homme du métier, avait, à la date de priorité de la demande de brevet EP’894, un espoir raisonnable que la dose quotidienne de 0,5 mg de fingolimod pouvait être efficace dans la diminution des poussées des personnes souffrant de la SEP-RR.

Par conséquent, le moyen d’absence d’activité inventive opposé par la société ZENTIVA FRANCE apparaît sérieux pour mettre en cause l’apparence de validité de la demande de brevet EP’894.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA.

La société ZENTIVA FRANCE n’établissant pas que les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA aurait commis un abus du droit à agir en justice, sa demande reconventionnel e en dommages- intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sa demande de publication judiciaire sera également écartée.

Sur les demandes accessoires :

Parties succombantes, les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société ZENTIVA FRANCE 100.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

LE PRÉSIDENT,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société NOVARTIS AG,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA,

Déboute la société ZENTIVA FRANCE de sa demande reconventionnel e pour procédure abusive, et de sa demande de publication,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Condamne in solidum les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA aux dépens,

Condamne in solidum les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA à payer à la société ZENTIVA FRANCE 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 27 juillet 2022

Le Greffier, Le Président,

Fabienne FELIX Gil es BUFFET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI