COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 17 mai 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 19/03059 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBWU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/05479) suivant déclaration d’appel du 29 mai 2019

APPELANTE :

SELARL EKIP, venant aux droits de la SELARL M ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMEDIA, représentée par Maître M nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 17 janvier 2018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 2 rue de Caudéran – BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ : O S […]

représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Annabel BONNARIC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Anne-Morgane BARRAULT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 5 avril 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseil er, Bérengère VALLEE, conseil er, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique S

ARRÊT :

— contradictoire

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— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. O S exerce la profession de journaliste, spécialisé notamment dans le domaine du sport. Il détient en son nom propre plusieurs marques et noms de domaine qu’il utilise dans le cadre de son activité, parmi lesquels le nom de domaine 'foot-express.com’ enregistré le 8 octobre 2010. Il exerce également de façon indépendante une activité d’éditeur sur différents supports (papier et informatique) et est en particulier le rédacteur et l’éditeur du site web dénommé 'Foot- Express'.

Au mois de juin 2015, M. S a été employé en qualité de pigiste par la société Médias Moteurs, spécialisée dans l’édition de magazines gratuits et notamment, dans la région bordelaise, du magazine 'Bordeaux Auto-Moto'. Dans ce cadre, il a rencontré M. F J qui avait conclu avec la même société une convention de régie publicitaire par laquel e el e lui avait confié la prospection, la commercialisation et la promotion d’espaces publicitaires auprès d’annonceurs de son choix pour le magazine 'Bordeaux Auto-Moto'.

Le 20 août 2015, M. J a déposé auprès de l’INPI la marque 'Bordeaux Auto-Moto', qui a fait l’objet le 25 novembre 2015 d’un retrait partiel pour les produits et services de la classe 16. La société Médias Moteurs a quant à el e déposé à l’INPI le 17 septembre 2015 la marque verbale 'BORDEAUX AUTO-MOTO LE MAGAZINE DE TOUT CE QUI ROULE'.

Le 27 août 2015, la société Lumedia a été constituée par M. J avec comme activités déclarées auprès du RCS de Bordeaux cel es de 'Régie publicitaire, éditions et photographie'.

M. S a été embauché par la société Lumedia par contrat à durée déterminée à temps complet du 1er octobre 2015, pour une durée de 6 mois en qualité de rédacteur spécialisé.

Le 5 janvier 2016, M. S a déposé auprès de l’INPI en son nom personnel, la marque verbale 'BORDEAUX PASSIONS’ en classes de produits et services 16 et 33, publiée le 29 janvier 2016 sous le n°4237980.

Au mois de février 2016, la société Lumedia a édité et diffusé le premier numéro de son magazine gratuit consacré à la moto et à l’automobile intitulé 'BORDEAUX PASSIONS – UN AUTRE REGARD SUR L’AUTO-MOTO'. Sur la page consacrée à l’édito, la société Lumedia apparaissait en qualité d’éditeur, M. J, gérant de cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

société, en qualité de directeur de la publication et M. S était désigné en qualité de rédacteur en chef.

Par courrier recommandé du 26 février 2016, la société Lumedia a notifié à M. S la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, lui reprochant d’avoir déposé la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ en fraude de ses droits.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2016, le conseil de M. S a mis en demeure la société Lumedia de cesser toute utilisation 'du signe BORDEAUX PASSIONS, que ce soit à l’identique comme titre de magazine que vous éditez ou sous formes dérivées sur d’autres supports et, ou à d’autres fins'. Cette mise en demeure a été réitérée selon courrier du 24 mars suivant.

Le 24 mars 2016, M. S a par ail eurs saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux afin de voir constater l’irrégularité de son licenciement.

Par acte d’huissier du 18 mai 2016, la SARL Lumedia a assigné M. S devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de revendication de la propriété de la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ n°4237980, selon el e déposée en fraude de ses droits, sur le fondement de l’article L.712-6 du code de la propriété intel ectuel e, et de réparation des préjudices qu’el e estime avoir subis.

La société Lumedia a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 janvier 2018 et la SELARL M, mandataire liquidateur de cette société, est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— débouté la SELARL M, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lumedia, de l’ensemble de ses prétentions,

— condamné la SELARL M, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Lumedia, à payer à M. S la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné la SELARL M, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Lumedia, à payer à M. S la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SELARL M, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Lumedia, aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La SELARL Ekip’ venant aux droits de la SELARL M, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Lumedia, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2019.

Par jugement du 5 juil et 2019, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de M. S dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux sur l’action en revendication de marque.

Par conclusions déposées le 28 août 2019, la SELARL Ekip’ ès qualités demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire frauduleux le dépôt de la marque BORDEAUX PASSIONS n° 423 79 80 effectué à l’INPI le 5 janvier 2016 dans les classes 16 et 33,

— ordonner le transfert de cette marque au profit de la SELARL EKIP', mandataire liquidateur de la SARL LUMEDIA,

— condamner M. S au paiement des sommes suivantes :

* 5.000€ au titre du préjudice économique ;

* 5.000€ au titre du préjudice moral.

— condamner M. S au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

— débouter M. S de ses demandes ;

— ordonner la transmission du jugement à intervenir, par les soins du greffe, au directeur de l’INPI pour inscription au Registre national des marques.

A l’appui de ses demandes, la SELARL EKIP ès qualités soutient que M. S a déposé la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ le 5 janvier 2016 alors que la société LUMEDIA, dont il était le salarié, envisageait ce choix de titre pour le magazine consacré à l’automobile et la moto qui était en préparation et dont le premier numéro a finalement été publié en février 2016. El e affirme que M. S s’est approprié la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ alors même qu’il avait été recruté par la société LUMEDIA pour participer à la création de ce magazine ;

Par conclusions déposées le 8 mars 2022, M. S demande à la cour de :

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— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le dépôt de la marque française 'BORDEAUX PASSIONS’ réalisé par M. S le 5 janvier 2016 sous le numéro 4237980 n’est pas frauduleux,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL M, aux droits de laquel e vient la SELARL EKIP', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUMEDIA, de l’ensemble de ses prétentions,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la présente procédure abusive,

Faire droit à l’appel incident de M. S :

En conséquence, réformer et faire droit :

— condamner la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMEDIA, à payer à M. O S la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMEDIA, à payer à M. O S la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

Réformer et faire droit :

— condamner la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMEDIA, aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— en conséquence, fixer la créance de M. S à l’égard de la société LUMEDIA à la somme totale de 18.000 € outre les dépens de l’instance.

M. S expose que dans le cadre de son activité propre, il travail ait de longue date sur un projet de création de magazine culturel intitulé 'BORDEAUX PASSIONS', amené à traiter de sujets très divers : mode, culture, cinéma, lecture, cuisine, voyages, vins, sport, auto- moto, col ections… ; qu’en décembre 2015, il a proposé ce projet à M. J qui était alors à la recherche de concepts de magazines gratuits, lequel ne s’est pas montré intéressé ; que c’est dans ce contexte qu’il a déposé en toute bonne foi la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ le 5 janvier 2016.

Il indique que M. J a effectivement décidé de faire paraître un magazine gratuit consacré à l’automobile et la moto, projet sur lequel il a travail é au sein de la société LUMEDIA jusqu’à la parution du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

premier numéro en février 2016, ce magazine devant initialement être édité sous le titre 'Bordeaux Auto-Moto'; que M. J n’a cependant pas pu utiliser ce titre suite aux contestations de son ancien employeur, la société Medias Moteur, et qu’aucun titre n’a pu être trouvé alors que la date du 'bouclage’ du magazine se rapprochait ; que c’est dans ce contexte qu’il a proposé à M. J de lui rendre service en lui permettant d’utiliser, dans l’urgence et pour le premier numéro de son magazine seulement, la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ dont il est titulaire ; que s’étant aperçu que M. J continuait d’utiliser cette marque, notamment sur sa page Facebook, comme s’il s’agissait de la sienne, il lui a demandé de cesser toute utilisation de la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ ; que c’est dans ces circonstances qu’il s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, la société LUMEDIA lui reprochant d’avoir déposé la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ ; qu’il estime que l’action en revendication de marque initiée par la société LUMEDIA ne vise qu’à se constituer un moyen de défense dans l’action actuel ement pendante devant le CPH de Bordeaux pour un licenciement totalement injustifié.

L’affaire a été fixée à l’audience col égiale du 5 avril 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en revendication de marque

La SELARL Ekip’ ès qualités fonde son action sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intel ectuel e qui dispose : 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.'

Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation du premier juge qui a confirmé la thèse soutenue par M. S en retenant :

— qu’il n’était pas démontré que M. S avait été engagé par la société Lumédia afin de participer exclusivement à l’élaboration d’un magazine gratuit consacré à l’automobile et à la moto sous le titre de 'BORDEAUX PASSIONS', le contrat de travail de l’intimé et les échanges de courriels versés aux débats montrant que M. S, embauché pour effectuer 'les tâches attachées à la fonction de rédacteur spécialisé ainsi que toutes les tâches que pourra lui demander M. F J , avait dans un premier temps consacré l’essentiel de son activité au sein de la société Lumédia à un travail de prospection d’annonceurs et de distributeurs et à la vente d’espaces publicitaires destiné à financer les publications de son employeur à paraître,

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— que lorsqu’il a commencé à travail er, en janvier 2016, à la conception d’un magazine gratuit consacré à l’automobile et à la moto pour le compte de son employeur, il n’est nul ement établi que la société Lumedia souhaitait utiliser le signe 'BORDEAUX PASSIONS’ comme titre du magazine,

— qu’au contraire, ce signe 'BORDEAUX PASSIONS’ n’est apparu pour la première fois que dans un courriel adressé le 3 décembre 2015 par M. S à M. J , dans lequel le premier faisait part au second de son idée de créer un magazine culturel gratuit sous le nom 'BORDEAUX PASSIONS’ destiné à traiter de sujets divers (automobile, moto, mode, cuisine, cinéma…),

— que M. J n’ayant pas donné suite à cette proposition, M. S a, le 6 février 2016, envoyé à une graphiste webdesigner une maquette du magazine 'BORDEAUX PASSIONS’ dont il avait rédigé le sommaire, l’éditorial et la trame du contenu incluant les visuels, confirmant par là même que l’intimé avait bien le projet d’éditer un magazine culturel sous le titre de 'BORDEAUX PASSIONS’ avant qu’il ne débute le travail d’élaboration du premier numéro du magazine gratuit consacré à l’automobile et la moto en tant que salarié de la société Lumédia, M. S justifiant enfin de la parution, en qualité d’éditeur et de directeur de publication, du premier numéro du magazine culturel 'BORDEAUX PASSIONS’ en juin 2016 avec le même contenu que la maquette transmise le 6 février à la graphiste,

— que dans la mesure où M. J ne justifie pas s’être montré intéressé par l’exploitation du projet de magazine proposé le 3 décembre 2015 par M. S , ce dernier n’a commis aucune fraude aux droits de propriété intel ectuel e de M. J en déposant, en son nom personnel, le 5 janvier 2016, la marque 'BORDEAUX PASSIONS'.

C’est également par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que M. J, qui envisageait en réalité d’exploiter le magazine gratuit consacré à l’automobile et à la moto édité et publié par la société Lumédia, sous le titre 'Bordeaux Auto-Moto', correspondant à la marque déposée par lui à l’INPI le 20 août 2015, a été empêché de procéder ainsi puisque non seulement l’INPI a, par courrier du 17 décembre 2015, formulé une objection à cet enregistrement, mais aussi son ancien employeur, la société Medias Moteur a, par courrier de mise en demeure du 29 décembre 2015, invoqué les agissements déloyaux de M. J à son égard et lui a enjoint de lui 'rétrocéder’ la marque 'Bordeaux Auto-Moto', étant observé que par ordonnance de référé du 16 janvier 2017, la violation de la clause de non-concurrence par M. J a été reconnue et ce dernier s’est vu interdire sous astreinte de participer de quelque manière que ce soit à l’édition, la fabrication et/ou la publication d’un support automobile dans un rayon de 200 kilomètres à partir du lieu de diffusion du magazine 'Bordeaux Auto- Moto’ par la société Medias Moteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Dès lors, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il relève que ces éléments confirment la thèse de M. S selon laquel e la mise en demeure adressée le 29 décembre 2015 par la société Medias Moteur à M. J a déterminé ce dernier à changer le titre du premier numéro du magazine gratuit consacré à l’automobile et à la moto édité et diffusé par la société Lumédia au profit de 'BORDEAUX PASSIONS’ qui n’apparaît dans les échanges relatifs à cet objet qu’à partir de janvier 2016, soit quelques semaines avant la parution du magazine ; que pour autant, M. J et la société Lumédia n’ont prétendu détenir un droit sur le signe 'BORDEAUX PASSIONS’ qu’à partir de la notification de son licenciement à M. S par courrier du 26 février 2016 fondé sur le dépôt prétendument frauduleux de la marque revendiquée ; qu’en effet, lorsque M. S a contesté l’utilisation de la marque 'BORDEAUX PASSIONS’ dont il était titulaire, sur la page Facebook 'Bordeaux Auto-Moto’ créée par la société Lumédia, rappelant qu’il l’avait seulement mise à disposition ponctuel ement et dans l’urgence pour permettre la parution du magazine du mois de février, M. J lui a répondu comme suit par SMS du 18 février 2016 : 'Récupère ta marque dans ce cas parce que là çà commence à me fatiguer. El e ne me manquera pas'.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté la société Lumédia représentée par son liquidateur de sa demande en revendication de marque et des demandes indemnitaires subséquentes.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Le tribunal a condamné la société Lumédia représentée par son mandataire liquidateur à payer à M. S la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. S, appelant incident, sol icite l’infirmation du jugement sur ce point en demandant l’octroi d’une somme de 10.000 euros compte tenu de la particulière mauvaise foi de la société Lumédia, dont la présente action a pour but exclusif de tenter de justifier son licenciement qu’el e sait irrégulier et abusif.

Considérant que ni la société Lumédia ni M. J n’ont jamais prétendu à des droits sur le signe 'BORDEAUX PASSIONS’ dont est titulaire M. S avant que ne soit engagée une procédure de licenciement à son encontre et que dans le cadre de la présente procédure, ils n’ont produit aucune pièce venant étayer leurs al égations, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Lumédia représentée par son mandataire liquidateur à une indemnité pour procédure abusive, justement évaluée à la somme de 3.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lumédia, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SELARL EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lumédia, sera condamnée à payer à M. S la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lumédia, à payer à M. S la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lumédia aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI