COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 24 novembre 2022

12e chambre N° RG 21/02824 – N° Portalis DBV3-V-B7F- UPFT

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 2 avril 2021 par l’INPI N°: OPP 20-1331 / COB

LE VINGT QUATRE novembre DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. GROWTH BOOSTER RCS Nanterre n° 881 585 889 [Adresse 2]

Représentée par M^e Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et M^e François REYE de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

REQUERANT ****************

Société CARL FREUDENBERG KG [Adresse 2] (ALLEMAGNE)

Défaillante

APPELE EN CAUSE Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I. [Adresse 1]

Représenté par M^me L, chargée de mission

AUTRE PARTIE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 septembre 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo B

En présence du ministère public, représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, à qui le dossier a été préalablement soumis et qui a présenté des observations écrites.

EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2020, M. [H] [Z], agissant pour le compte de la société Growth Booster en formation, a déposé la demande d’enregistrement n° 4613131 portant sur le signe verbal 'Growth Booster’ pour les produits et services de la classe 35.

Le 31 mars 2020, la société de droit allemand Carl Freudenberg KG a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale 'Growtth', déposée le 25 juin 1998 sous le n° 697334 et renouvelée le 25 juin 2018, alléguant de similarités entre les signes concernés, entraînant un risque de confusion.

Par décision du 2 avril 2021, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) a reconnu l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : 'gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales)' et a rejeté la demande d’enregistrement pour ces services.

Le 30 avril 2021, la société Growth Booster a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernier mémoire notifié le 28 juillet 2021, la société Growth Booster demande à la cour de:

— annuler la décision du Directeur de l’INPI en date du 2 avril 2021 et, statuant à nouveau, rejeter l’opposition formée par la société de droit allemand Carl Freudenberg ;

— condamner la société de droit allemand Carl Freudenberg à verser à M. [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- subsidiairement, limiter le refus d’enregistrement au seul service : « Conseils en organisation et direction d’affaires » ;

— condamner la société de droit allemand Carl Freudenberg aux entiers dépens dont distraction au profit de M^e Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle considère que c’est à raison qu’a été retenue l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence, le consommateur pouvant les rattacher à une même origine commerciale.

Par avis du 3 décembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision entreprise.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte du 11 août 2021, la société Carl Freudenberg n’a pas constitué avocat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2022 à 14h00, la société Carl Freudenberg ayant signé l’accusé de réception.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à la décision déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION Sur la demande principale de la société Growth Booster

La société Growth Booster indique que le public concerné est celui des entreprises, que le terme 'growth’ est très répandu dans la vie des affaires, puisque l’INPI connaît 140 marques comportant ce vocable, en ce compris en classes 35 et 41. Elle en déduit que le terme 'growth’ est commun et non distinctif, qu’il est toujours accompagné d’un substantif, et que l’ajout de 'booster’ distingue la marque postérieure de la marque antérieure, ce d’autant que l’accroche vocale se fait sur ce second terme dont l’usage est très fréquent dans la langue française.

Elle ajoute que le terme 'growtth’ de la marque antérieure n’est pas le terme 'growth’ de sa marque, la différence d’orthographe distinguant les deux signes, ce d’autant que la 1ère ne signifierait que 'croissance’ alors que la marque postérieure signifie 'booster de croissance', ce qui a un sens différent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Subsidiairement, s’agissant des services, elle relève que seul le signe identique 'conseils en organisation et direction d’affaires’ est susceptible d’entraîner une limitation de l’enregistrement de sa marque.

L’INPI soutient que son directeur général a fait, dans sa décision querellée, une exacte application des critères d’évaluation du risque de confusion en appréciant globalement les marques, en prenant en compte l’impression d’ensemble suscitée au consommateur, et en considérant leurs éléments distinctifs et dominants. Il souligne que les signes partagent un élément distinctif et dominant très proche, le terme 'growth’ signifiant croissance en langue anglaise mais n’étant pas commun en français. Il écarte les éléments non produits lors de la procédure d’opposition, et en déduit qu’il a à raison considéré le terme 'growth’ distinctif. Il fait état de son caractère prépondérant, de par sa position, et du fait que le terme booster vient le qualifier et le compléter. Il relève une très grande proximité visuelle entre les signes, des ressemblances intellectuelles, les deux signes étant évocateurs de croissance. Il en conclut à l’existence d’un risque de confusion, ce d’autant que certains services sont identiques ou similaires.

*****

Présentation des marques

La demande d’enregistrement n°4613131 déposée le 10 janvier 2020 par M. [Z] au nom de la société en formation Growth Booster porte sur le signe verbal 'Growth Booster’ déposé en classe 35 pour les produits suivants :

publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société Carl Freudenberg KG a formé opposition à son enregistrement, au vu de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne 'GROWTTH’ déposée le 25 juin 1998 et régulièrement renouvelée sous le n° 0697334, visant dans la classe 35 'conseils en organisation et direction des affaires, conseils en organisation du personnel’ et dans la classe 41 'instruction aux collaborateurs'.

S’agissant des services en cause

L’opposition a été formée par la société Carl Freudenberg sur l’ensemble des produits et services visés par l’enregistrement, et la décision du directeur général de l’INPI a considéré l’opposition fondée en ce qu’elle porte sur les services suivants : 'gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales)'.

Le service 'conseils en organisation et direction des affaires’ est visé tant par la marque antérieure que par la demande d’enregistrement de marque, de sorte qu’il s’agit de services identiques comme l’a relevé la décision querellée.

C’est par une analyse exacte que le directeur de l’INPI a considéré que les services 'gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales)' étaient similaires à celui de 'conseils en organisation et direction des affaires’ de la marque antérieure, en ce que ces derniers visent l’apport de connaissances spécifiques en matières commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer les résultats d’entités économiques, et que les services visés par la demande d’enregistrement ont le même objet, tendent à la même destination et s’adressent aux même acteurs économiques.

Enfin, les services de 'services de bureaux de placement ; portage salarial’ de la demande d’enregistrement ont aussi le même objet et la même destination que les 'conseils en organisation du personnel’ de la marque antérieure, lesquels s’entendent de la mise à disposition d’informations permettant à une société de bénéficier d’un personnel répondant à ses besoins, et que les services visés par la demande d’enregistrement désignent des structures répartissant les offres et demandes d’emplois, ainsi que des prestations par lesquelles une entreprise va bénéficier du travail réalisé par un salarié d’une entreprise de portage.

Ces services présentent donc aussi une similarité, ceux de la marque antérieure couvrent ceux de la demande d’enregistrement, et la société Growth Booster ne peut utilement faire état de différences de termes et de désignations entre les services, qui apparaissent similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’analyse du directeur de l’INPI sera confirmée en ce qu’il a retenu une identité ou une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement, et ceux visés par la marque antérieure.

S’agissant des signes en cause

La demande d’enregistrement n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Tant la marque antérieure que la demande d’enregistrement portent sur des signes verbaux.

D’un point de vue visuel, la marque antérieure est constituée d’un signe de sept lettres, alors que la demande d’enregistrement est constituée de deux signes, l’un de six lettres, l’autre de sept lettres.

Pour autant, les deux signes débutent par le même signe Growth, qui constitue l’entière marque antérieure, à l’exception du doublement de la lettre T qui ne sera pas forcément retenu par le consommateur.

L’association de consonnes qui se suivent alors qu’elles sont peu associées en langue française, W/T/H, est particulière, et cette association dans le signe antérieur est reprise dans la demande d’enregistrement, de sorte que le consommateur pourra associer les deux signes, ce d’autant que 'le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire'.

Il est encore à considérer que le terme growtth / growth est placé en attaque, et que s’agissant d’un signe verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe.

En conséquence, la marque GROWTTH et la demande d’enregistrement GROWTH BOOSTER présentent des similitudes visuelles marquées.

D’un point de vue phonétique, la marque antérieure se compose d’une syllabe, la demande d’enregistrement est constituée de trois syllabes, de sorte que leur rythme est différent de par l’ajout du terme booster.

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Pour autant, la sonorité d’attaque, qui suscitera en premier l’attention du consommateur, est identique, 'growth', et constitue l’entière sonorité de la marque antérieure.

Le terme growth sera prononcé comme un terme de langue anglaise, dans les deux cas.

Le terme booster, absent de la marque antérieure, marque néanmoins une différence de longueur, et un son de chute différent.

Aussi, il convient de retenir une proximité phonétique.

D’un point de vue conceptuel, la marque antérieure et la demande d’enregistrement partagent le même terme anglais 'growth', signifiant croissance en anglais -ou en gallois pour Growtth selon la société Growth Booster-, et le public ne relèvera pas la répétition de la lettre 't’ ou la prendra comme une faute d’orthographe. Il convient de considérer qu’une partie importante du public français ne connaît pas la signification de ce terme en anglais.

Le terme 'booster', que l’on peut traduire par 'accélérateur', est absent de la marque antérieure, et figure dans la demande d’enregistrement. Toutefois, les notions évoquées par ces deux signes sont proches, soit 'croissance’ pour la marque antérieure, 'accélérateur de croissance’ pour la demande d’enregistrement. La notion 'growth', qui correspond à la marque antérieure, bénéficie d’un caractère prépondérant dans la demande d’enregistrement, puisque non seulement elle est placée en position d’attaque et représente la 1ère notion à laquelle est confronté le consommateur, mais aussi parce que le terme 'booster’ vient la compléter, cet accélérateur se rapportant à la croissance qui présente ainsi une position centrale. Il sera aussi relevé que le terme 'growth’ apparaît distinctif pour les services en cause, visés par la marque antérieure, le terme 'booster’ étant plus aisément compris du public comme un accélérateur.

Si, pour le contester et établir le caractère commun du terme 'growth’ à titre de marque, la société Growth Booster fait état d’un extrait de la base de données de l’INPI illustrant le très grand nombre de marques comportant le terme 'growth', il ressort de la lecture de la décision querellée que cette liste n’avait pas été soumise à l’appréciation du directeur de l’INPI, de sorte que cette pièce non précédemment communiquée par la requérante est irrecevable dans le cadre du présent recours qui n’a pas d’effet dévolutif.

Cette affirmation ne suffit de plus pas à supprimer la distinctivité du terme 'growth’ pour les services visés.

Il convient de procéder à une appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, étant rappelé qu’un faible degré de similitude Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

entre les produits ou services désignés, peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, les services retenus sont identiques ou similaires, et les signes présentent une proximité certaine, de sorte que le public les assimilera ou pensera, en considérant la demande d’enregistrement, à une évolution, ou un effet de déclinaison, de la marque antérieure.

Aussi, c’est à raison que le directeur général de l’INPI a reconnu que l’opposition à l’enregistrement était justifiée pour les produits 'gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales)' et a rejeté la demande d’enregistrement pour ces services.

Sur les autres demandes

Succombant au principal, la société Growth Booster sera déboutée de ses autres demandes.

PAR CES MOTIFS Rejette le recours de la société Growth Booster à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 2 avril 2021, ainsi que toute autre demande,

Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société Growth Booster, à la société Carl Freudenberg KG, ainsi qu’au directeur général de l’INPI,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI