INPI, 7 janvier 2022, DC 21-0006

DC21-0006 Le 07/01/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 7 janvier 2021, la société à responsabilité limitée CHATEAU BERGER COSMETIQUES (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0006 contre la marque n°03/ 3249508 déposée le 6 octobre 2003 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée à associé unique PRODUITS BERGER est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2004-11 du 19 mars 2004 et régulièrement renouvelé en 2013.

2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants, produits de parfumerie.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches (éclairage)».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de la dernière inscription effectuée au registre national des marques portant sur la marque contestée. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à ladite inscription.

6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 18 janvier 2021, reçu le 20 janvier 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée par la demande en déchéance dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 23 mars 2021, reçu le 25 mars 2021.

8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 27 avril 2021, reçu le 29 avril 2021.

9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des secondes observations et de nouvelles pièces en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 2 juin 2021, reçu le 7 juin 2021.

10. Le demandeur a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 8 juillet 2021, reçu le 12 juillet 2021.

11. Le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté de nouvelles observations en réponse mais a sollicité la tenue d’une commission orale dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Cette demande d’audition a été transmise au demandeur par courrier du 29 juillet 2021, reçu le 2 août 2021.

12. L’audition a eu lieu le 18 octobre 2021 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

13. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 octobre 2021.

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Prétentions du demandeur 14. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.

15. Dans ses premières observations, le demandeur :

 relève tout d’abord que le titulaire affirme lui-même ne pas utiliser la marque contestée pour désigner des « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ».

 A titre principal, il estime que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée dès lors que :

— ces pièces portent sur des signes qui font partie de la famille de marques invoquées par le titulaire de la marque contestée, de sorte qu’elles ne peuvent valoir exploitation de la marque litigieuse ;

— il rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que dans le contexte particulier d’une famille de marque, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué pour justifier de l’usage d’une autre marque.

 Subsidiairement, il demande à tout le moins à ce que soit prononcée la déchéance de la marque contestée pour les « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Tous produits détachants, produits de parfumerie ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage)» :

— Il relève en effet que les éléments présentés pour justifier de l’usage de la marque contestée seraient tout au plus de nature à démontrer un usage pour les « Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; bougies » ;

— il estime en particulier que certains produits visés, et notamment les « produits de parfumerie ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes », peuvent être subdivisés en plusieurs sous-catégories autonomes, rappelant à cet égard que le critère décisif pour définir des sous-catégories de produits est la finalité et la destination des produits en cause.

 Enfin, il considère que la demande de répartition des frais effectuée par le défendeur est irrecevable et demande, dans l’hypothèse où il serait partie gagnante dans la présente procédure, à ce que les frais qu’il expose soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, et ce à hauteur des montants maximaux déterminés au barème en annexe de l’arrêté. 16. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

 A titre principal, insiste sur l’absence de preuves d’usage de la marque contestée dès lors que l’exploitation des signes verbaux ou complexes PARFUM BERGER PARIS ne saurait être invoquée pour justifier de l’usage de la marque complexe PARFUMS BERGER, ce dernier signe n’étant jamais exploité seul en tant que tel ; il estime par ailleurs que l’exploitation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 verbaux ou complexes PARFUM BERGER PARIS ne constitue pas un usage de la marque BERGER n’en altérant pas le caractère distinctif ;

 Subsidiairement, sur l’usage pour les produits enregistrés, il insiste sur l’absence de preuves pour les « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits détachants, produits de parfumerie ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage) » ; il rappelle notamment que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires.

 Enfin, s’agissant de l’abus de droit invoqué par le titulaire de la marque contestée, il précise qu’en tant que titulaire et exploitant d’une marque CHATEAU BERGER pour des parfums pour femme et cosmétiques, il a un intérêt manifeste à obtenir la limitation des droits de son contradicteur.

Il indique que la présente demande en déchéance a été précédée de l’envoi d’un courrier au titulaire de la marque contestée demandant la production de preuve d’exploitation de la marque contestée, auquel ce dernier n’a pas répondu. Il relève également que le titulaire de la marque contesté a reconnu dans ses observations que la marque litigieuse n’était pas exploitée pour tous les produits désignés dans l’enregistrement. Le demandeur maintient ainsi sa demande de remboursement des frais.

17. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et notamment :

 a fait un bref rappel des activités respectives des parties, et a insisté sur l’importance des termes ou éléments adjoints à un nom patronymique dans les dépôts de marque pour que le consommateur puisse identifier l’origine des produits ou des services ; il rappelle notamment que le terme BERGER n’est jamais exploité seul par le titulaire de la marque contestée ;

 a insisté sur l’absence d’usage pour certains produits enregistrés ;

 a réitéré sa demande de déchéance, en particulier pour les « produits de parfumerie », et sa proposition de restriction du libellé de la marque litigieuse conformément à ses observations écrites ;

 a confirmé enfin sa demande de remboursement par la partie adverse des frais exposés au titre de la présente procédure.

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5 Prétentions du titulaire de la marque contestée

18. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).

Le titulaire de la marque contestée :

 reconnait ne pas exploiter la marque complexe PARFUMS BERGER pour identifier les «Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants » en classe 4 ;

 présente son activité et indique notamment :

— commercialiser « la fameuse ʺLampe Bergerʺ, créée il y a plus de cent ans, qui constitue l’une des références en matière de produits permettant à la fois d’assainir/désodoriser/purifier l’atmosphère et de parfumer la maison », laquelle est vendue à « plus de 800 000 exemplaires, chaque année, dans le monde entier » ;

— avoir diversifié sa gamme de produits pour la purification de l’air d’intérieur « en développant et en commercialisant des recharges de parfums d’ambiance, des produits neutralisant les odeurs, des produits purifiant l’air intérieur, des bouquets parfumés, des diffuseurs électriques, des bougies parfumées, etc », l’ensemble de ces produits étant présents dans 65 pays et comptant plus de 5 800 points de vente dans le monde. Il précise à cet égard qu’en France « ces produits sont vendus dans ses trois boutiques en propre situées à Paris, Lille et Grasse ainsi que sur ses sites internet accessibles aux adresses www.lampeberger.fr et www.maison-berger.fr » mais également via de nombreux revendeurs indépendants ainsi que sur des plateformes en ligne ;

— que « ces produits sont identifiés sous une famille de marques, toutes composées à partir du nom patronymique ʺBERGERʺ» ;

 relève que la période pour laquelle il doit prouver un usage sérieux de la marque contestée court du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2021 ;

 indique exploiter la marque contestée sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, à savoir sous le signe verbal PARFUM BERGER ;

 demande enfin le remboursement par la partie adverse des frais qu’il a engagés au titre de la présente procédure à hauteur des montants maximaux déterminés au barème en annexe de l’arrêté ; il estime en effet que la présente procédure en déchéance a été initiée de mauvaise foi par le demandeur.

19. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments présentés par le demandeur et notamment :

 précise qu’il ne se prévaut pas de sa famille de marques pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée mais que ses autres marques ont été citées dans le seul but de présenter son activité et son histoire ;

En tout état de cause, il résulte de l’article L714-5 alinéa 2 3° qu’est assimilé à un usage sérieux l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 au nom du titulaire sous la forme utilisée, ce qu’a confirmé la jurisprudence récente (CA Versailles, 29 septembre 2020, RG N°19/01666) ;

 relève que le demandeur ne conteste pas que la marque verbale PARFUM BERGER constitue un usage de la marque complexe PARFUMS BERGER sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

 constate en outre que le demandeur reconnait un usage partiel de la marque PARFUMS BERGER pour identifier certains produits ;   insiste également sur la pertinence des pièces fournies notamment au regard des « Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, produits de parfumerie ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage) » ;

 verse à l’appui de son argumentation 5 annexes supplémentaires ;

 demande enfin le rejet par l’Institut de la demande de répartition des frais effectuée par le demandeur en raison du caractère abusif de la demande en déchéance.

20. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites, et notamment :

 est revenu sur son ancienneté et son ancrage sur le territoire français, ainsi que sur l’évolution et la diversification constante de son activité depuis 1975 ;

 a insisté sur le fait qu’il ne revendique pas une famille de marques ;

 a estimé enfin qu’il y a bien un usage de la marque contestée pour la catégorie des « produits de parfumerie », relevant à cet égard que la déchéance d’une marque ne doit pas priver son titulaire de l’intérêt légitime qu’il aurait à faire évoluer sa gamme de produits ou de services, et s’appuyant également sur la diversification des entreprises dans le domaine de la parfumerie.

II.- DECISION A- Sur l’abus de droit 21. Le titulaire de la marque contestée soulève le caractère abusif de la présente demande, le demandeur ayant initié quatre actions en déchéance devant l’EUIPO et neuf actions en déchéance devant l’INPI en réplique à une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée à son encontre par le titulaire de la marque contestée devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Il estime en outre que les documents fournis démontrent une exploitation ancienne, continue et intensive de ses marques, parmi lesquelles figurent la marque complexe contestée PARFUMS BERGER, ainsi que de leur renommée, ce que ne pouvait ignorer le demandeur. Il en déduit que la demande en déchéance a été introduite de mauvaise foi par le demandeur.

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7 22. Le demandeur estime quant à lui que la présente demande en déchéance ne revêt aucun caractère abusif dès lors qu’en tant que titulaire et exploitant d’une marque CHATEAU BERGER pour des parfums pour femme et cosmétiques, il a un intérêt manifeste à obtenir la limitation des droits du titulaire de la marque contestée.

Il précise en outre que la demande en déchéance a été précédée de l’envoi d’un courrier au titulaire de la marque contestée demandant la production de preuve d’exploitation de la marque contestée, auquel ce dernier n’a pas répondu.

Il soulève enfin que le titulaire de la marque litigieuse reconnait lui-même ne pas exploiter sa marque pour certains des produits enregistrés, de sorte que la demande en déchéance ne peut être qualifiée d’abusive.

23. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.

24. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fait état de l’existence d’un litige en cours entre les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris, sans toutefois en rapporter la preuve.

25. En tout état de cause, le fait de contester l’usage sérieux d’une marque dans le cadre d’une procédure prévue par la loi, peut s’analyser comme une stratégie de défense qui ne permet pas à elle seule de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance, et ce même en présence de plusieurs actions en déchéances introduites simultanément.

26. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le demandeur, la demande en déchéance est au moins partiellement justifiée puisque le titulaire de la marque contestée reconnait dans ses observations ne pas exploiter la marque pour certains des produits désignés dans son enregistrement.

27. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir. B- Sur le fond 28. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

29. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

30. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

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8 31. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

32. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 33. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

34. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

35. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

36. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente 37. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 6 octobre 2003, son enregistrement a été publié au BOPI 2004-11 du 19 mars 2004 et elle a été régulièrement renouvelée en 2013. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 janvier 2021.

38. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

39. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement à savoir les produits suivants :

« Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants, produits de parfumerie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches (éclairage)». 40. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée indique que cette période court du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2021, cette dernière est en réalité comprise entre le 7 janvier 2016 et le 7 janvier 2021, jour de la demande en déchéance.

41. Le titulaire de la marque contestée reconnaît dans ses observations ne pas exploiter la marque complexe PARFUMS BERGER pour identifier les « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants » en classe 4.

42. Il indique toutefois fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque pour les autres produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, et transmet à cet égard 12 annexes, à savoir :

— Pièce n°1 – Bons de commande : deux bons de commande vierges pour les années 2016 et 2017, sur lesquels figure en entête le signe complexe PARFUM BERGER PARIS. Ces documents listent les produits proposés à la vente, avec leur références, à savoir des parfums, des recharges de parfum, des vaporisateurs, des bouquets parfumés, des diffuseurs pour voiture et des bougies ;

- Pièce n°2 – Grilles tarifaires : deux grilles tarifaires pour l’année 2018 distribuées par le titulaire de la marque contestée à ses distributeurs, sur lesquelles figurent deux signes complexes PARFUM BERGER PARIS. Ces documents listent les produits proposés à la vente avec leur références, à savoir des parfums, des recharges de parfum, des vaporisateurs, des bouquets parfumés, des diffuseurs pour voiture et des bougies ;

- Pièce n°3 – Bons de commandes, factures et bons de livraison (échantillons) : deux bons de commande, sept factures et trois bons de livraison, datés entre le 7 décembre 2016 et le 5 juillet 2018, émis par le titulaire de la marque contestée à destination de sociétés françaises (que le titulaire indique être des revendeurs) et portant sur des parfums, des recharges de parfum, des bouquets parfumés et des bougies. Si la marque contestée n’apparait pas sur ces documents, chaque produit y figurant est identifié par une référence, permettant ainsi de faire un lien avec les pièces n°1 et 2 ;

- Pièce n°4 – Bons à tirer (échantillons) : trente-trois bons à tirer datés de 2016 et 2017 d’étiquettes et de packaging de parfums d’ambiance, parfums pour bouquets parfumés et bougies, sur lesquels figurent les signes complexes PARFUM BERGER PARIS (les éléments verbaux étant représentés en blanc sur cartouche noir ou en noir sur cartouche blanc). Ces documents comportent les mêmes références produits que pour les pièces n°1 et 2 ;

- Pièce n°5 – Catalogues / Brochures : trois catalogues datés de 2017 et 2018 ainsi qu’une brochure non datée et sur lesquels figurent le signe verbal PARFUM BERGER et les signes complexes PARFUM BERGER PARIS. Ces documents présentent des parfums d’ambiance et d’intérieur, bouquets parfumés et anti-odeurs, recharges de parfum d’ambiance, objets parfumés, bougies parfumées et anti-odeurs, pyramides olfactives représentant la gamme de parfums d’intérieur. Ces produits y sont présentés comme destinés à diffuser du parfum et neutraliser les mauvaises odeurs de la maison ;

- Pièce n°6 – Publications sur les réseaux sociaux : ce document contient notamment une quinzaine de publications postées par le titulaire de la marque contestée sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook) entre 2016 et 2019 pour promouvoir des bouquets parfumés, parfums de maison et bougies parfumées sur lesquels figurent les signes verbaux ou complexes PARFUM BERGER et PARFUM BERGER PARIS ;

- Pièce n°7 – Parutions : une dizaine d’extraits de magazines grand public en édition papier et en ligne (FIGARO MAGAZINE, www.modesetravaux.fr, ICI PARIS, PRIMA, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 MAISON & JARDIN ACTUEL, www.beauté-test.com, etc.) promouvant des bougies et bouquets parfumés sous les signes complexes PARFUM BERGE PARIS ;

- Pièce n°8 – Extraits du site Internet Wayback Machine : divers extraits du site Internet du titulaire de la marque contestée, datés de 2016, 2017 et 2018 (extraits issus du site Internet Wayback Machine, outil indépendant permettant de consulter les anciennes versions des sites web) grâce auxquels on constate l’offre à la vente, sous le signe complexe PARFUM BERGER PARIS, de bouquets parfumés, recharges de parfum, diffuseurs pour voiture et bougies parfumées ou anti-odeurs ;

- Pièce n°9 – Attestations comptables : attestations du commissaire aux comptes relatives au chiffre d’affaire réalisé par le titulaire de la marque contestée (y compris sa filiale) sur le territoire français sous la marque PARFUM BERGER, pour les années 2016 à 2020 ; il certifie n’avoir aucune observations à formuler sur la concordance des données chiffrées déclarées par le Directeur Administratif et Financier du titulaire de la marque contestée « avec les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la gestion commerciale et des états de gestion » ; ces attestations font état d’un chiffre d’affaires allant de 51 960 euros à 1 170 145 euros selon les années ;

- Pièce n°10 – Photographies prises lors de salon professionnels ayant eu lieu en 2016 et 2017 ; le signe complexe PARFUM BERGER PARIS est apposé sur les kakemonos et têtes de gondole ;

- Pièce n°11 – Kakemono : le titulaire de la marque contestée indique qu’il s’agit d’un support de communication qu’il a utilisé en 2017 pour présenter ses produits destinés à neutraliser les mauvaises odeurs, lesquels sont identifiés sous la marque complexe PARFUM BERGER PARIS ;

- Pièce n°12 – Nombre annuel de visiteurs distincts sur le site Internet accessible à l’adresse maison-berger.fr : extraits de quatre rapports produits par le service Google Analytics (service gratuit d’analyse d’audience d’un site Web ou d’applications), portant sur le nombre de visiteurs du site Internet du titulaire de la marque contestée pour les années 2017, 2018,2019, 2020. Entre 450 000 et 510 000 visiteurs se connectent à ce site chaque année.

43. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.

44. Si certains éléments ne sont pas datés de façon certaine, à l’instar de quelques photographies, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, tels que des factures et catalogues tarifaires, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente.

45. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 46. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

47. En l’espèce, les documents fournis (factures, encarts publicitaires dans des magazines grand public, catalogues et brochures, extraits de site Internet etc.) par le titulaire de la marque contestée sont rédigés en français, portent sur des ventes réalisées en France et libellées en euros, et mentionnent une activité commerciale effectuée en France, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.

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11 48. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France.

Nature et Importance de l’usage 49. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

50. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

51. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Sur l’usage du signe sous une forme modifiée 52. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

53. Le demandeur relève que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée portent sur les signes complexes PARFUM BERGER PARIS suivants : et .

Il estime que l’exploitation de ces signes ne saurait être invoquée pour justifier de l’usage de la marque complexe PARFUMS BERGER, ce dernier signe n’étant jamais exploité seul en tant que tel ; il cite à cet égard un arrêt de la cour de cassation qui statuait dans le cadre d’une action en déchéance : « dans le contexte particulier d’une famille de marque, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué pour justifier de l’usage d’une autre marque » (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-18.434).

Il soulève en outre que l’exploitation de ces signes complexes ne constituent pas un usage de la marque contestée n’en altérant pas le caractère distinctif dès lors que :

- dans aucun de ces signes on ne retrouve l’élément figuratif représentant une fleur, lequel caractérise le logo de la marque contestée, cet élément n’étant pas le même dans le signe tel qu’utilisé ;

- le signe « est construit comme l’est une marque de grand parfumeur, l’ajout du mot PARIS et le retrait du S donnant une connotation chic, mode et haut de gamme » dont la marque contestée est dépourvue.

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12 Lors de l’audition, il précise que le nom patronymique BERGER étant courant, les éléments qui lui sont adjoints sont importants pour garantir l’origine commerciale des produits en cause.

54. Le titulaire de la marque contestée indique quant à lui exploiter la marque complexe contestée PARFUMS BERGER sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, à savoir sous le signe verbal ou complexe PARFUM BERGER. Il estime en effet que « la suppression de la consonne ʺSʺ du terme ʺPARFUMʺ, la présentation des éléments verbaux sur une ligne au lieu de deux et l’absence de l’élément figuratif représentant une fleur dans le signe tel qu’il est exploité n’altèrent aucunement le caractère distinctif de la marque ». Il relève également que le signe tel qu’exploité et le signe tel qu’enregistré à titre de marque se prononcent de façon identique et insiste sur le fait que « la suppression de l’élément figuratif représentant une fleur n’altère aucunement le caractère distinctif de la marque, l’évocation de senteurs résultant de la seule présence de l’élément verbal ʺPARFUMʺ »..

Il rappelle à cet égard qu’il résulte de l’article L714-5 alinéa 2 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée, ce qu’a confirmé la jurisprudence récente (CA Versailles, 29 septembre 2020, RG N°19/01666).

Il précise en outre qu’il ne se prévaut pas d’une famille de marques, pour justifier de l’usage de la marque attaquée, l’expression « famille de marques » qu’il a employé dans ses premières observations – dans le paragraphe concerné à sa présentation et son histoire – ayant « été utilisée par commodité de langage, pour témoigner de l’usage ancien et continu du nom « BERGER » pour identifier ses produits auprès de la clientèle ».

55. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe verbal PARFUM BERGER ainsi que des signes complexes ci-dessous reproduit: , et .

56. En premier lieu, comme rappelé au point 29 et ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […]L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ».

57. A cet égard, contrairement à ce qu’indique le demandeur, il ne ressort pas des observations du titulaire de la marque contestée que ce dernier invoque l’existence d’une famille de marques pour démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse. En effet, les autres marques dont il est propriétaire n’ont été citées que dans le but de présenter son historique et ses activités.

58. Il convient en outre de préciser que c’est lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’une famille de marques qu’il est nécessaire de prouver l’usage de toutes les marques invoquées (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, arrêt R, et CJUE, 13 septembre. 2007, affaire C-234/06 P., arrêt B).

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13 59. Ainsi, conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle précité et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces portant sur les signes verbaux et complexes PARFUM BERGER et PARFUM BERGER PARIS peuvent être prises en compte au titre de la démonstration de l’usage sérieux de la marque complexe PARFUMS BERGER, et ce même si ces signes ont également été enregistrés à titre de marque par le titulaire de la marque contestée.

60. En second lieu, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque.

61. A cet égard, si le demandeur soutient que le nom patronymique BERGER est courant en France, force est de constater que cette circonstance n’a pas été démontrée, et qu’il s’agit au demeurant d’un nouveau moyen invoqué lors de l’audition. Il ne peut par conséquent en être tiré de conséquences quant au caractère distinctif du terme BERGER au regard des produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée.

62. Par ailleurs, l’ajout de l’élément verbal PARIS, le passage au singulier du terme PARFUM, la modification ou la suppression de l’élément figuratif, de même que la présentation particulière des signes figurant sur certains documents fournis par le titulaire de la marque contestée, sont des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée.

En effet, le terme PARIS adjoint aux éléments PARFUM BERGER apparait accessoire en ce qu’il évoque l’origine géographique des produits en cause.

En outre, la suppression de la lettre S dans le terme PARFUM, la présentation particulière des signes exploités (les éléments verbaux étant écrit en noir sur cartouche blanc, ou en blanc sur cartouche noir) ainsi que la modification de l’élément figuratif, sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels ces signes seront lus et prononcés.

Les éléments PARFUM BERGER permettent ainsi au consommateur d’identifier les produits commercialisés, l’utilisation des autres éléments ne portant pas atteinte à cette fonction d’identification, en sorte qu’il apparait utilisé à titre de marque.

63. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe complexe PARFUMS BERGER à titre de marque sous des formes modifiées n’en altérant pas son caractère distinctif.

Sur l’importance de l’usage 64. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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65. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

66. En l’espèce, les documents fournis, de nature très diverse et datés de 2016 à 2020 montrent un usage constant et régulier de la marque contestée pour des parfums de maison, bouquets parfumés ou anti-odeurs, bougies parfumées ou anti-odeurs, diffuseurs parfumés et recharges de parfum d’intérieur.

67. En effet, il ressort notamment des factures (pièce 3) et des attestations comptables (pièce 9) qu’un volume important des produits du titulaire de la marque contestée a été commercialisé sur la période pertinente, le chiffre d’affaire réalisé en France à partir de ces ventes variant selon les années entre 51 960 euros et 1 170 145 euros.

68. Ces documents démontrent donc que l’usage de la marque contestée pour les produits visés au point 66, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur toute la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.

69. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente.

Usage pour les produits enregistrés 70. Le demandeur rappelle que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires.

Il précise également qu’il convient d’apprécier si les produits pour lesquels des preuves d’usage ont été apportées constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’’enregistrement.

Il ajoute que le critère décisif pour définir des sous-catégories de produits est la finalité et la destination des produits en cause, citant à cet égard la jurisprudence européenne.

Il en déduit que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée ne permettent de démontrer un usage de cette dernière ni pour les catégories générales que sont les « produits de parfumerie ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes », ni pour les « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Tous produits détachants ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; mèches (éclairage) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

15 Il insiste en particulier sur l’absence de preuve d’usage pour les « produits de parfumerie », et relève à cet égard que le titulaire de la marque contestée qui a déposé la marque litigieuse en 2003, ne peut prétendre que la déchéance pour des produits de parfumerie la priverait de son intérêt légitime à diversifier son offre de produits et élargir son activité.

71. Le titulaire de la marque contestée reconnait quant à lui ne pas exploiter cette dernière pour désigner des « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ».

Il estime en revanche que les éléments de preuve fournis sont de nature à démontrer un usage sérieux pour l’ensemble des autres produits désignés dans l’enregistrement.

Il insiste tout particulièrement sur l’usage démontré pour les « produits de parfumerie ». Il soutient en effet que les « Produits de parfumerie pouvant employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac » ne constituent pas une sous-catégorie autonome de la catégorie générale des « produits de parfumerie » dès lors que ces produits présentent une même nature (ce sont des produits odorants) et répondent à une même finalité à savoir diffuser une odeur agréable et donc à parfumer.

Il relève en outre qu’ « un même produit peut servir aussi bien à parfumer le corps humain que l’atmosphère, ce d’autant aujourd’hui avec la multiplication de produits d’origine naturelle ou bio » et précise que « les produits destinés à parfumer le corps, l’atmosphère ou les deux sont d’ailleurs traditionnellement fabriqués par les mêmes sociétés » et présente à cet égard l’annexe 15. Enfin, il cite des décisions de l’Institut ayant retenu que les parfums d’ambiance (et produits associés) sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux « produits de parfumerie ». Il en conclut que retenir une sous-catégorie autonome en l’espèce « reviendrait à restreindre excessivement [ses] droits [en ce qu’il] a un intérêt légitime à étendre sa gamme de produits pour lesquels sa marque est enregistrée ».

Il estime enfin que l’exploitation de la marque contestée pour des bougies parfumées permet de retenir un usage pour les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage) ».

Il considère enfin que l’exploitation de la marque contestée pour des recharges de parfums pour lampe à catalyse et des parfums destinés à être utilisés dans la lampe à catalyse permet de retenir un usage pour les « produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ».

72. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

73. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46).

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Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré

74. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque litigieuse est utilisée pour des parfums de maison, bouquets parfumés et anti-odeurs, bougies parfumées et anti-odeurs, diffuseurs parfumés et recharges de parfum d’intérieur.

75. L’usage pour des parfums de maison, bouquets parfumés et anti-odeurs et recharges de parfum d’intérieur permet de retenir un usage sérieux pour des « produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ».

76. L’usage pour des bougies parfumées et anti-odeurs permet quant à lui de retenir un usage pour les « bougies ».

77. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; bougies ».

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 78. Comme le reconnait lui-même le titulaire de la marque contestée, aucune preuve d’usage n’a été fournie pour les « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ».

79. En outre, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage)».

80. En effet, aucune des pièces présentées par le titulaire de la marque contestée ne porte sur des produits détachants ou produits en lien avec la poussière, de sorte que l’usage n’a pas été démontré pour les produits suivants : « tous produits détachants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ».

81. Il convient en outre de souligner que les documents fournis par le titulaire de la marque contestée portent sur des produits qui sont exclusivement présentés aux fins de parfumer et assainir l’air intérieur.

82. Par ailleurs, ainsi qu’a pu le préciser la CJUE, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque contestée d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie homogène, ayant été définie « de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives » (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 37, précité).

« En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

17 ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 43 ;CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 38, précité). Enfin, comme le souligne le demandeur, le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité).

83. En l’espèce, les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes » se définissent respectivement comme une matière capable de brûler au contact du dioxygène ou d’un gaz contenant du dioxygène, en produisant une quantité de chaleur utilisable et une matière première utilisée dans l’industrie des ampoules, explosifs et de la pyrotechnie.

Ce libellé constitue une catégorie large susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous- catégories autonomes.

Aussi, le titulaire de la marque contestée n’ayant fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation de la marque contestée pour des combustibles et matières éclairantes autres que des bougies parfumées et anti-odeur, un usage pour la catégorie générale ne saurait être reconnu.

A cet égard, il n’est pas démontré que les recharges de parfums pour lampe à catalyse et les parfums destinés à être utilisés dans la lampe à catalyse exploités sous la marque contestée revêtent les fonctions de « combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ». Ainsi, l’usage de la marque contestée pour ces derniers n’est pas démontré.

84. De même, les « produits de parfumerie » constituent une catégorie générale dans laquelle se retrouvent les produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac pour lesquels un usage a été démontré. Toutefois, si ces derniers sont susceptibles de provenir des mêmes entreprises que les parfums à usage corporel et présentent une même finalité à savoir répandre une odeur agréable, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaitre un usage sérieux de la marque litigieuse à l’égard de la catégorie générale.

En effet, le titulaire de la marque contestée n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour des produits autres que ceux employés dans les appareils ou lampes destines à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac et notamment d’autres produits de parfumerie (tels que des parfums à usage corporel).

En sorte que l’usage du signe complexe PARFUMS BERGER limité aux seuls produits destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ne vaut pas pour la catégorie plus générale des « produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destines a la désinfection, a l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac » , ni davantage pour l’ensemble de la catégorie des « produits de parfumerie » dans laquelle ces produits sont susceptibles d’entrer, et ce, même si il s’agit de produits similaires, habituellement proposés par les mêmes entreprises. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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85. Enfin, l’usage démontré pour le produit en entier, à savoir en l’espèce, des bougies parfumées, ne permet pas de constituer un usage pour les composants de ces produits entiers, à savoir des « mèches (éclairage) ». A cet égard, si les attestations comptables (pièce 9) font état de la vente de ces produits, elles ne sont corroborées par aucune autre pièce de nature à démontrer la commercialisation de ces produits seuls.

86. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits de la marque contestée visés aux points 78 et 79.

Conclusion

87. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.

88. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les «Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; bougies ».

89. L’enregistrement de la marque est déclaré partiellement nul, pour les produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage) », de sorte que le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits pour ces produits à compter du 7 janvier 2021.

C- Sur la répartition des frais

90. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

91. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

92. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.

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19 93. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevée et dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.

94. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande.

95. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0006 est partiellement justifiée.

Article 2 : La société PRODUITS BERGER est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°03/3249508 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage) ».

Article 3 : La marque n°03/3249508 est enregistrée pour les produits suivants :

« Classe 3 : Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ;

Classe 4 : bougies ».

Article 4 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI