M20230285 M Tribunal judiciaire de Paris, 3 mars 2023, 21/00773 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 21/00773 No Portalis 352J-W-B7F-CTTUN No MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 03 Mars 2023 DEMANDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO KG [Adresse 4] [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049 DÉFENDERESSE S.A.S.U. POWERTECH SYSTEMS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0760 Copies délivrées le :

- M^e Michel ABELLO #J0049 (certifiée conforme)
- M^e Didier DOMAT #A0760 (exécutoire)COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Madame Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 16 Décembre 2022 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société de droit al emand Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co KG (ci-après la société Norma) se présente comme exploitant une chaîne de supermarchés discount en Al emagne, République Tchèque, Autriche et France à travers 1400 magasins et l’onglet Norma24 de son site internet à destination des consommateurs al emands. 2. El e est notamment titulaire des marques semi-figuratives de l’Union européenne suivantes :

- marque no 007177827, enregistrée le 14 juin 2010 pour désigner des produits en classes 7, 9, 11 et 17, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

notamment des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » (classe 9) :

- marque no 12355319 Powertec Energy enregistrée le 5 février 2014 pour des produits en classes 7, 9, 11 et 17. 3. La SAS Powertech Systems, créée le 2 juil et 2013, exerce l’activité de « commerce de gros , commerce interentreprises de matériel électrique, conseil formation études et recherches techniques » ; el e précise concevoir et commercialiser des batteries de puissance lithium-ion (batteries utilisant le lithium sous forme ionique) dans le domaine de la traction électrique et du stockage d’énergie pour les besoins professionnels. 4. El e a déposé, le 29 octobre 2017, une demande de marque semi-figurative de l’Union européenne no 017397779 pour désigner des produits en classes 4 et 9 : 5. La société Norma a formé opposition partiel e à l’enregistrement de cette marque en classe 9 en se fondant sur ses deux marques précitées. Le 23 juil et 2019, l’EUIPO a fait droit à cette opposition partiel e pour les produits de la classe 9 et la marque « PowerTech systems » no 017397779 n’a été enregistrée qu’en classe 4. 6. Faute d’accord amiable sur l’usage par la société Powertech Systems du signe « PowerTech systems » en tant que marque et dénomination sociale, notamment pour la commercialisation de batteries, la société Norma a fait assigner la société Powertech Systems devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 15 décembre 2020, en contrefaçon de sa marque « PowerTec Electric » no 007177827. 7. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnel e en nul ité de la marque de l’Union européenne « PowerTec Energy » no 12355319 présentée par la société Powertech Systems. 8. Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2022, la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co demande au tribunal de :

- débouter la société Powertech Systems de toutes ses demandes ;

- juger que l’exploitation par la société Powertech Systems de la marque de l’UE no 017397779 l’exploitation de sa dénomination sociale et nom commercial Powertech Systems, de son nom de domaine www.powertechsystems.eu et de tout autre signe dérivé constituent une contrefaçon de sa marque de l’UE no007177827 « Powertec Electric » ;

- diverses mesures d’interdiction d’utiliser les signes verbaux ou semi-figuratifs Powertech Systems et Powertech advanced energy storage Systems comme dénomination sociale ou nom commercial, d’utiliser le nom de domaine www.powertechsystems.eu en lien avec des produits identiques et similaires à ceux couverts par la marque de l’UE no007177827 et d’utiliser dans la vie des affaires tout autre signe créant un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque Powertec Electric ;

- la communication de documents relatifs à l’usage des signes verbaux et semi-figuratifs Powertech Systems et Powertech advanced energy storage Systems, sous astreinte;

- condamner la société Powertech Systems à lui payer une provision de 60.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice commercial et cel e de 10.000 euros pour le préjudice moral résultant de la contrefaçon ;

- condamner la société Powertech Systems aux dépens et à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 9. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2022, la société Powertech Systems demande au tribunal de : A titre reconventionnel,
- prononcer la nul ité de la marque de l’Union Européenne no007177827 de la société Norma pour les produits concernés de la classe 9 comme dépourvue de caractère distinctif ;

- débouter la société Norma de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal,
- débouter la société Norma de l’ensemble de ses demandes, les éléments constitutifs de la contrefaçon de marque ne sont pas réunis ; A titre subsidiaire, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— rejeter les demandes de dommages et intérêts ; En toute hypothèse,
- condamner la société Norma aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Sur la nul ité de la marque no 007177827 10. La société Powertech Systems soutient que :

- la marque no 007177827 est nul e à l’égard des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » comme descriptive des produits car, pour le consommateur moyen, qu’il soit ou non anglophone, les termes Power Tec Electric sont susceptibles d’être compris dans leur ensemble comme désignant des produits incorporant une technologie en matière d’électricité ;

- les éléments figuratifs ne permettent pas non plus de conférer au signe un caractère distinctif s’agissant d’un éclair, symbole usuel pour évoquer la présence de décharge ;

- sa propre marque est composée du logo de l’entreprise avec la mention de sa dénomination sociale. 11. La société Norma fait valoir que :

- si le terme anglo-saxon power peut être compris du consommateur anglophone comme signifiant énergie ou électricité, la séquence tec évoque tout au plus indirectement la technologie ou la technique et la juxtaposition des deux ne décrit pas les caractéristiques des produits ;

- la combinaison des ces mots dans une cal igraphie bicolore avec le mot electric dans une cal igraphie différente inscrit dans une flèche rouge est intrinsèquement distinctive ;

- à suivre l’argumentation de la société Powertech Systems, il faudrait aussi annuler ses marques ayant pour élément phare Powertech en classe 4. Sur ce, 12. L’article 7 du règlement no49/94 du 20 décembre 1993, applicable à la date du dépôt de la marque, prévoyait: « 1. Sont refusés à l’enregistrement : a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; ». 13. Un signe est descriptif si, au moins dans une de ses significations potentiel es, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés et il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement utilisé dans le commerce à des fins descriptives, il suffit qu’il puisse être utilisé à de tel es fins (CJCE, 23octobre 2003, Wrigley, C-191/01 P, point 32). 14. Dans le cas présent, la stylisation bicolore des lettres de la marque amène le consommateur à percevoir cet élément comme une combinaison des deux mots « power » et « tec » ; le mot power sera compris comme signifiant énergie et le mot tec comme une abréviation de technologie. Cette compréhension est confirmée par le mot « electric », inscrit dans une forme géométrique rouge évocatrice d’un éclair. 15. La marque étant déposée pour des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, ces trois mots et la forme géométrique qui la composent, concourent tous à décrire deux qualités et caractéristiques des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

produits : leur caractère technologique et leur utilisation de l’énergie électrique. 16. La marque n’est donc pas distinctive pour ces produits et il y a lieu de l’annuler en tant qu’el e vise ces derniers. La demande fondée sur la déchéance faute de preuve d’un usage sérieux pour ces produits est donc sans objet. II . Sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne no 007177827 17. La société Norma fait valoir que :

- la société Powertech Systems fait usage dans la vie des affaires de sa marque pour désigner des batteries, c’est-à-dire des produits identiques ou fortement similaires aux « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » visés par sa marque, car ils présentent les mêmes nature (appareil destiné à la distribution, la transformation ou l’accumulation du courant électrique) et visent la même utilisation (faire fonctionner un appareil par l’électricité) ;

- la comparaison des produits doit prendre en compte le seul libel é du dépôt et non les conditions de l’exploitation ;

- la société Powertech Systems ne propose pas seulement sous sa marque des produits répondant à des besoins professionnels comme el e le prétend, mais aussi des produits pour les particuliers et le grand public, tels que des batteries de démarrage pour scooters et motos ou encore pour scooters des mers et le fait sur des sites internet destinés au grand public ;

- les signes présentent d’importantes similitudes visuel es (un agencement mettant en valeur le terme powertec/h, semblablement scindé en deux par une majuscule au t), phonétiques (mot d’attaque se prononçant identiquement) et conceptuel es (composés des mêmes mots d’attaque), qui ne sont pas minorés par les éléments figuratifs qui sont secondaires par rapport au terme prépondérant powertec/h ;

- la dénomination sociale « Powertech Systems », également apposée sur les produits offerts à la vente, et le nom de domaine www.powertechsystems.eu sont fortement similaires à la marque no 007177827 puisqu’ils présentent le même élément distinctif et dominant Powertec(h) ;

- il existe un risque de confusion entendu comme celui que le public, sans confondre directement les signes, établisse un lien entre eux et suppose que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, ce qui caractérise une atteinte à la fonction essentiel e de la marque. 18. La société Powertech Systems soutient que :

- el e ne commercialise de batteries de puissance Lithium-Iom que dans le domaine de la traction électrique et du stockage d’énergie pour les besoins professionnels alors que la société Norma vend des piles bouton pour les besoins particuliers de la vie courante ;

- les signes qu’el e utilise ne présentent pas de similitudes avec les marques PowerTec Electric et PowerTec Energy : les éléments graphiques, distinctifs et dominants, sont très différents et la reproduction des seuls éléments non-distinctifs power et tec ne suffit pas à créer un risque de confusion ;

- sa dénomination sociale et le nom de domaine servent à identifier la société et son site internet et ne sont pas utilisés à titre de marque. Sur ce, 19. L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne prévoit que : « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :(.) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;(.) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE. » 20. Pour apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et services désignés, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public concerné, en tenant compte de toutes les circonstances et facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation de la similitude visuel e, auditive et conceptuel e des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La comparaison doit s’opérer par rapport aux signes tels qu’ils ont été déposés indépendamment des conditions dans lesquel es ils sont exploités. Les produits et services sont similaires lorsqu’ils peuvent être rattachés la même origine par la clientèle, en raison de leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 23) ; d’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés. 21. Outre la plupart des produits des classes 7, 11 et 17, la société Norma a déposé la marque no 007177827 pour les produits suivants :

- en classe 7, pour les machines-outils et appareils à moteur pour la maison et le jardin,
- classe 11, pour la plupart des produits (appareils d’éclairage, chauffage, cuisson, réfrigération, ventilation, instal ations sanitaires etc…)
- en classe 17, pour les produits en caoutchouc et matières plastiques, tuyaux, etc…

- pour la quasi-totalité des produits de la classe 9 intitulée « appareils et instruments scientifiques », étant rappelé que la protection pour les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » qui incluent les piles et batteries a été annulée. 22. Il n’est pas discuté que la société Powertech Systems exploite sa marque no017397779 exclusivement pour vendre des batteries qui sont incluses dans la catégorie générale des accumulateurs électriques et la demanderesse ne soutient pas que certains des autres produits visés aux dépôt seraient similaires aux batteries. 23. Il n’existe donc aucune similarité des produits, donc aucune atteinte à la marque. 24. La dénomination sociale de la société Powertech Systems et le nom de domaine permettant l’accès à son site sont identiques à l’élément verbal de sa marque no017397779 « powertech systems ». 25. Il n’est pas établi que la société Powertech Systems utilise sa dénomination sociale à titre de marque et les griefs de la demanderesse à cet égard se rapportent en réalité à la marque, qui est apposée sur les produits. En revanche, quoiqu’el e s’en défende, il résulte des pièces du dossier que la société Powertech Systems utilise son site internet comme site vitrine, ventant ses produits et indiquant ses points de vente, ce qui caractérise un usage dans la vie des affaires. 26. Pour autant, eu égard à l’absence d’usage pour des produits ou services similaires, la contrefaçon n’est pas établie. 27. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société Norma au titre de la contrefaçon de sa marque de l’Union européenne no 007177827. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

IV . Sur les autres demandes 28. La société Norma, qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à la société Powertech Systems la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule la marque de l’Union Européenne no007177827 de la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co KG en tant qu’el e vise les produits de la classes 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ; Rejette l’ensemble des demandes de la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co KG ; Dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intel ectuel e par la partie la plus diligente; Condamne la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co KG aux dépens de l’instance ; Condamne la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co KG à payer à la SAS Powertech systems la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Mars 2023 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI