COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE M20240008 M Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/12 Rôle N° RG 23/02838 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2WO SASU NESS PATISSERIE C/ S.A.R.L. DOMANESS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11

Copie exécutoire délivrée 11 janvier 2024 le : à : M^e Agnès ERMENEUX M^e Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02101. APPELANTE SASU NESS PATISSERIE dont le siège social est [Adresse 1] représentée par M^e Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée par M^e Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS substitué par M^e Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11

S.A.R.L. DOMANESS 11 janvier 2024 dont le siège social est [Adresse 4] représentée par M^e Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée par M^e Pauline DUCOIN, avocat au barreau de LYON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président M^me Sophie LEYDIER, Conseillère M^me Angélique NETO, Conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11

qui en ont délibéré. 11 janvier 2024 Greffier lors des débats : M^me Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et M^me Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) Domaness, créée en 2009, confectionne et commercialise des glaces et sorbets dans le département du [Localité 6], et plus précisément dans trois boutiques situées à [Localité 5] et [Localité 3]. Le 2 avril 2014, elle a déposé à l’INPI, en classes 16, 30 et 32, incluant les 'glaces alimentaires', la marque française semi- figurate 'Glacier Ness'. Celle-ci a été enregistrée sous le n° 4080838. Le 10 février 2018, M. [Y] [X] a ouvert à [Localité 2] une pâtisserie/salon de thé sous la forme d’une société qu’il exploite sous la dénomination sociale 'Ness Patisserie’ et ce, en hommage au surnom de sa mère, décédée en 2012. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11

Alors qu’elle cantonnait jusqu’ici son activité à la vente de viennoiseries et patisseries, la SASU Ness Patisserie a 11 janvier 2024 commencé à commercialiser des glaces, à compter du mois de mai 2021, lançant, pour ce faire, une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. La SARL Domeness, a déposé à l’INPI, le 5 mai 2021, une nouvelle marque verbale 'Glacier Ness Patisserie’pour désigner notamment ses pâtisseries, confiseries et glaces alimentaires. Elle a été enregistrée sous le n°4763753 et publiée au BOPI le 28 mai 2021, publication modifiée le 27 août 2021. Par courriers en date des 17 mai 2021 et 13 avril 2022, le conseil de la SARL Domaness a demandé à la SAS Ness Patisserie de cesser d’utiliser des appellations 'Patisserie Ness’ et 'Glaces by Ness'. Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, la SARL Domaness a fait assigner la SASU Ness Patisseries devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre, au principal :

- constater que l’utilisation, depuis mai 2021, par la requise des appellations 'Patisserie Ness’ et 'Glaces by Ness’ constitue des atteintes à ses droits et, par suite, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

- juge que cette utilisation, sans droit ni titre, est également constitutive d’un acte de parasitisme commercial ;

- ordonner à la SAS Patisserie Ness de cesser toute utilisation des appellations 'Patisserie Ness’ et 'Glaces by Ness’ sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification, par acte d’huissier, de l’ordonnance à intervenir ;

- condamner la SAS Patisserie Ness à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la requérante tant au titre de l’atteinte à sa marque qu’au titre de la réparation du parasitisme dont elle a été victime, ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Patisserie Ness aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté que les demandes de la SARL Domaness au titre de l’utilisation, depuis mai 2021 par la SAS Patisserie Ness de l’appellation ' Glaces by Ness', sont devenues sans objet en cours de procédure, compte tenu de l’exécution spontanée de ladite SAS Patisserie Ness ;

- condamné néanmoins la SAS Patisserie Ness à payer à la SARL Domaness, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette demière tant au titre de l’atteinte à sa marque qu’au titre du parasitisme dont elle a été victime avant cessation spontanée par la défenderesse de l’utilisation de1'appellation 'Glace Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11

by Ness’ ; 11 janvier 2024
- condamné la SAS Patisserie Ness à payer à la SARL Domaness une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Patisserie Ness aux dépens. Tout en donnant acte à la SARL Domaness de l’abandon de sa demande relative à l’utilisation de l’appellation 'Patisserie Ness', il a considéré que l’usage de la marque 'Glacier Ness’ par la SAS Ness Patisserie pendant une année caractérisait une atteinte à la marque de la SARL Domaness et un agissement parasitaire fautif de sorte que l’obligation de la défenderesse de réparer le préjudice subi n’était pas contestable. Selon déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la SASU Ness Patisserie a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions portant condamnation financière à son encontre. Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée verser à la SARL Domaness une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ainsi que 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau :

- déboute la SARL Domaness de toutes ses demandes ;

- condamne la SARL Domaness à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Domaness sollicite de la cour qu’elle :

- confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

- dise et juge que l’usage par l’appelante, sans autorisation de l’intimée, de la marque complexe 'Glacier Ness’ constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et réparer à titre provisionnel ;

- constate que les demandes de l’intimée au titre de l’utilisation, depuis mai 2021, par l’appelante de l’appellation 'Glacier Ness’ sont devenues sans objet en cours d’instance compte tenu de la cessation 'spontanée’ de cette utilisation postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance ;

- confirme l’ordonnance dont appel en ce que le premier juge a condamné la SAS Patisserie Ness à payer une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la concluante tant au titre de l’atteinte à sa marque qu’au titre de la réparation du parasitisme dont elle a été victime avant cessation de l’utilisation de l’appellation 'Glace by Ness’ ;

- confirme l’ordonnance dont appel en ce que le premier juge a condamné la SASU Ness Patisserie à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ;

- condamne la SASU Ness Patisserie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11

procédure civile, en cause d’appel ; 11 janvier 2024
- condamne la SASU Ness Patisserie aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi-Perret Vigneron-Bujoli Tollinchi sous ses offres et affirmations de droit. L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel. La cour, saisie en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, des seules prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties, n’a donc pas à constater l’abandon de certaines, a fortiori lorsqu’elles n’ont pas été reprises en cause d’appel. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. C’est, en outre, au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen. Aux termes de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés : ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11

L’article L. 713-2 du même code dispose : Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des 11 janvier 2024 affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le fondement des dispositions de ce texte, doivent être considérés comme fautifs les actes de parasistismes entendus comme tout comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété. Comme indiqué supra, l’assignation en référé, délivrée le 28 avril 2022, par la SARL Domaness à la SASU Ness Patisserie visait, au principal, à faire cesser toute utilisation par cette dernière des appellations 'Patisserie Ness’ et 'Glaces by Ness’ et à obtenir une provision à valoir sur les actes de contrefaçon de la marque 'Glacier Ness’ et/ou de parasitisme ainsi caractérisés. Néanmoins, comme le premier juge lui en a 'donné acte', la requérante (aujourd’hui intimée) s’est désistée en cours de procédure de sa demande relative à l’utilisation par l’assignée (aujourd’hui appelante) de l’appellation 'Patisserie Ness', celle-ci étant antérieure au dépôt de sa marque. Le débat de première instance et d’appel est donc limité à l’utilisation par l’appelante, sur internet, de l’appellation ou expression 'Glace by Ness’ qualifiée de parasitaire et de contrefaçon de la marque’Glacier Ness', déposée à l’INPI le 2 avril 2014 par l’intimée et enregistrée sous le n° 4080838. Afin d’établir la matérialité de ces actes, la SARL Domaness verse aux débats les pièces suivantes :

- pièce 7 : publications de Ness Patisserie sur Instagram ;

- pièce 10 : résultats de recherches Qwant 'Glaces by Ness’ ;

- pièce 11 : vidéo publiée sur Facebool et Intagram par la société Ness Patisserie : https://www.facebook.com/100088971593811/videos/308084018225308/' extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GK0T- GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing. La pièce 7 correspond à des actions de communication de la Pâtisserie Ness à l’occasion de sa fermeture annuelle (à partir du 26 septembre 2021) et du départ d’une collaboratrice prénommée [T]. Aucun des textes qu’elle contient ne mentionne l’expression 'Glaces by Ness’ et ce, même si : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11

— les clients y sont invités à faire le plein (de) patisseries, cookies, madeleines, glaces, cakes … , 11 janvier 2024
- il y est fait état du fait que [T] quitte l’équipe Ness ;

- cette dernière y est remerciée pour le travail accompli avec l’équipe durant cette année chez Ness. Sur les trois photographies qui y sont jointes apparaissent :

- sur la première, le charriot réfrigéré porteur du logo de la pâtisserie Ness, avec son fouet et sa maryse, lequel n’est pas en débat, ainsi que quatre employées et le patron en train de saluer ;

- sur la deuxième, un commentaire mentionnant ces 'délicieuses glaces', sous la photographie d’une femme en dégustant une à proximité du charriot réfrigéré ;

- sur la troisième, ce même charriot réfrigéré avec son logo, trois employées en action de dégustation, le patron et un tableau énumérant les parfums des 'glaces maisons'. Cette pièce n° 7 ne fait donc pas apparaître l’appellation 'Glaces by Ness’ arguée de contrefaçon et parasitisme. La pièce n° 10, correspond à la page de résultats d’une recherche internet réalisée en tappant 'Glaces by Ness’ sur Qwant. Les occurences 'Glacier Ness', localisent celui-ci à [Localité 3], adresse de l’intimée, pour quatre d’entre elles, et ne porte pas d’adresses pour 3 autres, une étant néanmoins accompagnée de l’adresse internet @glacier-ness. Rien ne permet donc de conclure que ces sites ont été crées par ou au profit de la SASU Ness Pâtisserie ou sont exploités par elle. Il doit être, en outre, relevé que la seule utilisation de l’expression 'glaces by Ness’ se trouve sous un site 'Glacier Ness, [Localité 3]' (adresse de l’intimée) et qu’il renvoie à des images de glaces de la marque Carrefour, pour trois d’entre-elles, et à un site non identifiable pour la quatrième. S’agissant des sites créés par ou pour la SASU Ness Pâtisserie, ils sont intitulés comme suit ou portent les inscriptions suivantes :

- Glaces et sorbets – Ness Pâtisserie,
- Ness Pâtisserie – Desserts glacés by Ness Pâtisserie,
- Ness Pâtisserie – Les glaces disponibles chez Ness Pâtisserie,
- Glaces et sorbets – Ness Pâtisserie,
- Ness Pâtisserie,
- Ness Pâtisserie – Les Marrons glacés by Ness Pâtisserie. Ils ne font donc pas davantage apparaître l’appellation 'Glaces by Ness’ arguée de parasitisme et contrefaçon de la marque protégée 'Glacier Ness'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11

Enfin, le fait qu’une recherche, lancée sur Qwant en tapant 'Glaces by Ness', donne accès, en page (de garde) de résultats, 11 janvier 2024 à des sites exploités par la société Ness Pâtisserie ne saurait être imputé à faute à cette dernière dès lors qu’elle n’a pas la main sur le moteur de recherche et les mots clés utilisés par l’algorithme. L’expression ou appellation 'Glaces by Ness’ n’apparaît pas davantage dans la vidéo visée dans la pièce n° 11, inaccessible (depuis les ordinateurs de la cour) à l’adresse indiquée, mais reproduite sous forme de capture d’écran sur une clé USB, lesdites captures comportant seulement le message suivant : Vous passez par [Localité 2] ' Vous ne pouvez pas rater les meilleures glaces de la région. De plus, dans le procès-verbal de constat qu’il a dressé 10 mai 2022, à la demande de la SASU Ness Pâtisserie, Maître [F], huissier de justice, n’a retrouvé ni l’extérieur, ni à l’intérieur du salon de thé – Pâtisserie de celle-ci, sis [Adresse 1], ni sur les emballages ou étiquettes des produits vendus aucune référence à 'Glaces by Ness’ ou 'Glacier by Ness'. L’usage de l’expression et/ou appellation 'Glaces by Ness’ par la SASU Ness Pâtisserie n’est donc pas établi, avec l’évidence requise en référé, par les pièces versées aux débats. Il est, à cet égard, quelque peu étonnant que, pour étayer ses griefs, l’intimée n’ait pas eu recours, comme d’usage en la matière, à un constat de commissaire de justice. En tout état de cause, il n’appartient pas à la cour d’étendre d’initiative son analyse à des expressions voisines, telles que 'Desserts glacés by Ness Pâtisserie', 'Les glaces disponibles chez Ness Pâtisserie', ou 'Glaces et sorbets – Ness Pâtisserie’ pour déterminer si elles constituent, sous une autre forme, une contrefaçon de la marque 'Glacier Ness’ ou un acte de parasitisme et ce, d’autant que, comme rappelé supra, l’intimée s’est désistée, en première instance, de sa demande relative à l’utilisation par l’appelante de l’appellation 'Patisserie Ness'. Dès lors la preuve de la matérialité des faits argués de contrefaçon et parasistisme n’étant pas rapportée, il convient de considérer que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des ses préjudice, formulée par la SARL Domaness, se heurte à une contestation sérieuse. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SASU Ness Pâtisserie à payer à la SARL Domaness, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette demière tant au titre de l’atteinte à sa marque qu’au titre du parasitisme dont elle a été victime. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SASU Ness Pâtisserie aux dépens et à payer à la SARL Domaness une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11

La SARL Domaness, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il 11 janvier 2024 serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros. la SARL Domaness supportera en outre les dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Domaness visant à entendre condamner la SASU Ness Pâtisserie à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’atteinte à sa marque et du parasatisme dont elle se déclare victime ; Condamne la SARL Domaness à payer à la SASU Ness Pâtisserie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Domaness de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SARL Domaness aux dépens de première instance et d’appel. La greffière Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11