Cour d'appel de Douai, 1re chambre 2e section, 13 octobre 2003

Monsieur G, gérant de la SARL Albatros a assigné en contrefaçon , le 24 juin 1999, la société DSC devant le Tribunal de Grande Instance de Lille ; Monsieur G soutient avoir déposé le 23 décembre 1991 la marque Clinofill, contrefaite par la société DSC exploitant une marque Clinofill, elle-même déposée en 1989 et protégée sur le territoire du Benelux, par la société de droit belge IBECO ; Par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :

- constaté que Monsieur Roland G, gérant de la société Albatros SARL de Roncq, a procédé au dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle de la marque française dénominative Clinofill le 23 décembre 1991, dans les classes de produits 10, 20 et 24 de la classification internationale, en fraude des droits de la société belge IBECO sur l’appellation Clinofill, déposée sur le territoire du Benelux et utilisée en France depuis le 15 septembre 1989,
- accueilli l’action en revendication de la société DSC de Lokeren en Belgique, venant aux droits de la société IBECO, sur les droits de propriété de l’appellation Clinofill, qu’elle est autorisée à exploiter depuis le 15 mars 1993, et qu’elle a déposé à titre de marque communautaire le 23 mai 1998 sous le n° 0000257048 ; l’a déclarée bien fondée,
- En conséquence,
- débouté Monsieur Roland G de ses demandes,
- débouté la société DSC de sa demande de dommages intérêts pour parasitisme
- dit que le présent jugement sera publié auprès de l’INPI
- condamné Monsieur Roland G à payer à la société DSC par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 10 000 Francs ; Par déclaration déposée au greffe le 19 avril 2001, Monsieur Roland G a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 17 septembre 2002, Monsieur G demande à la Cour de :

- donner acte à la SCP d’avoués constitués sur les intérêts de Monsieur Roland G de sa nouvelle dénomination ;

- réformer le jugement,
- constater que Monsieur Roland G est propriétaire de la marque "Clinofill sur le territoire français,
- constater que le dépôt de la marque communautaire effectué par la société DSC est postérieur à celui de Monsieur G,
- constater que la société Diamond Spring Company NV contrefait par la reproduction ou imitation de la marque dont Monsieur Roland G est propriétaire au sens de l’article L716- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle , différents produits,
- dire et juger que la société Diamond Spring Company n’est plus autorisée à garder la propriété de la marque Clinofill au niveau communautaire,
- condamner la société Diamond Spring Company NV à payer à Monsieur G, la somme de 6 000 000 Francs de dommages intérêts pour le préjudice subi en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, représentant tant le manque à gagner que le préjudice lié à la confusion entre les produits concurrents,
- condamner la société Diamond Spring Company NV à payer à Monsieur G la somme de 15 000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de – Procédure Civile ; Il fait valoir que la société IBECO qui avait déposé en Belgique la marque Clinofill, ne commercialisait pratiquement pas cette marque en France, et qu’en conséquence ne se trouve pas caractérisée la fraude aux droits de la société DSC ; qu’il a déposé plusieurs

marques déclinant les radicaux clini ou clino, ignorant l’existence d’une marque belge, Clinofill ; qu’il n’a pu déposer sa marque dans le but de profiter de la notoriété de la marque belge, celle-ci n’ayant aucune notoriété en France ; que la société Diamond Spring Company ne prouve pas suffisamment la date de la cession du droit d’usage sur la marque ; que les curateurs de la société IBECO n’ont de doute façon pas pu valablement autoriser l’usage de la marque en France, celle-ci n’y ayant pas été déposée ; que la société Diamond Spring Company ne peut valablement revendiquer des droits dont elle serait titulaire depuis 1992 alors que les tiers n’ont pas été prévenus des accords ayant pu exister et que seule l’action en concurrence déloyale engagée par Monsieur G a entraîner l’action en revendication de la société DSC ; que la société IBECO qui n’avait pas déposé sa marque en France, et a cessé toute exploitation après 2 ans ne peut se prévaloir de l’acquisition de cette marque par l’usage ; que la cession de droit sur la marque par les curateurs de la société IBECO n’a pas été publiée et n’est donc pas opposable aux tiers ; que la société DSC qui prétend avoir étendu la protection de la marque au niveau communautaire n’en rapporte pas la preuve et qu’en tout état de cause il ne peut s’agir d’une extension mais d’un dépôt ; que la société IBECO n’ayant plus exploité sa marque à compter de 1992 et que la publication du dépôt de marque communautaire n’ayant été fait qu’en 1997, la déchéance de la marque est encourue qu’il justifie du préjudice consécutif à la concurrence déloyale qui lui a été faite ; Par conclusions déposées le 19 mars 2002, la société Diamond Spring Company NV , demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur G, déclaré le dépôt de la marque Clinofill fait en fraude des droits de la DSC, en application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, fait droit à la revendication des droits de propriété sur la marque Clinofill par la DCS et ordonné la transcription du jugement à intervenir à l’INPI dès que celui--ci sera définitif, Subsidiairement,
- constater la déchéance de la marque Clinofill pour non-usage en application de l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle , en conséquence,
-- débouter Monsieur G de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement et condamner Monsieur G à 762 224 euros de dommages intérêts, sauf à parfaire pour actes de concurrence déloyale,
- condamner Monsieur G à payer 3 048 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle expose en réplique que la marque belge Clinofill déposée au Benelux en 1989, a fait dès son dépôt, l’objet d’une diffusion importante dans la grande distribution française, ces produits disposaient en 1991, date du dépôt de la marque Clinofill, d’une grande notoriété ; que compte tenu des particularités du marché de ce type de produit, Monsieur Geloen ne pouvait ignorer l’existence de cette marque et que sa mauvaise foi est évidente ; que le dépôt de cette marque constitue une tentative d’appropriation de la marque d’usage Clinofill, constitutif d’un dépôt frauduleux ; qu’à titre reconventionnel, la société DSC est fondée à revendiquer la propriété de la marque Clinofill ; que la cession des droits d’usage de la marque par IBECO à DSC est établi ; que la prescription édictée par l’article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n’a pu courir, cette prescription ne courant qu’au bénéfice du déposant de bonne foi ce qui n’est pas le cas ;

Subsidiairement, la société DSC, soutient que la marque française est frappée de déchéance et qu’en conséquence, elle ne peut faire l’objet de contrefaçon ; qu’en revanche les agissements de Monsieur G sont constitutifs de parasitisme.

Monsieur G a déposé la marque dénominative Clinofill auprès de l’Institut de la Propriété Industrielle le 23 décembre 1991 et enregistrée sous le numéro 1 728 521 Cette marque porte sur les produits des classes 10,20 et 24 de la classification internationale recouvrant notamment des produits paramédicaux, des oreillers et coussins, des couvre- matelas ; Il est également établi que la société NV IBECO a déposé le 27 juillet 1989, la marque Clinofill, afin d’obtenir la protection de ses droits sur le territoire du Benelux pour des produits textiles de maison ; La société DSC, oppose à l’action en contrefaçon, les dispositions de l’article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que : « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa marque en Justice… » Concernant l’usage en France de la marque Clinofill, au vu des nombreuses factures (et non seulement des bons de commande) communiquées portant sur des ventes d’oreillers et de couettes Clinofill à des distributeurs notamment But, Auchan, Vert Baudet, la maison de la literie, la Blanche porte, et à la lecture du rapport de gérance pour l’exercice 1989, il est établi que les produits « Clinofill » étaient largement diffusés et commercialisés dans toute la France, entre 1989 et 1992, date de la cessation d’activité de la société IBECO France, et que la marque Clinofill disposait d’une notoriété certaine acquise après plusieurs années d’usage en France et non quelques mois comme le soutient l’appelant ; Aussi, compte tenu de ce que la marque litigieuse est utilisée pour des produits relevant d’un même segment commercial, qui plus est spécialisé dans les produits de literie para- médicaux, Monsieur Geloen ne pouvait ignorer l’existence de la marque Clinofill lorsqu’il a déposé sa propre marque et l’ensemble de ces éléments révèle ainsi que la retenu le Tribunal une volonté délibérée de s’approprier un marché ; Il convient en conséquence d’en conclure que le dépôt de la marque Clinofill a été fait frauduleusement, la mauvaise foi de Monsieur Roland G étant par ailleurs suffisamment établie par sa qualité de professionnel des produits textiles à caractère paramédical, aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal a écarté l’exception de prescription opposée par l’appelant, la prescription de 3 années prévue à l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne pouvant être opposée que par le déposant de bonne foi ; Les extraits Kbis et le rapport de gérance de la société IBECO France établi pour 1989 suffisent à établir les liens existant entre la SARL FTA et la société IBECO, qui appartenaient à un même groupe, avaient des dirigeants communs et le fonds de commerce de FTA ayant été repris par IBECO ; Quant aux droits de la société DSC agissant en revendication de la marque Clinofill, il résulte du contrat de cession de droits, en date du ler juillet 1992, que la SARL IBECO

avait autorisé la commercialisation des objets de marque Clinofill par la société DSC, ce que confirment les catalogues Vert Baudet pour les années 1992 et 1993, la société IBECO ayant, à cette date, cessé son activité, ce qui implique la possibilité d’un usage en France, quand bien même la marque n’y était pas déposée L’usage par la société DSC de la marque Clinofill est par ailleurs établi par la production de factures de ventes à partir de 1993 et de catalogues proposant les produits de cette marque à la vente; le moyen tiré de la déchéance des droits relevé par Monsieur G sera également rejeté ; La société DSC justifie donc bien d’un droit sur la marque, fondant son action en revendication et le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le dépôt de la marque Clinofill fait en fraude de ses droits et a rejeté l’action en contrefaçon de Monsieur G, sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés ; Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la publication de la décision auprès de l’INPI Concernant la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour parasitisme, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le Tribunal a relevé que la société DSC ne pouvait se prévaloir de la protection de sa marque antérieurement au dépôt communautaire, fait en 1998, et qu’elle ne fournissait aucun élément comptable de nature à établir les faits de parasitisme allégués : les états comptables communiqués ne permettent pas d’identifier la part du chiffre d’affaire lié à la vente des oreillers couette « Clinofill » ; En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société DSC de cette demande ; Monsieur G sera condamné à payer une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Donne acte à la SCP d’avoués constituée dans l’intérêt de Monsieur G de sa nouvelle dénomination, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ordonne la publication du jugement déféré et du dispositif de la présente décision auprès de l’Institut de la propriété Industrielle, Y ajoutant, Condamne Monsieur Roland G à payer à la société DSC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne en tous les dépens, Autorise la SCP Masurel et Théry à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.