INPI, 1er janvier 2004, 04-1098

OPP-04-1098 / CBO Le 5 octobre 2004

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur R RICCI a déposé, le 19 décembre 2003, la demande d’enregistrement n° 03 3 265 230 portant sur le signe complexe ROMANO RICCI.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Cuir et imitation du cuir, mailles et valises, parapluies, sac à main. Vêtements, chaussures, chemises, cravates, costumes, bonneterie, chapeaux » (classes 14, 18 et 25).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/06 NL du 6 février 2004.

Le 6 avril 2004, la société NINA RICCI (société à responsabilité limitée), représentée par Madame Laurence PETRIGH, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins

et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NINA RICCI, renouvelée par déclaration en date du 20 juin 1995 sous le n°1 334 796.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, malles et valises, parapluies. Vêtements, chaussures, chapellerie, articles de bonneterie" (classes 14, 18 et 25).

L’opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l’Institut au déposant, le 8 avril 2004 sous le n° 04-1098. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Le 8 juin 2004, le déposant, représenté par Messieurs Eric SCHAHL et Jean-Philippe B, conseils en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet INLEX CONSEIL, a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits, pour défaut d’exploitation de la marque antérieure invoquée, n’était pas encourue.

Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut, le 11 juin 2004. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

La publication de la demande d’enregistrement comportant une erreur matérielle affectant le libellé des produits, l’Institut a procédé à la publication d’un erratum dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04 /32 NL du 6 août 2004 (volume 1, partie IV), ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 8 juillet 2004.

Le 9 juillet 2004, la société opposante a fourni les pièces sollicitées, transmises à la société déposante par l’Institut, le 13 juillet suivant.

Le 10 août 2004, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 10 septembre 2004, fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu’une éventuelle demande d’audition devait être présentée au plus tard le 13 septembre 2004.

Le 9 septembre 2004, le déposant a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision ainsi qu’une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales, transmises à la société opposante par l’Institut le 13 septembre suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu’afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 20 septembre 2004, ce dont le déposant a également été informé.

Les deux parties ont également été convoquées par l’Institut par télécopie, confirmée par courrier, pour présenter des observations orales.

La commission s’est tenue le 20 septembre 2004, en présence de Madame Laurence PETRIGH, représentant la société opposante, du déposant et de son mandataire, Monsieur Eric SCHAHL.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société NINA RICCI fait valoir, à l’appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Cuir et imitation du cuir, mailles et valises, parapluies. Vêtements, chaussures, bonneterie, chapeaux » qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans les libellés des deux marques en présence.

Sont identiques ou, à tout le moins, similaires les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure, les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds :

— les «… sacs à main …» et les « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » ;

— les « chemises » et les « Vêtements » ;

— les « cravates » et les « Vêtements » ;

— les « costumes » et les « Vêtements ».

Sont similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure :

— les «… sacs à main …» et les « Vêtements », en ce que les premiers sont des « … accessoires de l’habillement … » ;

— les «… sacs à main …» et les « malles et valises », par leurs nature, fonction, destination, clientèle et circuits de distribution communs.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes, tenant à la reprise du terme RICCI.

La société opposante fait valoir que le signe contesté est susceptible d’être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits dédiés à une clientèle masculine.

Elle relève enfin que si l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d’un nom patronymique à en faire usage, ce texte ne lui permet pas en revanche de demander l’enregistrement de celui-ci à titre de marque en cas de conflit avec une marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante sollicite la confirmation du projet de décision. Elle fait valoir que le terme RICCI présente un caractère dominant au sein des deux signes, en tant que patronyme. Elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus grand que ce patronyme est associé dans les deux signes à un prénom d’origine italienne.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des signes, aux motifs que, pris dans leur ensemble, les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Le déposant fait valoir qu’il a déposé, non seulement, son nom patronymique mais également, son prénom accompagné d’un élément graphique représentant ses initiales, en sorte que les arguments de la société opposante tirés des dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas applicables en l’espèce. Il ne conteste pas, en revanche, la comparaison des produits.

Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, le déposant fait valoir, à titre préliminaire, que l’article L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui pose le principe de la liberté d’usage du nom patronymique n’exclut ni n’interdit le dépôt de celui-ci à titre de marque.

Il conteste la comparaison des signes, aux motifs que l’élément verbal RICCI, de par sa position, ne revêt pas un caractère essentiel et dominant, au sein des deux signes. Il fait valoir en outre que le patronyme RICCI est assez répandu et qu’il est présent dans 22 marques n’appartenant pas à la société opposante.

Le déposant souligne à nouveau, que, pris dans leur ensemble, les signes en cause présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles excluant tout risque de confusion entre eux.

Il précise également que l’Institut doit distinguer le principe pour Romano RICCI de pouvoir exploiter son prénom et son nom à titre de marque et la manière dont il va le faire, qui exclut tout risque de confusion. Enfin, il relève qu’il est l’arrière petit-fils de Nina R. A l’appui de son argumentation, le déposant fournit une liste de marques comportant l’élément verbal RICCI ainsi que des pages tirées d’un site Internet comportant une liste de personnes portant le patronyme RICCI sur Paris et la Région parisienne.

III.- DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de décision de l’Institut a admis l’identité et la similarité des "Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Cuir et imitation du cuir, malles et valises, parapluies, sac à main. Vêtements, chaussures, chemises, cravates, costumes, bonneterie, chapeaux" de la demande d’enregistrement contestée et des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties.

CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ROMANO RICCI, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal NINA RICCI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, respectivement de six et cinq lettres surmontés d’un trait horizontal au milieu duquel apparaît un élément graphique alors que la marque antérieure comporte deux termes de quatre et cinq lettres, à l’exception de tout autre élément ; qu’ils ont cependant en commun la dénomination RICCI ;

Que cette dénomination est parfaitement distinctive en elle-même au regard des produits en cause ;

Qu'à cet égard, l’existence de 22 marques notamment composées du terme RICCI, au sujet desquelles le déposant ne fournit aucun renseignement quant à leur titulaire ou libellé et dont rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement, ne saurait suffire à établir que cet élément est faiblement distinctif ; Qu’en outre, il importe peu que près de 185 personnes portent ce patronyme sur Paris et la région parisienne, dès lors que ce chiffre, rapporté à la population que compte Paris et la région parisienne, ne suffit pas à démontrer le caractère usuel de ce terme ;

Que la dénomination RICCI apparaît comme l’élément essentiel au sein des deux signes, en tant que nom patronymique ;

Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant, selon lequel, placée en seconde position, sans revêtir une présentation particulière, la dénomination RICCI retiendrait moins l’attention du consommateur, dès lors que ce dernier percevra clairement l’élément RICCI comme un nom patronymique, précédé dans chacun des signes d’un prénom à

consonance italienne, à savoir ROMANO pour le signe contesté et NINA pour la marque antérieure, l’ensemble formant un patronyme complet ;

Que s’il est vrai que les prénoms ROMANO du signe contesté et NINA de la marque antérieure ne présentent aucune ressemblance visuelle et phonétique, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent tous deux des prénoms d’origine italienne et sont pareillement rattachés, au sein des deux signes, au même patronyme RICCI, en sorte que le public sera enclin à attribuer aux produits désignés une origine commune ;

Qu’ainsi, le risque de confusion en l’espèce résulte de la présence commune du nom patronymique RICCI, de surcroît accentué par l’origine italienne du prénom auquel il est associé dans chacun des signes ;

Qu’en outre, si le prénom permet certes d’individualiser une personne physique au sein d’une famille donnée, il n’en demeure pas moins, que dans l’ensemble ainsi formé, le nom patronymique présente un caractère dominant, en ce qu’il permet à lui seul, contrairement au prénom, d’identifier une personne physique par son appartenance à une famille ;

Que de même sont inopérantes les circonstances relevées par le déposant tenant à la présence, au sein du signe contesté, d’un élément graphique représentant deux lettres R adossées l’une à l’autre, ainsi qu’aux différences de calligraphie, dès lors que ces différences n’ont pas pour effet d’altérer la perception très proche des deux signes en présence liée à la présence commune du terme RICCI immédiatement perceptible ;

Que ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle reconnaître l’imitation en l’espèce reviendrait à conférer à la société opposante un monopole sur toutes les marques composées de ce patronyme ; qu’en effet, les ressemblances entre les deux signes ne résultent pas de l’appartenance à un genre, qui au demeurant ne saurait être constitué par un nom patronymique, mais tiennent à la structure commune des signes en présence qui associent au même patronyme RICCI un prénom italien ;

Qu’en outre, le fait que le nom patronymique ROMANO RICCI constitue le nom du déposant ne saurait être retenu en l’espèce ; qu’en effet, si l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire de bonne foi d’un nom patronymique, nonobstant l’existence d’une marque antérieure, à en faire usage, c’est à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne.

CONSIDERANT ainsi, que la similitude des signes, conjuguée à l’identité et à la similarité des produits est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ROMANO RICCI constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NINA RICCI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition numéro 04-1098 est reconnue partiellement, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Cuir et imitation du cuir, malles et valises, parapluies, sac à main. Vêtements, chaussures, chemises, cravates, costumes, bonneterie, chapeaux ».

Article 2 : La demande d’enregistrement n° 03 3 265 230 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle