TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 mars 2021

3ème chambre, 3ème section N° RG : 19/10347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQT2F

DEMANDERESSE

Société YETI COOLERS LLC 7601 Southwest Parkway 78735 AUSTIN /TEXAS (USA)

Représentée par Maître Anne MESSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0539

DEFENDEURS

Monsieur D C, intervenant volontaire […]

Société VETIGEL INTERNATIONAL S.A. 220 rue des Quatre Gendarmes d’Ouvéa ZI Courtines 84000 AVIGNON

Représentés par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, pavocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elise MELLIER, Juge

Assistée de Lorine M, Greffière lors des débats et de Caroline R, Greffière lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 11 février 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 mars 2021.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 août 2019, la société de droit américain YETI COOLERS, LLC (ci-après la société « YETI COOLERS »), a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris la société YETIGEL INTERNATIONAL en contrefaçon de sa marque de l’Union européenne « YETI » n° 008920167 déposée le 2 mars 2010.

Par conclusions d’incident en date du 29 novembre 2019, la société YETIGEL INTERNATIONAL a sol icité du juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive et en dernier recours soit rendue relativement à l’action en déchéance en cours devant l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intel ectuel e (EUIPO) à l’encontre de la marque verbale de l’Union européenne « YETI » n° 008920167 dont la société YETI COOLERS est la titulaire.

Cette dernière a répondu, par conclusions du 15 avril 2020, ne pas s’opposer à cette demande de sursis, tout en sol icitant un droit d’information.

La société YETIGEL INTERNATIONAL s’est par la suite désistée de sa demande de sursis à statuer, ayant retiré son action en déchéance intentée devant l’EUIPO à l’encontre de la marque de l’Union européenne « YETI » n° 008920167, puis, par conclusions au fond signifiées le 10 septembre 2020, el e a demandé à titre reconventionnel la nul ité de ladite marque, notamment pour atteinte à une marque antérieure française semi-figurative n° 99803121 déposée le 12 juil et 1999 par M. D C , dont est licenciée exclusive, et contre laquel e la société YETI COOLERS a intenté, le 25 juin 2020, une action en déchéance devant l’Institut National de la Propriété Industriel e (INPI).

Par conclusions d’incident signifiées le 15 octobre 2020, la société YETI COOLERS a sol icité un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’INPI relativement à l’action en déchéance contre la marque n° 99803121.

La société YETIGEL INTERNATIONAL s’est opposé à cette demande de sursis, par conclusions en réponse sur incident en date du 7 janvier 2021.

L’INPI, saisi par cette dernière, arguant d’une connexité avec la présente procédure, d’une demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris, a indiqué ne pas se dessaisir, mais suspendre provisoirement l’action en déchéance en attendant la décision du juge de la mise en état.

Par conclusions signifiées le 10 février 2021, M. D C a demandé à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

être reçu en son intervention volontaire à la présente procédure.

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Aux termes de ses conclusions d’incident de sursis à statuer n°2 signifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la société YETI COOLERS, LLC demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 3, 4, 377 et suivants, 789 actuel et 771 ancien du code de procédure civile, Vu les articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu la jurisprudence citée, RECEVOIR ET DIRE BIEN FONDEE l’exception soulevée par YETI Coolers, LLC ;

Par conséquent : SURSEOIR A STATUER sur l’instance RG n° 19/10347 en attendant qu’une décision de dernier ressort soit rendue dans l’action en déchéance n° DC20-0054 initiée le 15 juin 2020 par YETI Coolers, LLC devant l’INPI contre la marque française n° 998033121 de M. D C ; SE DECLARER INCOMPETENT pour accueil ir l’intervention volontaire de M. D C ; REJETER ou DEBOUTER Yétigel International SA de ses demandes ; RESERVER les dépens et l’article 700.

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Aux termes de ses conclusions n°5 sur le rejet de la demande de sursis à statuer et en intervention volontaire signifiées électroniquement le 11 février 2021, la société YETIGEL INTERNATIONAL et M. D Cdemandent au juge de la mise en état de :

Vu l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 101, 325 et suivants du code de procédure civile, RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur D C ; REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la société YETI COOLERS, LLC ; DEBOUTER la société YETI COOLERS, LLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident ; RESERVER les frais irrépétibles et les dépends au fond.

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Après plusieurs échanges de conclusions sur incident et demandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de renvois, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 11 février 2021.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs conclusions d’incident précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

La société YETI COOLERS soutient que dès lors que l’INPI, seul compétent lors de l’introduction par el e de son action en déchéance à l’encontre de la marque n° 99803121, doit d’abord se prononcer sur la validité de cel e-ci, pour permettre ensuite au tribunal d’apprécier la défense opposée par la société YETIGEL INTERNATIONAL et notamment les droits antérieurs invoqués. Un risque important de contrariété de décisions pourrait résulter d’un rejet de la demande de sursis à statuer puisque le tribunal pourrait décider d’annuler la marque de l’Union européenne sur le fondement d’une marque française qui serait ensuite annulée pour défaut d’usage. El e réfute toute connexité, le tribunal n’étant selon el e saisi d’aucune demande contre la marque française de M. C . El e fait par ail eurs valoir que son action en déchéance devant l’INPI est dirigée contre la totalité des produits et services désignés dans les 45 classes par la marque litigieuse, et que si el e devait demander une tel e déchéance au tribunal, non seulement le point de départ de la période de référence ne serait pas le même, mais el e devrait nécessairement restreindre ses demandes aux seuls produits et services pour lesquels el e a intérêt à agir, alors que cette condition n’est pas exigée devant l’INPI, ce qui conduirait inévitablement à une rupture de l’égalité des armes et une atteinte à son droit à un procès équitable.

La société YETIGEL, répond pour l’essentiel que l’action en déchéance intentée devant l’INPI présente un lien de connexité évident avec la présente procédure dès lors que la marque litigieuse est opposée à l’appui de sa demande en nul ité de la marque al éguée contrefaite au principal, de sorte que le tribunal, saisi en premier lieu de la procédure en cours, est fondé à l’appréhender dans sa globalité. Il en va d’une bonne administration de la justice et de la nécessité de ne pas favoriser la pratique déloyale du forum shopping.

Sur ce, Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de l’introduction de l’instance :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». Selon l’article 73 dudit code, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » Selon l’article 73 dudit code, «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours».

Aux termes des articles 377 et 378 du même code, «En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspend ne par la décision qui sursoit ci statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle» et «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’el e détermine».

Il appartient donc au juge de la mise en état de trancher l’exception de procédure que constitue la demande de sursis à statuer formulée par la société YETI COOLERS, étant observé qu’au cas présent, le sursis est facultatif.

Par ail eurs, aux termes de l’article L. 716-5 du code de la propriété intel ectuel e :

«I. Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle : (…) 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L, 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. II. Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au 1, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les tribunaux mentionnés à ¡'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte ci un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond».

En application de ces dispositions, l’INPI apparaît être seul compétent pour statuer sur la validité de la marque n° 99803121 attaquée pour non-usage, étant au demeurant relevé que l’action en déchéance a été initiée par la société YETI COOLERS avant la demande reconventionnel e en nul ité formée par la société YÉTIGEL INTERNATIONAL, la saisine de l’INPI étant donc antérieure, et que la société YETI COOLERS ne forme actuel ement aucune demande reconventionnel e en déchéance de la marque litigieuse devant le tribunal.

Afin d’éviter notamment que le tribunal n’ait à statuer au fond sur la validité d’une marque au regard de droits antérieurs portant notamment sur une marque dont le titulaire est susceptible d’être ultérieurement déclaré déchu, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision soit rendue en dernier ressort dans la procédure administrative actuel ement pendante devant l’INPI.

Sur la recevabilité de la demande en intervention volontaire de M. C

La société YÉTIGEL INTERNATIONAL sol icite du juge de la mise en état qu’il reçoive M. D C en son intervention volontaire tel e que formée par ses conclusions à destination du tribunal signifiées le 10 février 2021.

La société YETI COOLERS conclut à l’irrecevabilité de cette demande.

Sur ce, Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, l’intervention est une demande incidente, laquel e relève de la compétence exclusive du tribunal.

Il appartiendra donc aux juges du fond d’apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire de M. C .

Conformément aux demandes des parties, les dépens et frais de l’incident seront réservés.

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PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par décision rendue publiquement, par mise à "disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile.

Disons qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision en dernier ressort soit rendue dans l’action en déchéance n° DC20- 0054 initiée le 25 juin 2020 par YETI COOLERS, LLC devant l’INPI contre la marque française n° 99803121 de M. D C;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité de M. D C en son intervention volontaire ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour faire un point sur la procédure administrative en déchéance et fixer la suite du calendrier ;

Réservons les frais et dépens.

La Greffière, Le Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI