COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 4 janvier 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : N° RG 20/04427 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZAR Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la cour : décision rendue le 16 octobre 2020 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP20-0278) suivant recours en date du 16 novembre 2020 DEMANDERESSE : S.A.S. COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D’EUGENIE LES BAINS – MICHEL GUERARD, inscrite au RCS MONT DE MARSAN sous le n° 307 920 480, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Place de l’Impératrice 40320 EUGENIE LES BAINS représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume QUERUEL de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.A.S. LES SOURCES DE CAUDALIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Château SMITH HAUT LAFITTE 33650 MARTILLAC représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis 15 rue des Minimes – CS50001 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame M C , juriste, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 2 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseil er, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique S Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 6 octobre 2021. ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard (ci-après la société Eugénie les Bains) a déposé, le 3 novembre 2019, la demande d’enregistrement n°19 459 5765, portant sur le signe complexe SOURCES : Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits 'services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; service de bars ; service de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques'. Le 20 janvier 2020, la société Les Sources de Caudalie a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieurement invoquée dans cet acte est la marque verbale LES SOURCES déposée le 22 janvier 2010, enregistrée sous le n°37 06506 et régulièrement renouvelée.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants 'services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, service de bars, services hôteliers'. A l’appui de son opposition, la société opposante a fait valoir :

- que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure,
- que la demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 23 janvier 2020. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai imparti, ce qu’elle a fait. Dans ses observations transmises à la société opposante, la société titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposante dans le délai imparti. Le 17 août 2020, l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci- après l’INPI) a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de ce projet. Pa r décision du 16 o ctobre 2 020 , l’INPI a :

- reconnu l’opposition partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : 'services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; service de bars ; service de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping'.
- rejeté partiel ement la demande d’enregistrement, pour les services précités. Par déclaration enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, la société Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard a formé un recours contre la décision rendue par l’INPI. Par courrier transmis au greffe le 29 juin 2021, le directeur général de l’INPI a présenté ses observations, dans lesquelles il considère que les pièces produites par la société opposante répondaient aux conditions légales, n’étaient pas manifestement dénuées de pertinence et donnaient l’apparence que la marque LES SOURCES (certes accompagnée des éléments DE CAUDALIE) faisait bien l’objet d’un usage commercial pour des services d’hébergement.

Concernant les signes, il considère que la séquence SOURCES est prépondérante, que les éléments figuratifs du signe contesté n’ont aucun impact sur le plan phonétique et que le terme SOURCES est parfaitement distinctif au regard des services en cause. Enfin, les services visés par les deux signes étant identiques ou très proches, l’INPI indique qu’il existe un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne, lequel risque de ne retenir des marques en causes que leur élément essentiel, à savoir le terme SOURCES. Par conclusions déposées le 18 octobre 2021, la société Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard demande à la cour de :

- annuler la décision de l’I.N.P.I entreprise relative à l’opposition n°20-0278 notamment en ce qu’elle : * a reconnu valables les preuves d’usage de la marque fondant l’opposition, et partant, refusé la clôture de l’opposition à l’examen des preuves d’usage fournies par l’Opposante au visa des articles R. 712-17, R 712-18 et L. 714-5 du C.P.I, * a retenu le risque de confusion entre les signes comparés, * n’a pas tenu compte de la famille de marque invoquée par l’Opposante, * a refusé de considérer que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment du public et du marché de référence, * a retenu l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement, * a décidé : Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping', Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. En conséquence,
- dire qu’il soit fait droit à l’admission par l’I.N.P.I la demande d’enregistrement de la marque française, semi-figurative n°4595765

pour les services suivants : 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping',
- condamner la société Les Sources de Caudalie au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société Les Sources de Caudalie à supporter les entiers dépens. Par mémoire en réponse déposé le 25 octobre 2021, la société Les Sources de Caudalie demande à la cour de :

- révoquer l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2021 et prononcer une nouvelle clôture au jour de l’audience afin d’assurer le respect du contradictoire,
- à défaut de révoquer l’ordonnance de clôture, rejeter les débats comme tardives les conclusions et les pièces communiquées le 18 octobre 2021, veil e du prononcé de l’ordonnance de clôture,
- écarter les pièces 13, 16 et 17, communiquées pour la première fois devant la cour par la S.A.S Compagnie Hôtelière et Fermière d’EUGENIE LES BAINS – Michel GUERARD,
- déclarer pertinentes les preuves d’usage de la marque LES SOURCES n° 3 706 506 fondant l’opposition,
- déclarer mal fondé le recours formé par la S.A.S Compagnie Hôtelière et Fermière d’EUGENIE LES BAINS – Michel GUERARD contre la décision OPP 20/0278 et le rejeter,
- allouer à la SAS Les Sources de Caudalie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile. Par avis du 6 octobre 2021, le ministère public formule un avis en faveur du requérant dans toutes ses dispositions, indiquant notamment :

- sur la déchéance de la marque 'Les Sources’ : que les documents produits démontrent que cel e-ci est systématiquement apposée à celle de 'Sources de Caudalie’ ; qu’elle ne peut se prévaloir à elle seule d’un usage distinct ; qu’elle ne caractérise donc pas une marque distinctive et que sa déchéance peut être considérée comme acquise en application de l’article 714-5 du code de la propriété industrielle.

- sur le fond : que le terme 'Les Sources’ est un terme général non dominant et peu distinctif en tant que seul signe verbal, raison pour laquelle il est toujours identifié par renvoi systématique à un terme plus distinctif comme celui de 'Caudalie’ notamment. La marque dite complexe 'Sources', signe verbal écrit en petit assorti de signes figuratifs déjà utilisés par ailleurs par la requérante ne saurait donc se confondre avec la précédente 'Les Sources', en raison de l’absence de similitude visuel e et des prestations proposées par les deux marques, qui s’adressent toutes les deux à un consommateur averti et avisé, rendant très improbable le risque de confusion. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 novembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Sur la clôture de l’instruction Lors de l’audience du 2 novembre 2021, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2021 et la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience, afin que les dernières conclusions des parties soient dans les débats. Au regard de l’accord des parties exprimé à l’audience, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer la clôture de l’instruction, et de la reporter au jour de l’audience. Sur la demande tendant à écarter des pièces La société Les sources de Caudalie demande à la cour d’écarter les pièces 13, 16 et 17 communiquées pour la première fois par la société Eugénie les Bains au motif que le recours contre une décision du directeur général de l’INPI n’ayant aucun effet dévolutif, la cour d’appel n’est pas tenue d’examiner les arguments et pièces qui n’auraient pas été présentés au stage de l’opposition. Dans la mesure où la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où cel e-ci a été prise, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’écarter les pièces 13, 16 et 17 produites pour la première fois par la société Eugénie les Bains. Sur les preuves d’usage

La société requérante soutient que les pièces produites par la société Les sources de Caudalie à l’appui de l’opposition à la demande d’enregistrement ne constituent pas des preuves suffisantes de nature à justifier d’une exploitation sérieuse de la marque invoquée au sens des dispositions R.712-17 du code de la propriété intellectuelle et que, dans ces conditions, la procédure d’opposition aurait dû être clôturée sans autre forme d’examen. Elle sollicite en conséquence la nul ité de la décision de l’INPI. Il est rappelé que la procédure applicable en l’espèce est celle antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et de son décret d’application n°2019-1316 du 9 décembre 2019. La demande d’enregistrement ayant en effet été déposée le 3 novembre 2019, l’opposition formée à son encontre est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle tel e qu’elles ressortent de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992. Selon les dispositions ainsi applicables, il appartenait à l’INPI, non pas de se prononcer sur la déchéance des droits, mais simplement de vérifier si les pièces produites au cours de la procédure répondaient aux conditions posées par l’article R.712-17 du même code, c’est-à-dire si elles permettaient d’établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un juste motif de non- exploitation. Pour apprécier si la décision de refus de clôturer la procédure d’opposition doit ou non être annulée, la cour d’appel doit se placer dans les mêmes conditions que le directeur général de l’INPI. En l’espèce, la société opposante, en réponse à la demande formée par la société Eugénie les Bains, a fourni les pièces suivantes :

- une offre d’hébergement par courriel du 1er août 2019 pour un séminaire 'Au cœur des Sources', comportant la mention 'Les sources de Caudalie'
- une confirmation de réservation pour des services d’ hébergement temporaire’ datée du 6 février 2020, portant la mention 'Les sources de Caudalie',
- des copies de pages d’un site internet sources-caudalie.com comportant toutes le titre 'Les sources de Caudalie’ et faisant mention de diverses offres intitulées 'Au cœur des sources', 'Retour aux sources’ et 'Cure des sources’ pour des séjours incluant des services d’hébergement.

La cour observe, à l’instar du directeur général de l’INPI, que si les copies d’écran du site internet sources-caudalie.com ne comportent pas de date, elles doivent être examinées en association avec l’offre de réservation du 1er août 2019 et la confirmation de réservation du 6 février 2020 qui mentionnent bien les offres 'Les sources de Caudalie', étant rappelé qu’il n’est pas exigé que chaque pièce possède à elle seule la capacité de prouver l’usage de la marque antérieure, la preuve d’un tel usage pouvant résulter de la réunion d’un ensemble de pièces. En outre, contrairement à ce que prétend la société Eugénie les Bains, les pièces ainsi produites portent sur au moins l’un des services sur lesquels se fonde l’opposition, à savoir les services d’hébergement. La requérante reproche encore à l’INPI d’avoir retenu ces documents à titre de preuves d’usage alors que le signe 'Les sources', constitutif de la marque antérieure, n’est pas utilisé seul et apparaît toujours associé aux éléments 'de Caudalie'. Elle en déduit que la seule marque reproduite dans les preuves présentées est 'Les sources de Caudalie’ et non 'Les sources’ et observe que les preuves ainsi produites sont les mêmes que cel es communiquées dans une opposition fondée sur la marque 'Les sources de Caudalie'. Elle soutient qu’au regard de l’arrêt Rintisch (CJUE, 25 octobre 2012), la marque 'Les sources’ voit son caractère distinctif altéré par la présence du signe 'Caudalie’ et ne vaut pas exploitation de la marque. Enfin, elle affirme que le signe invoqué est exploité à titre de nom commercial et non de marque. Cependant, ainsi qu’il a été vu ci-avant, il convient de rappeler qu’à l’époque où il a statué, le directeur général de l’INPI disposait de pouvoirs limités puisqu’il devait uniquement constater l’absence ou la présence de pièces justifiant de l’exploitation selon les conditions de l’article l’article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, s’il incombait au directeur de l’INPI de vérifier que les pièces produites étaient propres à établir une exploitation de la marque, dans la période de 5 ans antérieure à la demande de preuve d’usages, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition et d’écarter les pièces qui seraient manifestement dénuées de pertinence au regard de tels critères, il ne lui appartenait pas, en revanche, de se prononcer, sur la portée des justifications produites et, en particulier, de dire que la forme modifiée sous laquelle est exploitée la marque en altère le caractère distinctif et ne vaut pas exploitation de la marque, ou encore, que le signe invoqué est exclusivement utilisé à titre de nom commercial ou de dénomination sociale, de telles appréciations relevant des pouvoirs du juge judiciaire appelé à statuer, le cas échéant, sur l’action en déchéance des droits de marque prévue à l’article L. 714-

5 du code de la propriété intellectuelle (Cour d’appel de Paris 13 fév. 2013, n°12/10653). En considérant que les pièces produites répondaient aux conditions posées par l’article R. 712-17 dès lors que, datées de moins de cinq ans, elles attestaient d’un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué, certes accompagné de la séquence 'de Caudalie’ mais qui peut apparaître comme une précision quant au prestataire de services et portaient sur au moins l’un des services sur lesquels se fondait l’opposition, la décision du directeur général de l’INPI de poursuivre la procédure d’opposition, qui procédait d’une exacte application des pouvoirs qui lui étaient conférés, n’est pas critiquable. Sur le risque de confusion Aux termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable à l’espèce, 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'. Sur la comparaison des produits et services Au préalable, comme le rappel e justement le directeur général de l’INPI, il est constant que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En l’espèce, c’est à raison que le directeur général de l’INPI a relevé que les 'services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bars, services hôteliers' visés par la demande d’enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes que le libel é de la marque antérieure et que les 'services de traiteurs, réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping' étaient manifestement identiques et similaires aux 'services de restauration (alimentation), hébergement temporaire' de la marque antérieure. Il s’ensuit que la décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquable sur la comparaison des produits. Sur la comparaison des signes La marque antérieure est la marque verbale LES SOURCES. La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe, entre les deux signes, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, risque qui s’apprécie globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents, sur la base de l’impression d’ensemble apportée par la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs. Le risque de confusion recouvre le risque d’association dès lors que le consommateur peut être amené à croire qu’il est en présence de déclinaison de marques. Sur les éléments distinctifs et dominants des signes En l’espèce, les signes en présence ont en commun le terme 'Sources', lequel apparaît distinctif au regard des services en cause puisque, comme le relève justement l’INPI, il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et n’est pas susceptible d’en indiquer une quelconque caractéristique. Le mot 'Sources’ constitue l’élément dominant de la marque antérieure, peu important qu’il soit en l’espèce précédé de l’article défini 'Les', cette circonstance n’étant pas de nature à amoindrir mais au contraire à renforcer la puissance attractive du nom commun auquel il se rapporte. Contrairement aux observations de la requérante, le terme 'Sources’ est également l’élément prépondérant de la marque dont l’enregistrement est contesté, les signes figuratifs qui l’accompagnent apparaissant en effet comme secondaires par rapport aux éléments verbaux, étant rappelé que le consommateur attache généralement plus d’importance aux éléments qui lui permettent de nommer le produit ou le service. Sur l’impression d’ensemble des signes Visuel ement, l’élément verbal distinctif et dominant 'Sources’ se retrouve dans les deux marques. Certes, la marque contestée est également composée d’éléments figuratifs mais cette circonstance n’altère toutefois pas l’impression de similitude entre les signes qui s’en dégage dès lors que le terme 'Sources’ se détache nettement sur le plan visuel en raison de sa présentation sur une autre ligne que cel e des éléments figuratifs. Les deux marques sont également proches phonétiquement du fait même de l’élément commun et dominant 'Sources'. Enfin, il n’est pas démontré que le consommateur d’attention moyenne perçoive les différences conceptuel es énoncées par la

requérante et se rapportant, d’une part, à l’exploitation, par la société Eugénie les Bains, de ses sources d’eau minérale naturel e à des fins thérapeutiques et de soin à la personne et, d’autre part, à une dimension du voyage et de l’évasion. En revanche, ce consommateur saisira immédiatement l’identité de sens du terme 'Sources’ présent dans les deux marques. Il ressort de ce qui précède une impression d’ensemble très semblable entre les signes. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que les signes de comparaison produisent une forte impression de similitude, circonstance qui est de nature à créer, compte tenu de la similarité, voire de l’identité, des produits concernés, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne en laissant accroire à une origine commune des produits offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première. C’est donc à bon droit que le directeur général de l’INPI dans sa décision du 16 octobre 2020 a considéré l’opposition comme partiel ement justifiée. Le recours formé par la société Eugénie les Bains sera en conséquences rejeté. La requérante sera condamnée aux dépens et à payer à la société Les Sources de Caudalie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Révoque la clôture de l’instruction ; Prononce la clôture de l’instruction à la date du 2 novembre 2021 ; Ecarte des débats les pièces numérotées 13, 16 et 17 communiquées devant la cour d’appel par la S.A.S Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard ; Rejette le recours formé par la S.A.S Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 16 octobre 2020 ; Condamne la S.A.S Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard à payer à la S.A.S Les Sources de Caudalie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S Compagnie Hôtelière et Fermière d’Eugénie les Bains Michel Guérard aux dépens. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame V S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,